Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 27 marzo 2006, la BolognaFiere s.p.a.,  con sede legale in Bologna Via della Fiera 20, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Savoia, Direttore amministrativo e finanziario affari legali e societari, rappresentato nella presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida  e domiciliato presso la Modiano e Associati s.p.a. Via Meravigli 16 Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, regolamento), per ottenere il trasferimento a suo favore dei domini  fierabologna.it. e bolognafiera.it,  registrati dalla Digital Web S.r.l., con sede in Castel Maggiore (BO) Piazza Amendola 8.

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio contestati sul data base whois del Registro, nonché le pagine web risultanti  agli indirizzi www.fierabologna.it e www.bolognafiera.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
      -  che i nomi a dominio in contestazione risultavano assegnato alla Digital Web s.r.l. dal 18 settembre 2000;
- che entrambi i domini erano stati sottoposti a contestazione e le stesse risultano registrate sul data base del Registro il 28 settembre 2005; 
- che digitando sia l’indirizzo www.fierabologna.it che www.bolognafiera.it  si viene automaticamente reindirizzati al sito www.dwb.it, 

Il 31 marzo 2006 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata. Dalla ricevuta di ritorno la copia del ricorso risultava regolarmente recapitata al destinatario l’11 aprile 2006.

Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 8 maggio 2006 veniva nominato il sottoscritto avv. prof. Alfredo Antonini, quale saggio della presente procedura, il quale in data  10 maggio 2006 accettava l’incarico.

La BolognaFiere s.p.a. deduce nel ricorso introduttivo di operare nel settore delle esposizioni e manifestazioni fieristiche e di essere uno dei principali centri espositivi europei. Il Gruppo BolognaFiera organizza circa 65 eventi annuali a Bologna, Modena e Ferrara oltre a diverse esposizioni oltreoceano. Grazie all’elevato numero di espositori e visitatori che partecipano agli eventi e alle manifestazioni organizzate da BolognaFiere, la conoscenza della sua attività e dei suoi marchi è molto diffusa sia in Italia che all’estero. 

La ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio BOLOGNA FIERE, utilizzato fin dal 1985; di vantare diritti sul nome BOLOGNAFIERE derivanti dal marchio registrato internazionalmente e depositato in Italia fin dal 1992, nonché dalla propria denominazione sociale Fiere Internazionali di Bologna SpA – Bolognafiere o, in firma abbreviata, Bolognafiere SpA. 

BolognaFiere dichiara inoltre di essere titolare dei nomi a dominio bolognafiere.it e bolognafiere.com oltre ad una serie di altri nomi a dominio. 

A dimostrazione di quanto affermato il ricorrente allega documentazione attestate il deposito del marchio rilasciato dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato – ufficio italiano marchi e brevetti, relativo al marchio BolognaFiere. Allega inoltre  documentazione relativa alla registrazione internazionale dello stesso marchio BolognaFiere e documentazione relativa alla registrazione da parte della BolognaFiere S.p.A di 17 nomi a dominio, sotto vari TLD, contenenti tutti il nome bolognafiere. 

La BolognaFiere s.p.a. sostiene che il  nome a dominio bolognafiera.it è praticamente identico al marchio bolognafiere differenziandosi per la sola lettera “a” così come anche il dominio fierabologna.it è costituito dalle stesse parole che in ordine inverso compongono il marchio registrato. Pertanto sarebbe evidente la confondibilità tra i domini contestati e il marchio della ricorrente nonchè con la denominazione sociale. La resistente in tal modo ingenera nel pubblico che vi sia un qualche legame tra le due società con evidente danno in termini di immagine e perdita di potenziali clienti.  

Il dimostrato diritto della ricorrente sul marchio BOLOGNAFIERE escluderebbe di per sè la possibilità di un concorrente diritto e/o interesse legittimo della resistente su detto nome. Inoltre la resistente ad oggi non avrebbe fatto alcun uso legittimo ed in buona fede dei nomi a dominio disputati nè la ricorrente ha mai dato alla resistente alcuna licenza e/o autorizzazione all’uso del proprio marchio.

 La mancanza di un legittimo diritto in capo alla resistente si dedurrebbe inoltre dal fatto che dopo oltre 5 anni dalla registrazione i domini siano semplicemente reindirizzati al sito della digital Web, circostanza che integra la c.d. detenzione passiva, nonchè dal fatto che la resistente non abbia mai risposto alle diffide inviatele. Segnala inoltre la ricorrente che i recapiti telefonici forniti dalla resistente non sarebbero corretti o comunque non aggiornati.

Alla luce di quanto esposto la ricorrente ritiene che i domini contestati siano stati registrati con lo scopo primario di venderli in cambio di un corrispettivo superiore ai costi sostenuti per la registrazione e il mantenimento dei domini o anche con l’intento di profittare della notorietà dei marchi della ricorrente.

Quanto alla mala fede, la ricorrente sostiene  che la malafede sarebbe ravvisabile nel fatto che la resistente, data la notorietà del marchio, non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza dello stesso dell’omonima società e dei servizi da essa offerti, integrando tale situazione la c.d. actual knowledge.

La prova della malafede sarebbe data anche dalla circostanza che i nomi a dominio registrati nel 2000 non sono mai stati utilizzati attivamente dal resistente che appare essere un detentore passivo, nonchè dall’avere fornito dati non corretti e non avere risposto alle diffide inviatele. 

La ricorrente chiede quindi il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio contestati.

Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, essendo emersa nel procedimento l’esistenza dei requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione:

a) identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) del regolamento, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, richiede l’indagine sul requisito della identità o confondibilità del nome.

Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La ricorrente deduce di essere titolare del marchio “bolognafiere” corrispondente anche alla sua denominazione sociale,   e di ciò fornisce prova con idonea documentazione. La Bologna Fiere s.p.a. ha infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del relativo marchio sia come marchio italiano, che comunitario e internazionale. 

Per confondibilità si deve intendere la identicità o l’attitudine ad indurre confusione del nome a dominio contestato rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti o rispetto al proprio nome e cognome. Nel caso di una società, l’identità o la confondibilità può essere verificata, oltre che in relazione al marchio registrato, anche alla denominazione sociale. 

Nella fattispecie in esame, con riferimento al primo punto, si rileva che i nomi a dominio fierabologna.it e bolognafiera.it sono costituiti dalle stesse parole che compongono il marchio BOLOGNAFIERE con le sole differenze dell’inversione dell’ordine delle due parole e dell’uso del sostantivo singolare FIERA anziché fiere. Le medesime considerazioni valgono anche per il raffronto fra i nomi a dominio contestati e la denominazione sociale BolognaFiere S.p.A.  

Le minime differenze riscontrate fra i nomi confrontati non sono idonee ad eliminare il rischio della confondibilità, inducendo comunque a ritenere che i siti collegati a quei domini offrano informazioni sulle manifestazioni fieristiche organizzate dalla ricorrente.

 E’ quindi evidente la confondibilità, data anche la notorietà del marchio bolognafiere, come registrato dalla ricorrente, dei nomi a domini contestati con l’omonimo marchio e la denominazione sociale  e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del regolamento.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6  3 comma del regolamento, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi una delle circostanze di cui al medesimo comma. 

La società resistente, attuale assegnataria dei nomi a domini qui contestati,  non ha fornito alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sui due nomi,  in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente. Né un tale diritto o titolo è desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione agli atti.

Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Deve infine ritenersi dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

La notorietà della BolognaFiere e del relativo  marchio registrato, come ampiamente documentato dal ricorrente,  è tale da risultare quantomeno improbabile che la società assegnataria dei nomi a dominio, e avente sede tra l’altro nella provincia di Bologna,  ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio quasi identico  a detto nome sia una mera coincidenza.

Non v’è dubbio, vista la documentazione prodotta, che nel settembre del 2000, data della registrazione dei nomi a dominio, la  BolognaFiere  era ampiamente conosciuta.

Altro sintomo di mala fede è costituita dalla circostanza che dal 3 ottobre 2005 l’assegnataria odierna resistente ha utilizzato sia il dominio bolognafiera.it che fierabologna.it per indirizzare automaticamente l'utenza alla  pagina web della dwb.it., dominio da lei registrato.

Orbene, come affermato in precedenti decisioni, il meccanismo di attribuzione di un indirizzo ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di un altro sito è stato considerato indice indiscusso di mala fede.

Da quanto documentato  non è dato desumere, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che i nomi a dominio in contestazione siano stati registrati al fine primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente in cambio di corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento. 

E' da ritenersi invece ricorrente l’ipotesi di cui all’art. d) dell’art. 16.7 e cioè che i domini sono stati intenzionalmente utilizzati per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente.

Altro indice di malafede, come correttamente dedotto dalla ricorrente, è la circostanza che anche prima del 3 ottobre 2005 i nomi a dominio in contestazione non sono mai stati utilizzati, in quanto agli indirizzi comparivano delle pagine con un messaggio con cui si richiedeva l’accesso con una password. Infatti, la detenzione passiva (passive holding) è per pacifica giurisprudenza ritenuta elemento da cui dedurre la malafede del resistente in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno lascia ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del marchio.

Infine, costituiscono elementi da cui dedurre la malafede sia la circostanza che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alla diffida della ricorrente o alla lettera inviatagli dal Registro, sia la circostanza che i dati della resistente risultanti dal whois non sono corretti.

Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione. 

si dispone la riassegnazione del nome a domino bolognafiera.it e del nome a dominio fierabologna.it alla BolognaFiera s.p.a.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

 Trieste, 24 maggio 2006

 Avv. Prof. Alfredo Antonini.