Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 27 aprile 2001, la Juventus F.C. S.p.a. con sede in piazza Crimea, n. 7, 10131 Torino, rappresentata dal dott. Enrico Antonielli D’Oulx dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio fcjuventus1897.it, registrato dalla Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l., via Lungomare Tor S. Lorenzo, 106, 00040 Ardea (Roma).

In data 30 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.fcjuventus1897.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio  fcjuventus1897.it risultava assegnato al Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l. (nel seguito, per brevità, C.S.A. T&T) dal 7.12.2000;
- che il dominio fcjuventus1897.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 30.03.2001;
- che all'indirizzo www.fcjuventus1897.it risultava una pagina in costruzione.

In data 30 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto al Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l. in data 7 maggio  2001. Il 31 maggio 2001 la resistente inviava alla Crdd una lettera quale replica al ricorso inoltrato, formulando al contempo una proposta transattiva cui la ricorrente dava riscontro negativo, inviato per conoscenza anche alla Crdd, con e-mail del 31 maggio 2001.

La Crdd nominava quale saggio con lettera 30 maggio 2001 il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale, in data 2 giugno 2001, accettava l’incarico.

Espone e documenta la ricorrente di essere titolare in Italia del marchio d’impresa n. 686277, depositato il 19.12.95, concesso il 10.09.1996 costituito dalla dicitura “JUVENTUS”, utilizzato per contraddistinguere una vasta gamma di prodotti appartenenti a diverse classi; nonché del marchio n. 671347, depositato sempre il 19.12.95, concesso il 27.02.1996, costituito dalla dicitura “JUVENTUS” e scudetto, anch’esso utilizzato per contraddistinguere una vasta gamma di prodotti appartenenti a varie classi.

Il nome  Juventus è inoltre la ragione sociale della ricorrente Juventus F.C. S.p.A., ben nota non solo in ambito nazionale ma anche internazionale, rappresentando una delle società sportive  più note non solo negli ambienti  degli appassionati del calcio, essendo stata diffusa la sua fama dai mezzi di comunicazione in tutto il mondo.

Il fatto che il nome a dominio sia identico  al proprio marchio e denominazione è suffragato inoltre dalla circostanza che il nome  a dominio contiene la dicitura FC (Football Club) ed il numero 1897, corrispondente alla data di costituzione della nota squadra di calcio.

Secondo la ricorrente, l’attuale assegnatario non risulta poter vantare alcun diritto in relazione al dominio contestato. La resistente non risulta essere titolare di alcun segno distintivo identico o simile alla dicitura di cui è contestazione. Inoltre FCJUVENTUS1897.IT è stato ottenuto in assegnazione nel luglio del 2000 e non viene utilizzato per contraddistinguere un vero e proprio sito Internet. Si fa menzione di una fase di aggiornamento del sito stesso. Detta fase di aggiornamento sembra però perdurare da diverso tempo e ciò fa supporre che non vi sia affatto un legittimo interesse del titolare del nome ad utilizzarlo.

La ricorrente espone inoltre che la scelta del nome a dominio che è stata operata è chiaramente stata fatta non in modo casuale. Vi è dunque, in re ipsa un chiaro proposito di agganciamento con la notorietà della richiedente. Il marchio Juventus è marchio che deve considerarsi, almeno sul territorio nazionale, un marchio notorio. Il nome a dominio di cui è discussione, pertanto, non può che essere stato scelto in mala fede con la consapevolezza che la dicitura JUVENTUS determina una forte attrattiva.

Sulla base di quanto sopra la Juventus F.C. S.p.A. chiede quindi la riassegnazione del nome a dominio fcjuventus1897.it, dichiarandosi unica legittimata ad essere assegnataria del detto nome a dominio con top level domain .it.

Da parte sua la resistente Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l. ha inviato alla Crdd una missiva datata 28 maggio 2001 con la quale dichiara di “accettare la riassegnazione del dominio contestato FCJUVENTUS1897.IT alla società Juventus F.C. S.p.A.  a patto che quest’ultima provveda a risarcire tutto il lavoro effettuato dalla C.S.A T&T s.r.l. dal giorno d’acquisto del dominio al giorno di riassegnazione dello stesso”.

Dichiara la resistente che il sito internet in questione non ancora pubblicato è stato realizzato a carattere informativo con nessuno scopo di lucro, specificando nella homepage di essere un sito “non ufficiale della Juventus F.C. s.p.a.”, che la C.S.A. T&T ha provveduto a realizzare l’intero sito internet ed ha aspettato a pubblicare il tutto per non far vedere nella rete un lavoro incompleto. La resistente dichiara che la Juventus F.C. S.p.a. disponeva già di un dominio ufficiale con il nome juventus.it  prima dell’aquisto del dominio contestato. 

Il sito effettivo nonostante non sia pubblicato in rete per “lavori in corso” è nei rispettivi computer della C.S.A. T&T e può essere fatto oggetto di prova.

Occorre in primo luogo verificare se la lettera inviata dal Centro Servizi Ambientali Telematici & Tecnologici S.r.l., contenente l’affermazione della ricorrente di accettare la riassegnazione del dominio contestato FCJUVENTUS1897.IT alla ricorrente, possa essere elemento tale da imporre una dichiarazione di estinzione della presente procedura per cessazione della materia del contendere.

La risposta è negativa, in quanto la “accettazione della riassegnazione” e’ stata dalla resistente subordinata al verificarsi di una condizione (ossia che la ricorrente si impegni “a risarcire tutto il lavoro effettuato dalla C.S.A T&T s.r.l. dal giorno d’acquisto del dominio al giorno di riassegnazione dello stesso”) che non si è ad oggi verificata.

La ricorrente ha infatti esplicitamente comunicato di non aver alcuna intenzione di risarcire alcunchè alla resistente, in quanto ritiene di non averle provocato alcun danno.

Ciò impone pertanto al sottoscritto di procedere alla decisione della procedura, non essendovi elementi tali per sospenderla o dichiararla estinta. 

 Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la dimostrazione da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi: a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del ricorrente; b) l’assenza di un titolo del resistente in relazione al domain name; c) la malafede del resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.

Nell’ordine:

1) sulla confusoria somiglianza del nome a dominio al nome della ricorrente.

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, il dominio fcjuventus1897.it è formato dalla parola juventus preceduta dalla sigla fc e seguita dal numero 1897.

Tale circostanza non esclude la possibilità di indurre in confusione l’utente, perché non solo la parola utilizzata si riferisce al nome di una squadra di calcio notoriamente conosciuta ed il cui marchio è stato da tempo depositato, ma anche i riferimenti fc e 1897 sono collegati a tale società. Occorre infatti considerare che, quanto alla sigla fc, essa non solo sta notoriamente per football club, ma fa anche parte integrante della ragione sociale della ricorrente, e che, quanto a 1897, esso è notoriamente l’anno di fondazione della suddetta società al punto che, in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla sua nascita, i mezzi di informazione di massa hanno dato all’avvenimento ampio risalto, al pari di quanto avvenuto per le altre società calcistiche centenarie (Genoa, Milan e Lazio). 

La circostanza addotta dalla resistente, per cui si è proceduto alla registrazione di questo nome a dominio in considerazione del fatto che la Juventus F.C. S.p.a. utilizzasse quale dominio ufficiale il nome Juventus.it, non è quindi sufficiente a qualificare la registrazione quale legittima. Così come rilevato da precedenti pronunce (v. Tribunale Torino – ord. N. 8151/a del 20.07.1996 e Trib. Torino 30.07.91, in Gadi 1991, 2698), il marchio Juventus è stato definito come marchio forte, respingendo le richieste di quanti sostenevano che la parola juventus, pure se non associata ai colori ed allo stemma dell’omonima squadra di calcio, fosse di uso comune e in quanto tale priva dei requisiti per il riconoscimento del marchio. Con la conseguenza che l’illecito non viene escluso qualora le “variazioni… lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante” (Cass. N. 13592/99 e Cass. N. 783/93).

“Per marchio debole si intende quel marchio che, in quanto dotato di scarsa capacità distintiva, è tutelato solo nelle ipotesi in cui si ha una imitazione integrale dello stesso ed è sufficiente una lieve modifica al segno per escludere la contraffazione. Mentre per marchio forte si intende quel marchio che – proprio in considerazione della sua elevata componente di fantasia – gode di tutela molto ampia nel senso che viene riconosciuta sussistente la contraffazione anche in presenza di modifiche rilevanti che lasciano però sussistere l’identità del tipo. In tale ipotesi, è quindi vietata qualsiasi imitazione del segno anche qualora tale imitazione si estrinsechi, sì mediante variazioni, ma tali da non far venir meno l’identità sostanziale del marchio tutelato e da determinare così un pericolo di confondibilità dei prodotti” (così Trib. Torino sent. n. 7965/99).

Il nome a dominio in questione si ritiene quindi idoneo ad ingenerare nell’utente il convincimento che esso appartenga alla società omonima.

Si ritiene pertanto sufficientemente soddisfatto dalla ricorrente quanto richiesto dall'art. 16.6 (a).

 2) Titolo della resistente sul nome a dominio contestato.

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto al nome a dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3, desume la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6 III comma delle regole di naming).

Il resistente non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato. Ne’ tali prove possono reperirsi agli atti della presente procedura. Ed infatti:

a) Non risulta traccia - agli atti o sul sito web corrispondente al dominio contestato - del fatto che il resistente,  prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming). 

b) Non risulta che il resistente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”.

c) E’ da escludere, in quanto priva di riscontro, la circostanza che il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio, in quanto sul sito risulta una semplice pagina in costruzione.

Né può rilevare l’affermazione della resistente secondo cui  la C.S.A. T&T ha atteso a pubblicare il sito internet per non far vedere nella rete un lavoro incompleto, peraltro nulla adducendo o dimostrando sul punto.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall'art. 16.6 (b) delle regole di naming.

3) Sulla malafede della resistente.

Si ritiene inoltre provata anche la circostanza prevista dall’art.16.6c.

 Costituisce prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

 Come rilevato dalla ricorrente stessa, la scelta del nome non può essere stata fatta del tutto casualmente, ma con il chiaro intento di attirare l’attenzione degli utenti, i quali ben potrebbero credere che il sito in questione appartenga alla società Juventus, sfruttando in tal modo il marchio juventus al fine di ottenere un numero considerevole di accessi al sito internet. 

Per ammissione della stessa resistente il sito, una volta attivo, avrebbe avuto contenuto informativo; ciò invece di eliminare i dubbi circa la sua legittimità, li accresce, dato che un utente collegato al sito per avere notizie sulla società sportiva in questione ben potrebbe credere che tali notizie - la cui natura ed il cui contenuto sfuggirebbero al controllo della società titolare del marchio - siano diffuse dalla società Juventus F.C. S.p.A.

Del resto, nella fattispecie si rileva anche un altro elemento, ormai pacificamente ritenuto indicativo della malafede del resistente; ossia la registrazione di altri nomi a dominio su cui la resistente non appare avere alcun diritto. Dall’esame del database della Registration Authority risulta infatti che la resistente ha registrato i nomi delle più importanti società calcistiche italiane nel modello del dominio qui in esame (p. es.: acparma1968.it, asfiorentina1926.it, fbcgenoa1893.it, fcinter1908.it, sslazio1900.it, e via dicendo). Il che, unito alle circostanze precedentemente esposte, appare indicativo della malafede della resistente.
 

Essendo il ricorso fondato,  il dominio deve essere trasferito alla ricorrente. 

Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane, 

il ricorso presentato dalla Juventus FC S.p.a.,  con sede in piazza Crimea, n. 7, 10131 Torino e si dispone pertanto la riassegnazione a suo favore del nome a dominio fcjuventus1897.it.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 5 giugno 2001.

Avv. Nicola Adragna.