Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 20 aprile 2001, le L&F Longobardi Assicurazioni S.r.l e Assiteca S.p.A., entrambe correnti in Milano, Via Sigieri 14, rappresentate dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio esicuro.it, registrato dalla Mansutti S.p.A., con sede in in Milano, Via Albricci 8.

In data 20 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.esicuro.it. Le verifiche consentivano di appurare:
- che il dominio esicuro.it risultava assegnato alla Mansutti S.p.A. dal 17.05.2000 sulla base di lettera di assunzione di responsabilità ricevuta dalla Registration Authority il 18 aprile 2000;
- che il dominio esicuro.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 20.04.2001;
- che all'indirizzo www.esicuro.it risultava un sito inattivo.

In data 30 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Mansutti S.p.A. in data 7 maggio  2001. Il 24 maggio 2001 la resistente inviava alla Crdd una e-mail nella quale anticipava l’invio di repliche e documentazione; lo stesso giorno pervenivano alla Crdd repliche e documentazione in formato cartaceo.

Verificatane la regolarità, la Crdd nominava con lettera 25 maggio 2001 i due saggi tra quelli indicati dalle parti, i quali  accettavano l’incarico in data 29 maggio 2001; quale terzo saggio con funzione di presidente  veniva nominata – sentite le parti che la avevano entrambe indicata nella loro lista redatta ai sensi dell’art. 3.4 e 5.4 delle procedure di riassegnazione – l’avv. Maria Luisa Buonpensiere, che accettava l’incarico in data 31 maggio 2001.

In data 30 maggio perveniva richiesta della ricorrente per la concessione di un termine per controdedurre. In data 4 giugno la resistente comunicava di non voler dare al collegio alcuna proroga, né il proprio assenso a ulteriori termini per deduzioni e controdeduzioni.

Il collegio, riunitosi in Roma l’8 giugno 2001, alla luce delle repliche della resistente ed in applicazione dell’art. 12 delle Procedure di riassegnazione per cui “ In aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti”, disponeva la concessione di termine al ricorrente sino all’11 giugno 2001 per controdeduzioni e termine al resistente sino al 13 giugno 2001 per repliche a queste ultime.

Tali memorie venivano inviate da entrambe le parti nei termini rispettivamente loro concessi.

Espongono e documentano  le  ricorrenti L&F Longobardi Assicurazioni S.r.l.  e Assiteca S.p.A che la Longobardi è titolare del marchio italiano “SEI SICURO” n. 729.127, originariamente della SEI TV s.r.l., registrato il 15 ottobre 1997, ceduto l’8 giugno 2000 a Consulenti Associati e quindi alla Longobardi, controllata dall’Assiteca; cessione trascritta presso l’ufficio italiano brevetti e marchi in data 16 marzo 2001. Espongono poi che Assiteca è titolare del nome a dominio seisicuro.it. Documentano infine di operare un sito www.seisicuro.it che offre un servizio di comparazione fra le assicurazioni italiane  e altri servizi.

A base della propria domanda le ricorrenti deducono che i nomi a dominio seisicuro.it e esicuro.it sono confondibili, così come anche il marchio SEI SICURO e il nome a dominio esicuro.it e che l’attuale assegnatario non avrebbe diritti o interessi legittimi sul suddetto nome, non avendo attinenze fonetiche o concettuali con il marchio Mansutti o Emia né risultando che la Mansutti abbia usato l’espressione esicuro prima che su seisicuro si costituissero diritti in capo alle ricorrenti.

Sulla base di tali deduzioni le ricorrenti ritengono che il nome a dominio contestato sia stato registrato in mala fede al solo scopo di creare una interferenza con il noto sito seisicuro.it  e relativo marchio.

Le ricorrenti concludono quindi per il trasferimento del nome a dominio alla ricorrente Assiteca.

Da parte sua la resistente Mansutti s.p.a. deduce che deve essere esclusa la sussistenza di qualsivoglia forma di interferenza tra il nome a dominio esicuro.it e i segni avversari in quanto non confondibili. Il marchio sei sicuro avrebbe carattere descrittivo, nonché evocativo dei servizi offerti dalle ricorrenti e come tale sarebbe un marchio debole, il cui cuore  sarebbe costituito esclusivamente dal termine “sei” stilizzato ovvero dal particolare numero 6 adottato nel logo dell’omonimo sito.

La lettera “e” adoperata nel nome a dominio contestato sarebbe utilizzata come acronimo del termine “elettronico” e come tale varrebbe a differenziare il predetto nome dal marchio delle ricorrenti.

Anche i servizi offerti attraverso il sito che sarà attivato sarebbero diversi da quelli offerti attraverso il sito delle ricorrenti. 

Sostiene quindi la resistente di essere legittimata alla registrazione ed all’uso del segno esicuro, essendo palese l’assenza dell’intento di sviare la clientela delle ricorrenti.

Infine la Mansutti contesta che la registrazione sia avvenuta in malafede non essendo state provate in alcun modo le circostanze previste dall’art. 16.7 delle Regole di Naming. In particolare, dimostrata l’inapplicabilità al caso di specie delle presunzioni sub  a) e sub b), sottolinea l’insussistenza anche delle rimanenti presunzioni sub c) e d).  

Le ricorrenti L&F Longobardi Assicurazioni s.r.l. e Assiteca s.p.a. fondano la richiesta di trasferimento a favore dell’Assiteca del nome a dominio esicuro.it sulla circostanza che esso è confondibile con il  marchio registrato SEI SICURO, di cui è titolare la Longobardi (controllata dalla Assiteca) e con  il nome a dominio seisicuro.it, del quale è titolare l’Assiteca.

La confondibilità deriverebbe, a detta delle ricorrenti, dalla circostanza che la lettera “e”, anche se priva di accento, corrisponderebbe alla coniugazione del verbo essere (III persona singolare) e quindi richiamerebbe il “cuore” del domain name e del marchio “sei sicuro”, nel quale “sei” sarebbe da intendere anch’essa come forma coniugata del verbo essere (II persona singolare). Deducono inoltre le ricorrenti che vi sarebbe una sostanziale identità fra le attività delle stesse e quella della Mansutti s.p.a. trattandosi sempre di  servizi di comparazione tra prodotti assicurativi.

Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming versione 3.4, applicabili al caso di specie ex art. 21 delle procedure di riassegnazione, un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che:
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l’attuale assegnatario, ovvero il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Occorre, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminare l’istanza della ricorrente sotto tutti e tre i suddetti profili enunciati.

A- SULLA CONFUSIONE 

 Per quanto riguarda il profilo di cui alla lettera a) si rileva che il nome a dominio sottoposto a contestazione è simile al nome a dominio e marchio registrati dalle ricorrenti. Tuttavia la somiglianza non è tale da determinarne la confondibilità.

Infatti, sulla base delle deduzioni e controdeduzioni prodotte dalle parti anche a termini dell’art. 12 delle Regole di riassegnazione, risulta pacifico che il marchio “SEI SICURO” è un marchio debole e come tale gode di una tutela meno incisiva rispetto a quella del marchio forte. Come affermato dalla giurisprudenza in tema di tutela del marchio debole l’accertamento della confondibiltà va condotto con una certa larghezza bastando modificazioni od aggiunte anche lievi per escludere la possibilità di confusione (ex multis Cass. Sez. I 26/6/1996 n. 5924).

Nella fattispecie in esame si rileva che il termine “sicuro” deve essere considerato meramente descrittivo e come tale non suscettibile di piena tutela, mentre il cuore del marchio è rappresento dal termine “sei”. Riguardo a quest’ultimo, un certo fondamento appaiono avere le deduzioni della resistente, la quale rileva come sul sito della seisicuro.it il logo raffiguri il numero 6, tanto che il marchio della ricorrente sul sito internet appare come 6sicuro (che, per incidens, è anche il nome a dominio di un altro dominio registrato dalla ricorrente). Ed invero, se si considera che il marchio  sei sicuro è stato registrato originariamente dalla soc. SEI TV s.r.l. appare preferibile ritenere che il SEI del marchio sia la forma letterale del numero piuttosto che la forma coniugata del verbo essere.

Del resto, dalla documentazione versata in atti dalla resistente appare provato che le ricorrenti abbiano sempre inteso il “sei” come numero e non come verbo.  Nella rassegna stampa posta sul sito della ricorrente Assiteca, infatti, il termine è sempre riportato come “6sicuro” (p. es: “Innovativo accordo Inwind - 6sicuro”; oppure: “il Gruppo Assiteca lancia 6sicuro, il primo servizio online in Italia di comparazione delle tariffe assicurative e vendita di polizze”; etc.), e mai a lettere (seisicuro).

Ma anche qualora si volesse ritenere, come sostenuto dalle ricorrenti, che il termine sei debba intendersi forma coniugata del verbo essere, l’accertamento della confondibilità effettuato tra detto  termine ed il termine “e” utilizzato dalla resistente non sembra condurre al risultato indicato dalle ricorrenti. La “e” premessa a “sicuro” nel nome a dominio contestato non induce l’utente a pensare ad una forma  coniugata del verbo essere, ma piuttosto all’abbreviazione del  termine “elettronico”, molto comune nel linguaggio di internet ed oggi di moda. 

Del resto, applicando il principio che è alla base della tesi delle ricorrenti dovrebbero ritenersi oggetto di privativa le decine di termini di uso comune costituenti la coniugazione del verbo essere; il che appare palesemente inammissibile.

Sulla base di tali osservazioni si ritiene non soddisfatto il primo requisito di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming.

B- SUL DIRITTO AL NOME A DOMINIO CONTESTATO.

L’accertamento della non configurabilità nella fattispecie del requisito della confusione di cui alla lettera a) sarebbe sufficiente ai fini della decisione per escludere l’accoglibilità del ricorso. Per completezza, si osserva che non appaiono sussistere neppure gli altri requisiti richiesti dalle regole per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

Ai sensi della lettera b) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming, per il trasferimento del nome a dominio contestato in favore della società ricorrente, occorre che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio in questione.

Al riguardo, ritiene il collegio che il resistente abbia provato le circostanze di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 16.6 delle Regole di naming che fanno ritenere sussistente il diritto dell’assegnatario sul nome a dominio contestato. Infatti in primo si luogo si osserva che il resistente si è preparato ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi ben prima di avere avuto notizia delle contestazioni delle ricorrenti (queste ultime sono di aprile 2001 mentre la domanda per la registrazione del nome a dominio oggi contestato risulta giunta alla Registrationa Authority un anno prima, ossia il 18 aprile 2000).

Per quanto attiene all’uso del nome a dominio da parte della resistente, deve escludersi che le attuali modalità di uso del nome a dominio siano finalizzate a sviare la clientela del ricorrente o a violarne il marchio registrato. Infatti l’utente che si colleghi al sito esicuro.it  si trova una pagina bianca in costruzione che non contiene alcun link attivo a siti concorrenti con quello delle ricorrenti.

C- REGISTRAZIONE ED USO IN MALA FEDE.

Ritiene infine il collegio che le ricorrenti non abbiano dimostrato che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in malefede, ma anzi dalla documentazione in atti risulti l’opposto.

In proposito la resistente ha correttamente sottolineato che al momento della registrazione del nome a dominio esicuro.it da un lato il sito delle ricorrenti non era ancora attivo e dall’altro il marchio “sei sicuro” era registrato a nome di un soggetto terzo estraneo al settore. 

Ciò trova ampia conferma dalla documentazione agli atti:

a) Le stesse ricorrenti affermano che il marchio “SEI SICURO” è stato registrato originariamente a nome Sei TV S.r.l il 15 ottobre 1997, e solo successivamente  ceduto l’8 giugno 2000 da SEI TV a Consulenti Associati S.a.s. e quindi alla Longobardi, a favore della quale è stata registrata nota di trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi solo in data 16 marzo 2001.
Alla data in cui fu registrato il nome a dominio in contestazione, dunque, il marchio “sei sicuro” era di pertinenza di una società il cui oggetto sociale – come documentato dalla resistente – era del tutto diverso da quello assicurativo in cui operano le odierne parti, essendo “l’acquisto di partecipazioni ed interessenze in società italiane e straniere attive nel settore radiotelevisivo e pubblicitario”. E’ quindi escluso che il nome a dominio fosse stato registrato dalla resistente allo scopo di condurre una sleale concorrenza alle ricorrenti.

b) Dal sito stesso della ricorrente Assiteca risulta che i servizi appoggiati sui domini 6sicuro.it e seisicuro.it (i domini contengono pagine identiche) sono stati attivati solo nel luglio del 2000, ossia dopo la registrazione del nome a dominio in contestazione. Si legge infatti che sul sito della ricorrente Assiteca (URL: http://www.assiteca.it/html/pages/novit/nov_new_26.htm ): “Il gruppo Assiteca ha coperto questo vuoto, promuovendo il nuovo sito www.6sicuro.it. Il sito, operativo dal mese di luglio, propone il servizio di comparazione sull'assicurazione auto (...)”.
Orbene, e’ evidente che alla data in cui il nome a dominio contestato è stato richiesto (18 aprile 2000) ed è stato registrato (17 maggio 2000) la Mansutti s.p.a. non poteva conoscere l’esistenza di un servizio, in campo assicurativo, che sarebbe stato lanciato di lì a due mesi. 

c) A ben vedere, poi, emerge l’ulteriore circostanza che alla data in cui il dominio è stato registrato, i domini “seisicuro.it” e “6sicuro.it” non erano neppure intestati alla ricorrente Assiteca s.p.a. Quest’ultima, infatti, ha acquisito i domini seisicuro.it e 6sicuro.it dall’originario assegnatario solo il 30 giugno 2000, ossia oltre due mesi dopo la richiesta di registrazione da parte della Mansutti del dominio esicuro.it, richiesta che data, come detto, al 18 aprile 2000.
 Non appare quindi sostenibile da parte delle ricorrenti  che il nome a dominio sia stato registrato allo scopo di creare delle interferenze con il dominio da loro oggi gestito, in quanto, allorchè esicuro.it fu registrato, le ricorrenti non ne erano neppure titolari.

Tali circostanze, considerate unitamente alle modalità d’uso del nome a dominio contestato, consentono di escludere che quest’ultimo sia stato registrato e venga usato in malafede. 

Visto l’art. 16.6 delle  Regole di Naming italiane versione 3.4, applicabili alla fattispecie,  il collegio rigetta il ricorso presentato dalle società L&F Longobardi Assicurazioni s.r.l. e Assiteca s.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio esicuro.it..

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle Regole di naming.

Roma, 15 giugno  2001

Avv. Maria Luisa Buonpensiere
Avv. Emanuela Quici
Avv. Francesco Trotta