Ricorrente:
Ermes Ceramiche s.p.a. (avv. Mario Preite)
Resistente: Benson and Partner ltd
Collegio (unipersonale): avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della
procedura.
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 17 settembre 2010 la
società Ermes Ceramiche s.p.a., con sede legale in Veggia
(RE), Via Statale 467 n. 171, c.a.p. 42013, in persona del legale
rappresentante, dott. Paolo Liparulo, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Preite, presso il cui studio in Sassuolo (MO), Via Mazzini n.
190, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio www.ermes-ceramiche.it,
registrato dalla Benson and Partner ltd.
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio ermes-ceramiche.it era stato creato il 7 agosto 2010
ed era registrato a nome della Benson and Partner ltd;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il valore
“OK / CHALLENGED”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.ermes-ceramiche.it, si
veniva automaticamente reindirizzati al dominio
www.ndparking.com/ermes-ceramiche.it
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 21 settembre
2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il
tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l’invito ad inviare
a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del
plico.
La Benson
and Partner ltd riceveva il plico raccomandato in data 30 settembre
2010, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini
previsti dal Regolamento. Pertanto in data 26 ottobre 2010 C.R.D.D.
nominava quale esperto della presente procedura l'avv. prof. Andrea
Sirotti Gaudenzi, che in data 27 ottobre 2010 accettava l'incarico.
Allegazioni delle
parti.
La
Ricorrente è una società per azioni che produce e
vende materiale e prodotti in ceramica. Essa afferma e documenta di
essere titolare del marchio comunitario “Ermes
Ceramiche” n. 001959881, registrato il 20 novembre 2001
(allegato 2 al reclamo).
La
Ricorrente afferma inoltre che, al fine di commercializzare i propri
prodotti, aveva registrato il nome a dominio oggi in contestazione e
che poi, per motivi ad essa ignoti, tale dominio era passato in stato
di pending delete / redemption period. La Ricorrente riferisce di aver
quindi tentato, invano, di recuperare il nome a dominio oggetto della
procedura durante il periodo di pending delete / redemption period.
Scaduto tale periodo, il dominio veniva però acquistato
dalla Benson and Partner ltd., che vi poneva un «sito di
parcheggio», la cui home page presenta attualmente contenuti
attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Ricorrente. Essa
infatti si presenta come una pagina che alle parole
“piastrelle, ceramica, gres, rivestimenti e
pavimenti” collega dei re-indirizzamenti o ad altri siti in
cui vengono offerti servizi del settore ceramico o ad altra pagina
dello stesso sito di parcheggio del dominio.
La
Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul
nome oggetto della procedura, considerando che il nome a dominio in
contestazione è identico al marchio registrato, al nome e
alla ragione sociale della Ricorrente.
Afferma
infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto
in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che
la Resistente non ha alcun collegamento con la Ricorrente e che
l’attuale assegnataria del dominio ricaverebbe profitti in
base al numero di visitatori del dominio in contestazione. A sostegno
di ciò, la Ricorrente afferma che digitando il nome a
dominio in contestazione si viene reindirizzati sul sito
www.ndparking.com/ermes-ceramiche.it e che la pagina web
www.ndparking.com contiene i dati della società a cui
è riferibile il sito, ossia la Namedrive LLC.;
società che consente di “parcheggiare”
domini senza alcun costo e di guadagnare in base al numero di
visitatori che clicca sul dominio.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della
Resistente.
La
Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla
è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione
dell’inizio della procedura.
Motivi della
decisione.
I motivi
dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e
confondibilità del nome
Mediante la
documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di essere
titolare del marchio comunitario n. 001959881; marchio registrato il 20
novembre 2001 e, dunque, precedentemente rispetto alla registrazione
del dominio ermes-ceramiche.it da parte della Benson and Partner ltd
avvenuta il 7 agosto 2010.
Il suddetto
marchio è esattamente corrispondente al second level domain
della risorsa ermes-ceramiche.it assegnato alla Benson and Partner ltd
ed oggetto della odierna contestazione.
Risulta,
dunque, soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett.
a) del Regolamento, in base al quale, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o
confondibilità, “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome
"ermes-ceramiche" e la confondibilità con esso del nome a
dominio in contestazione.
Sarebbe,
dunque, spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio. La Resistente, pur essendo stata
messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente
diritto o titolo all’uso del nome a dominio
ERMES-CERAMICHE.IT, non ha inviato le proprie difese a
C.R.D.D., per cui il presente Collegio ha proceduto a verificare
d'ufficio la sussistenza in capo alla Benson and Partner ltd. di un
tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da
quanto reperibile sulla rete Internet.
Al
riguardo, è senza dubbio da escludere che alcun diritto
possa essere riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata
al ricorso che, al contrario, prova che la Ermes Ceramiche s.p.a.
è legittimata ad acquisire la titolarità del nome
oggetto di contestazione per averlo registrato come marchio comunitario
dal 20 novembre 2001. Dal whois
del database
del Registro risulta altresì che il nome a dominio
ERMES-CERAMICHE.IT è stato assegnato alla Resistente il 7
agosto 2010, quando l’espressione ERMES-CERAMICHE
corrispondeva ad un marchio già registrato in Italia dalla
Ricorrente. Così come non appare dal sito presente su
Internet all'indirizzo http://www.ermes-ceramiche.it alcun elemento che
possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le
quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo
al nome a dominio in contestazione.
Si ritiene,
pertanto, accertato anche il secondo requisito di cui
all’art. 3.6, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di
alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in
contestazione.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Il
terzo ed ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a
dominio contestato è la malafede della registrazione e
mantenimento del nome a dominio.
L’art.
3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle
circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione
e dell’uso del dominio in malafede; la lettera d)
del citato articolo si riferisce a “la circostanza
che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione
con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
Nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico”.
Tale
circostanza si adatta al caso in esame. La notorietà del
nome e marchio ERMES CERAMICHE è facilmente riscontrabile da
una rapida ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca la parola
ERMES CERAMICHE si ottiene un elenco di siti aventi ad
oggetto l’attività ed i servizi offerti dalla
Ricorrente. Da tutto ciò è facilmente deducibile
la notorietà raggiunta dal marchio ERMES CERAMICHE. A tal
proposito, stante la notorietà raggiunta dalla Ricorrente,
è assolutamente inverosimile che la Resistente, nel
registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella
totale ignoranza dell’esistenza del marchio ERMES CERAMICHE,
considerando anche che la home page del sito corrispondente al nome a
dominio in contestazione contiene dei reindirizzamenti a siti di
società che forniscono prodotti in diretta concorrenza con
quelli della Ermes Ceramiche s.p.a. Né è
credibile che l’attuale assegnatario ignorasse
l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso.
Quindi, si deve ritenere che la Benson and Partner ltd abbia agito in
malafede, perchè al momento in cui ha chiesto
l’assegnazione del dominio in contestazione, egli sapeva di
garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del
segno distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio
comunitario registrato dalla Ermes Ceramiche s.p.a.
Altrettanto
deducibile la circostanza che tale notorietà viene sfruttata
dalla Resistente per attirare l’attenzione degli utenti della
rete, i quali non possono sapere che il dominio ERMES-CERAMICHE.IT non
è il sito ufficiale della Ricorrente. Digitando il nome a
dominio contestato l’utente viene automaticamente
reindirizzato su www.ndparking.com/ermes-ceramiche.it. Tale pagina web
contiene i dati della società a cui il sito è
riferibile, ossia la Namedrive LLC. Nel sito internet corrispondente a
quest’ultima (www.namedrive.com) è possibile
trovare una esauriente informazione della attività offerta
in rete dalla società: Name Drive è definito come
un servizio che consente di parcheggiare domini senza costi e
guadagnando in base al numero dei visitatori che clicca sul dominio. Si
noti inoltre che la pagina corrispondente al dominio contestato ha
contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Ermes
Ceramiche s.p.a.: essa, infatti, si presenta come una pagina che alle
parole “piastelle”, “ceramica”,
“gres”, “rivestimenti e
pavimenti”, collega dei reindirizzamenti o ad altri siti in
cui vengono offerti in vendita prodotti del settore ceramico o ad una
altra pagina dello stesso sito di “parcheggio” del
dominio. Da tutto ciò si deve dedurre che la Resistente trae
profitto dal dominio ERMES-CERAMICHE.IT grazie alla
notorietà del marchio ERMES-CERAMICHE di cui è
titolare la Ricorrente. Risulta dunque dimostrata anche la circostanza
di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e
del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b), ossia
che “il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto
nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione,
marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente
ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con
quella del ricorrente”.
E’,
pertanto, evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il
dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare
un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Da ultimo,
è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato
non associato ad alcuna attività arreca discredito
all’immagine di cui può godere una
società presente sul mercato nazionale da parecchi anni.
Nel caso di
specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e)
dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a
dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato
per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. Essa
è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la
Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun
modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il
nome a dominio registrato.
Si ritiene,
quindi, dimostrata la malafede della Resistente nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa
dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone
la riassegnazione del nome a dominio www.ermes-ceramiche.it alla
società Ermes Ceramiche s.p.a., con sede legale in Veggia
(RE), via Statale 467 n. 171, c.a.p. 42013.
La presente
decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per gli adempimenti di sua competenza.
Cesena, 6
novembre 2010.
Andrea
Sirotti Gaudenzi