 Procedura di riassegnazione del nome a dominio DOCTORBITE.IT Ricorrente: Punto Pharma
s.r.l. (avv. Anna Garbagni e dott. Massimo Introvigne) Resistente: Bullgate s.r.l. (avv. Stefania Pattarini) Collegio (unipersonale): dott. Alessandro Nicotra Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 5 novembre 2008, la Punto Pharma s.r.l., con sede in Torino, via San Quintino 28 in persona del suo legale rappresentante sig.ra Anna Maria Trivellato, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Garbagni e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso lo studio Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, 10152 Torino giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio doctorbite.it, registrato dalla società Bullgate s.r.l. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 8 novembre 2008 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico veniva ricevuto dal Resistente il 17 novembre 2008. Il 12 dicembre 2008 perveniva via e-mail a CRDD la replica della Resistente, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Pattarini, presso il cui studio in via Olmetto 3, 20123 Milano si domiciliava. Le repliche e la documentazione allegata venivano immediatamente inoltrate alla Ricorrente, che il giorno successivo ne confermava la ricezione. In data 16 dicembre 2008 arrivava alla CRDD anche l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 19 dicembre 2008 alla Ricorrente. Il 15 dicembre 2008 veniva nominato quale esperto il dott. Alessandro Nicotra, che il successivo 17 dicembre 2008 accettava l’incarico. Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente è una società che si occupa della vendita di un prodotto contro il bruxismo, cioè l’abitudine di digrignare i denti durante il sonno. Essa documenta di essere titolare del marchio comunitario n. 5489927 “doctor bite” depositato il 13 novembre 2006 e concesso il 26 novembre 2007. A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione include un segno distintivo registrato e da essa ampiamente utilizzato. La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio doctorbite.it, in quanto esso non corrisponde alla sua ditta, denominazione o ragione sociale, e che i rapporti della Resistente con la società QuattroTI Dentech s.r.l. (d’ora in poi QuattroTI), che vende il prodotto concorrente Dr. Brux pubblicizzato sul sito posto nel dominio doctorbite.it, certamente non costituiscono un interesse legittimo su un nome a dominio il cui “cuore” corrisponde al marchio Doctor Bite della Ricorrente. Infine, la Ricorrente deduce la malafede del Resistente dal fatto che, visti i suoi rapporti con la società QuattroTI, che commercializza un prodotto concorrente, la Bullgate s.r.l. certamente non ignorava che principale concorrente di Dr. Brux è appunto Doctor Bite e a dimostrazione di ciò indica il fatto che il nome a dominio viene utilizzato per pubblicizzare e vendere un prodotto concorrente rispetto a quello della Ricorrente, ingenerando così confusione con il marchio e il prodotto di essa. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. Allegazioni del Resistente. Nella propria replica, il Resistente chiarisce anzitutto che esso si occupa della progettazione, realizzazione, hosting e gestione di siti internet e web applications e di aver quindi registrato il nome a dominio in contestazione su espresso incarico della QuattroTI, società che quindi deve essere considerata l’effettiva titolare del diritto sul nome a dominio. Per tali ragioni Bullgate s.r.l. dichiara di costituirsi nella procedura per tutelare i diritti e gli interessi della propria cliente QuattroTI. Ciò premesso, la Resistente ritiene che il reclamo di Punto Pharma s.r.l. non possa essere accolto in quanto:
Essa sostiene infine che il nome a dominio è utilizzato e mantenuto in buona fede, ovvero per la pubblicizzazione e divulgazione di prodotti ortodontici per la cura del bruxismo (bite) per i quali, appunto, la QuattroTI ha registrato il relativo marchio. Conclude pertanto chiedendo la reiezione del ricorso. Motivi della decisione. a) In via preliminare: sulla posizione della Resistente. La Bullgate s.r.l., società cui è intestato il dominio doctorbite.it, dichiara esplicitamente di aver registrato il nome a dominio in contestazione non in proprio, ma su espresso incarico della società QuattroTi DentTech s.r.l. E’ quindi preliminarmente da valutare se i requisiti richiesti dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio debbano essere valutati con riferimento all’intestataria del nome a dominio Bullgate s.r.l., oppure con riferimento alla sua mandante QuattroTi DentTech s.r.l., per conto della quale ha registrato, in nome proprio, il nome a dominio in contestazione. La questione, seppur sotto altro aspetto, è già stata in passato esaminata nell’ambito delle procedure di riassegnazione e risolta positivamente a favore della legittimità della registrazione dei domini in nome proprio e per conto di terzi (decisione dominio forall.it del 25 settembre 2001, C.R.D.D., saggio Fabio Salvatori). Dato che l’attività del mandatario svolge i suoi effetti sostanziali a favore del mandante, le circostanze dalle quali il regolamento consente di dedurre gli elementi rilevanti ai fini della riassegnazione devono essere verificati in capo al mandante e non al mandatario. Le considerazioni svolte dalla resistente Bullgate s.r.l., nonché la circostanza che nello stesso ricorso la Punto Pharma citi ampiamente il contenzioso avuto con la soc. QuattroTi, consentono di ritenere non contestato il fatto che il dominio sia stato registrato dalla Bullgate s.r.l. in nome proprio ma per conto della QuattroTI. Di conseguenza, le circostanze che il Regolamento ritiene rilevanti ai fini della riassegnazione del nome a dominio in contestazione potranno essere rilevate anche in relazione alla posizione della mandante dell’attuale resistente Bullgate s.r.l. b) Elementi di fatto. Ciò premesso, è opportuno riportare per completezza alcune circostanze di fatto che meglio aiutano a chiarire i rapporti fra le parti. Dalle affermazioni di entrambe le parti e dalla documentazione versata agli atti dalla Ricorrente, risulta che fra la QuattroTi e la Punto Pharma si è avuto nel 2007 un contenzioso riguardo l’uso del marchio Doctor Bite. La QuattroTi aveve infatti depositato il 1 giugno 2007 un ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale chiedeva al Tribunale di Torino, fra le altre cose, di inibire alla Punto Pharma la produzione e la messa in commercio del dispositivo denominato Doctor Bite, in quanto ciò avrebbe integrato, secondo la QuattroTi, la contraffazione di un proprio marchio e di un proprio brevetto, con conseguente concorrenza sleale. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Torino, con ordinanza depositata il 19 luglio 2008, respingeva il ricorso, condannando la QuattroTi al pagamento delle spese processuali. La QuattroTi impugnava il provvedimento cautelare innanzi al Collegio; ma anche l’impugnazione era respinta con provvedimento ampiamente motivato depositato il 13 settembre 2007, con la quale la QuattroTi era condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione. c) Identità e confondibilità del nome a dominio. In base all'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. La Ricorrente deduce e documenta che il marchio Doctor Bite è un marchio da essa registrato in sede comunitaria (con data di deposito ben anteriore a quella di registrazione del dominio) del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio doctorbite.it assegnato alla QuattroTI ed oggetto di contestazione. Dato che l’esistenza e la validità del marchio Doctor Bite è stata accertata nel corso del giudizio cautelare instaurato dalla QuattroTI contro la Punto Pharma nel 2007 (pag. 8, doc. 6 allegato al ricorso), non pare ammissibile alcuna contestazione sul punto. Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito. d) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appaiono dimostrati da una serie di circostanze, ciascuna delle quali ritenuta dal Regolamento sufficiente a ritenere sussistente la malafede del resistente. Per quanto attiene alla registrazione del nome a dominio, occorre anzitutto sottolineare che la predetta ordinanza emessa dal Tribunale di Torino esclude che la Punto Pharma s.r.l., commercializzando il prodotto denominato e marchiato Doctor Bite, abbia posto in essere una condotta di concorrenza sleale in relazione al prodotto denominato Dr. Brux commercializzato dalla QuattroTI. Ciò, sia in quanto i rispettivi segni distintivi non sono confondibili, sia in quanto la struttura dei prodotti stessi e il loro confezionamento non risultano affatto identici, come si legge dal suddetto provvedimento, in base al quale “quanto al prodotto, è pacifico che in entrambi i casi si tratta di un dispositivo intraorale destinato a creare una barriera protettiva tra le due arcate dentarie con finalità di prevenzione dei danni causati dal bruxismo e la cui forma ad arcata è pertanto da ritenersi necessitata e quindi non suscettibile di protezione ex art. 2598 n. 1 c.c.” ed ancora “il prodotto, inoltre, non risulta affatto identico come viene adombrato da parte ricorrente, atteso che mentre quello di QuattroTI appare sagomato al suo interno, quello della resistente risulta completamente liscio, nonché offerto in una minor gamma di colori” (pag. 9 doc. 6 allegato al ricorso). Dall’esame della documentazione e da quanto esposto nel punto precedente emerge che la QuattroTi, nel momento in cui (5 giugno 2007) ha ordinato alla Bullgate s.r.l. la registrazione del nome a dominio doctorbite.it avvenuta poi l’11 giugno 2007, era pienamente consapevole della esistenza della Ricorrente e della circostanza che essa commercializzava il proprio prodotto concorrente con il marchio Doctor Bite. Infatti, la registrazione del dominio è avvenuta qualche giorno dopo la presentazione da parte della Resistente in data 1 giugno 2007 di un ricorso cautelare per ottenere un provvedimento volto ad inibire alla Punto Pharma s.r.l. la produzione e distribuzione del prodotto denominato Doctor Bite, nonché ad ottenere il ritiro dal commercio degli esemplari già distribuiti. La QuattroTi ha quindi registrato il dominio in malafede, in quanto era perfettamente al corrente che esso corrispondeva la marchio utilizzato dalla usa concorrente Punto Pharma per vendere il proprio prodotto. E dato che tale conoscenza la QuattroTi aveva perlomeno fin da gennaio 2007 (per sua stessa ammissione, avendolo affermato nel ricorso ex art. 700 innanzi al tribunale di Torino), la “ricerca di anteriorità” che essa produce a dimostrazione della sua pretesa buona fede appare irrilevante, a prescindere dal fatto che tale ricerca risulta commissionata in relazione ad un marchio diverso (Dr. Bite anziché Doctor Bite) Per quanto attiene invece al mantenimento del nome a dominio, la malafede emerge dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la vendita online di un prodotto concorrente con quello venduto dalla Punto Pharma s.r.l. Le concordanti circostanze:
Da quanto finora detto emergono quindi le circostanze di cui ai punti 3.7 b), e cioè “la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al legittimo titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente, o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali”, e di cui al punto d), ossia la “circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”. Si ritiene quindi dimostrata la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione. e) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. Secondo quanto previsto dal Regolamento all’art. 3.6, una volta che la Ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l’esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art. 3.6 (lettera b) del Regolamento deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. E’ vero che la Resistente ha prodotto una domanda di registrazione di marchio di impresa italiano Doctor Bite depositata il 29 marzo 2007. Tuttavia, a prescindere dalla pur rilevante circostanza che esso non risulta essere stato ancora registrato, appare palese la sua nullità, in quanto esattamente corrispondente sia al marchio comunitario Doctor Bite depositato prima dalla Ricorrente e registrato il 26 novembre 2007, sia perché corrispondente comunque al marchio di fatto Doctor Bite con cui almeno sin dal gennaio 2007 la ricorrente stessa commercializzava il proprio prodotto concorrente con quello della QuattroTI; fatto questo affermato dalla stessa QuattroTi nel suo ricorso cautelare innanzi al Tribunale di Torino. L’affermazione di parte ricorrente secondo cui la Quattro Ti avrebbe depositato in buona fede la domanda di registrazione del marchio nazionale Doctor Bite, prima che irrilevante è radicalmente smentita dagli atti del procedimento cautelare iniziato nel 2007 dalla stessa QuattroTI; atti processuali nei quali è affermato dalla stessa QuattroTi ed è pacifico fra le parti che il prodotto denominato Doctor Bite è commercializzato dalla odierna Ricorrente almeno sin dal gennaio 2007. Escluso quindi che la domanda di registrazione di marchio nazionale depositata nel marzo del 2007 possa costituire un valido diritto della QuattroTI sulla denominazione Doctro Bite, la Resistente non ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un altro proprio concorrente diritto sul nome doctorbite e quindi sul dominio doctorbite.it. Dagli atti acquisiti da questa procedura non risulta che la Resistente prima di avere avuto conoscenza della contestazione abbia usato in buona fede ovvero si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi (art. 3.6.1); non risulta che la Resistente sia conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al dominio registrato (art. 3.6.2); non risulta infine che la Resistente stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato (art. 3.6.3). Risulta anzi, riguardo alle previsioni di cui all’art. 3.6.3, che del nome a domino in contestazione sia fatto un uso commerciale con il chiaro intento di sviare la clientela della Ricorrente e di violarne il marchio registrato. In conclusione, per quanto su esposto, manca in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato; ed essendo stati dimostrati dalla Ricorrente le circostanze di cui all’art. 3.6, I comma, lett. a) e c) del Regolamento, sussistono le condizioni per la riassegnazione del noma a dominio doctorbite.it P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio doctorbite.it alla Punto Pharma s.r.l., con sede in Torino, via San Quintino 28. La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza. Milano, 29 dicembre 2008 Dott. Alessandro Nicotra |
