Centro
risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
doccheck.it
Ricorrente: Antwerpes & Partner GmbH
Resistente: QUBIsoft S.r.l.
Collegio (unipersonale): Paolo Luigi Zangheri
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla CRDD in originale
cartaceo e in formato elettronico il 23 aprile 2002, la Antwerps &
Partner GmbH (d’ora innanzi “ricorrente”) con sede in Vogelsanger Strasse
66 – 50823, Koln, Germania, introduceva una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento
del nome a dominio doccheck.it registrato dalla Qubisoft di Quareni Luca
e C. s.a.s., (d’ora innanzi “resistente” o “Qubisoft”) con sede in via
Vergerio 31 – 35100, Padova.
Verificata la regolarità del ricorso,
lo stesso giorno la segreteria della CRDD controllava l'intestatario del
nome a dominio sul database whois della Registration Authority, nonché
la pagina web risultante all’indirizzo http://www.doccheck.it.
Le verifiche consentivano di accertare
in particolare:
- che il dominio doccheck.it risultava
assegnato alla Quibisoft di Quareni Luca e C. s.a.s. dal 2 maggio 2000;
- che il dominio doccheck.it era stato
sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 28 dicembre
2001;
- che l’indirizzo http://www.doccheck.it
risultava irraggiungibile.
Pervenuto il corrispettivo per la procedura,
in data 30 aprile 2002 la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare per
raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad
esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta
elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.
Pur essendo la raccomandata stata restituita
dalle poste per essersi il destinatario trasferito dall’indirizzo risultante
dal whois, il ricorso veniva ricevuto nel formato elettronico dal resistente,
il quale in data 21 maggio 2002 faceva pervenire alla CRDD le proprie repliche
in formato elettronico. Ad esse seguivano, spedite nella stessa data,
le repliche in formato cartaceo, che pervenivano a CRDD in data 24 maggio
2002. Lo stesso giorno CRDD le inoltrava per raccomandata alla resistente.
Il 25 maggio 2002 CRDD nominava quale saggio
incaricato della procedura il sottoscritto dott. Paolo Luigi Zangheri,
il quale, in data 26 maggio 2002, accettava l’incarico.
Questioni Preliminari
In via preliminare si pone la questione
concernente la legittimazione della società QUBIsoft S.r.l. ad agire
in qualità di resistente essendo differente, per quanto risulta
agli atti, il soggetto assegnatario del dominio “doccheck.it”.
A tal fine in data 31 maggio 2002 fu emessa
la seguente ordinanza:
Il collegio uninominale composto dal
sottoscritto dott. Paolo Luigi Zangheri
viste le repliche della parte resistente;
rilevato che esse risultano sottoscritte
dalla QUBIsoft s.r.l.;
rilevato che il nome a dominio risulta
invece registrato alla Qubisoft di Quareni Luca e C. s.a.s.;
visto l'art. 12 delle procedure di
riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il
collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle
parti ulteriori precisazioni e documenti";
ritenuto opportuno, alla luce delle
repliche della parte resistente, ottenere da quest’ultima ulteriori precisazioni
in ordine alla legittimazione passiva del soggetto che ha sottoscritto
le repliche;
Ciò premesso,
dispone termine al resistente sino
al 10 giugno 2002 per fornire precisazioni ed eventuali documenti relativamente
alla propria legittimazione attiva.
Precisazioni e documenti dovranno pervenire
entro il suddetto termine via e-mai all'indirizzo di posta elettronica
svp@crdd.it e contestualmente inviati a cura del mittente per conoscenza
all'altra parte.
Per verificare il rispetto del termine
farà fede la data di arrivo della e-mai risultante alla CRDD.
Si ricorda che, secondo l'art. 14,
I comma delle procedure di riassegnazione, il suddetto termine è
perentorio. Pertanto, quanto pervenuto oltre la data indicata non potrà
essere preso in considerazione.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.
12, II comma delle procedure di riassegnazione, il termine per il deposito
della decisione risulta prorogato al 26 giugno 2002.
In data 3 giugno 2002 QUBIsoft S.r.l. rispose
con la seguente dichiarazione:
Con riferimento all'ordinanza emessa
in data 30 maggio 2002 dal Dott. Paolo Luigi Zangheri, saggio incaricato
della procedura in oggetto, nella quale si richiedono precisazioni in ordine
alla legittimazione passiva del soggetto che ha sottoscritto le repliche,
si precisa che la società "Qubisoft di Quareni Luca e C. S.a.s."
è stata trasformata in società a responsabilità limitata
con la denominazione "Qubisoft S.r.l." con effetto dal 24/01/2001 come
risulta dalla visura camerale che si allega come scansione in formato jpg.
La visura della CCIAA di Padova confermava
la trasformazione societaria.
Di conseguenza, si afferma la piena legittimazione
della società QUBIsoft S.r.l. ad agire come parte resistente per
la presente procedura di riassegnazione.
Si nota peraltro che in conseguenza dello
stato di contestazione, registrato sul database della Registration Authority
Italiana in data 28 dicembre 2001, in conformità alle attuali
Regole di Naming (art. 10), il trasferimento della titolarità del
dominio in questione in seguito a trasformazione societaria tra QUBISOFT
di Quareni Luca s.a.s. e QUBIsoft S.r.l. non è consentito fino a
risoluzione della contestazione.
Sui motivi e le conseguenze del mancato
trasferimento di titolarità nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio
2001 (data di inserimento nelle procedure di registrazione della parte
riguardante la “Trasformazione, incorporazione o fusione societaria”) e
il 28 dicembre 2001 (data di attivazione della contestazione), ovvero circa
l’eventuale obbligatorietà di tale trasferimento, le regole di naming
attualmente in vigore non offrono alcuna indicazione specifica e per questo
motivo, ai soli fini di questo procedimento, lo scrivente collegio stabilisce
che la questione esula dalle sue competenze e che quindi non potrà
avere peso o rilevanza alcuna sullo svolgimento e il risultato della presente
procedura.
Allegazioni del ricorrente
La ricorrente Antwerpes & Partner Gmbh
afferma e documenta di essere titolare del marchio comunitario “DocCheck”
N° 888222 registrato in data 23/02/2000 all’Ufficio per l’armonizzazione
del mercato interno rivendicante le classi 35, 38 e 42, relativa a Pubblicità,
Telecomunicazioni e Provider di servizi Internet.
La ricorrente osserva che il dominio “doccheck.it”
non sarebbe attivo né in uso.
La ricorrente ritiene di necessitare del
dominio doccheck.it per gestire la versione in lingua italiana di DocCheck,
menzionando la rapida crescita del proprio portale sanitario DocCheck (www.doccheck.de)
e l’espansione dei suoi siti e servizi.
La ricorrente afferma di aver cercato di
mettersi in contatto telefonicamente con la resistente, senza esito alcuno
(i numeri riportati per questi tentativi sono 0039 49 8020719 e 0039 49
8763444) e di aver inviato in data 12 ottobre 2001 agli indirizzi di posta
elettronica commerciale@qubisoft.it e info@qubisoft.it un messaggio invitando
la resistente a cedere il dominio entro il termine perentorio di 3 settimane.
La ricorrente sostiene che il dominio “doccheck.it”
fu registrato e tenuto inattivo dalla Qubisoft (che definisce propria concorrente
sul mercato italiano) allo scopo di impedirne l’espansione e le essenziali
attività di marketing.
Conclude la ricorrente affermando, in base
a normativa europea, di detenere il diritto a riservarsi i domini locali
per il proprio marchio DocCheck.
Allegazioni del resistente
La società Qubisoft S.r.l. afferma
di poter dimostrare:
a) di aver registrato il nome a
dominio in questione in totale buona fede;
b) di non essere a conoscenza né
di volere in alcun modo ostacolare le strategie commerciali del ricorrente;
c) di aver un concreto progetto d’uso
per il suddetto dominio al fine di offrire servizi al pubblico.
La resistente afferma e documenta
che la ricorrente dichiara sul proprio sito che “DocCheck è un servizio
di password su internet per gli operatori sanitari, medici prescrittori
e farmacisti dispensatori, ai sensi del D.L.vo 541/92 sulla pubblicità
sui farmaci. La richiesta di password Doccheck è gratuita e consente
l'accesso ai siti e alle sezioni ristrette da password di molti siti di
carattere medico”.
La resistente afferma di avere intrapreso
fin dal 1992 attività ed esperienze nel campo delle soluzioni tecnologiche
per la Sanità, spaziando nelle sue attività dal software
per la gestione e il management della Sanità, alla telemedicina
e, dal 1997, alla realizzazione di siti Internet. Indica poi la resistente
di essere in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9002, UNI CEI EN 46002
per la produzione di apparecchiature elettromedicali. Afferma inoltre di
aver realizzato siti Internet in campo medico in collaborazione con associazioni
scientifiche e “sponsor prestigiosi”, di progettare, organizzare e realizzare
studi epidemiologici multicentrici ed infine di possedere, grazie all’esperienza
maturata nella gestione automatizzata dei DRG (Diagnosis Related Groups,
sistema di classificazione dei pazienti dimessi dagli ospedali che attualmente
viene utilizzato anche in Italia come base per il finanziamento delle Aziende
Ospedaliere) del supporto tecnologico per la realizzazione di raccolte
dati sanitari. Sulla base di queste affermazioni, quindi, la resistente
afferma non esistere relazione concorrenziale tra le proprie attività
e le attività di DocCheck, tuttalpiù indica una possibile
complementarità tra il servizio DocCheck (controllo di accesso per
medici) ed i propri portali.
La resistente afferma di essere
impegnata nella progettazione e realizzazione di un sistema per l’archiviazione
di dati sanitari personali. Per tale progetto ha ipotizzato il nome DOCCHECK,
composto dalla particella DOC (con riferimento all’ambito medico) e dalla
particella CHECK (con riferimento alla possibilità di monitorizzazione
di uno stato di salute e alla possibilità di richiedere consulenze
mediche on-line). Di tale progetto non viene peraltro fornita prova alcuna,
pur dichiarando la resistente di essere disposta a fornire eventuale documentazione
in seguito a sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza (NDA).
La resistente afferma quindi che
l’inattività del dominio non sia da imputare a “passive holding”,
volto al fine di bloccare l’attività del ricorrente ma la imputa
alla necessità di mantenere riservate le fasi precedenti al lancio
sul mercato di un nuovo prodotto, stanti i tempi tecnici di studio, progettazione
e marketing.
La resistente osserva infine che
la registrazione del dominio in questione è avvenuta in data 2 maggio
2000, due mesi circa dopo la registrazione del marchio DocCheck (23 febbraio
2000). Afferma quindi di non poter essere allora a conoscenza del progetto
di espansione del ricorrente in Italia.
Motivi della decisione
In base alle Regole di Naming,
secondo il dettato dell’art. 16.6, affinché un nome a dominio possa
essere trasferito al ricorrente, devono essere soddisfatte contemporaneamente
tre precise condizioni:
a) il nome a dominio contestato deve
essere identico, o tale da indurre confusione, rispetto ad un marchio sul
quale il ricorrente vanti dei diritti,
b) il resistente non abbia diritto
o titolo alcuno in relazione al nome a dominio contestato, e
c) il nome a dominio è stato
registrato e viene utilizzato in mala fede.
Qualora il ricorrente provi la sussistenza
delle condizioni a) e c) e il resistente, a sua volta, non provi di avere
diritto o titolo al nome in oggetto, il nome a dominio sarà trasferito
al ricorrente.
Identità del nome
Il nome a dominio “doccheck.it”
è identico al nome del marchio registrato dalla ricorrente. Di tale
fatto è stata fornita documentazione sufficiente a dimostrare i
pieni diritti della ricorrente.
Il requisito di cui all’art. 16.6
(a) è quindi soddisfatto.
Diritto o titolo della resistente
Secondo il dettato dell’art.
16.6 delle regole di naming, il resistente avrà dimostrato di aver
diritto al nome a dominio qualora provi che:
1. prima di avere avuto notizia
della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi; oppure
2. che è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3. che del nome a dominio sta facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di
sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
La parte resistente ha affermato,
nella sua replica, di utilizzare il nome a dominio “doccheck.it” nell’ambito
di un progetto tuttora in fase di studio, in ogni caso non ancora maturo
per il lancio sul mercato. La resistente pone l’accento inoltre sulla necessità
di proteggere il proprio investimento attraverso la massima riservatezza
circa tale progetto e pertanto non ha autonomamente e spontaneamente fornito
alcuna prova documentale. La condizione proposta per il rilascio di documentazione
(sottoscrizione di un documento di riservatezza) non trova, nelle norme
che regolano questa procedura, spazio alcuno e configura una forzatura
dei termini, essendo la facoltà di richiedere alle parti ulteriori
precisazioni a esclusiva discrezione del collegio e non può essere
proposta o suggerita da nessuna delle parti.
Pertanto, ai sensi delle norme di
naming, la parte resistente non ha provato il proprio diritto o titolo
all’uso del nome. Il requisito di cui all’art. 16.6 (b) è soddisfatto.
Registrazione e utilizzo in mala
fede
Le norme di naming sulla
base delle quali è condotta la procedura di rassegnazione di un
nome a dominio per il ccTLD .it sono esplicite nel definire i ruoli del
collegio e delle parti in causa. In conformità a queste precise
indicazioni il collegio deve trarre la propria decisione sulla base delle
affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti. Spetta quindi alle
parti farsi carico delle prove, in particolare: per il ricorrente in merito
alla sussistenza delle condizioni A e C, e alla parte resistente circa
l’insussistenza della condizione B dell’art. 16.6.
Circa la malafede della registrazione
del nome a dominio “doccheck.it” la ricorrente afferma: “Il nome a dominio
www.doccheck.it è stato assunto e tenuto inattivo da Qubisoft (un’azienda
concorrente di DocCheck sul mercato italiano della sanità per via
elettronica), allo scopo di impedire l’espansione e le essenziali attività
di marketing di DocCheck in Italia.”.
Tale affermazione non è però
suffragata da prove o almeno dall’indicazione di circostanze specifiche
(ad esempio, quelle indicate all’art. 16.7 delle citate norme).
L’identità di un nome
a dominio ad un marchio registrato è una delle condizioni da soddisfare,
proprio per la sua peculiarità che la pone alla base della condizione
di cui all’art. 16.6 (a) non può essere al tempo stesso sufficiente
da sola a soddisfare ipso facto anche l’altra condizione ex art. 16.6 (c).
La ricorrente afferma di aver cercato
di contattare la resistente sia telefonicamente che via posta elettronica.
La descrizione delle circostanze di tali tentativi, tuttavia, pone il dubbio
circa l’efficacia di tali tentativi. Per quanto concerne il contatto telefonico
vengono indicati due numeri in un formato non più compatibile con
il piano di numerazione nazionale per le telefonate provenienti dall’estero
(ovvero con l’omissione dello zero del numero urbano) fin dal 18 dicembre
1998. E’ quindi possibile che la ricorrente non abbia, in realtà,
raggiunto la resistente per proprio difetto e non per colpa della resistente.
Il messaggio di posta elettronica, inviato a due indirizzi generici (info@
e commerciale@) identifica erroneamente il detentore del marchio registrato
nella società DocCheck Medical Services GmbH e non nella Antwerpes
& Partners GmbH. Non si può quindi affermare che la mancanza
di risposte alle perorazioni della ricorrente da parte della resistente
sia indice di mala fede, specialmente in assenza di ulteriori tentativi
di contatto più affidabili, quali, ad esempio, una raccomandata
AR.
Il fatto poi che sia la ricorrente
che la resistente operino in ambiti collegati ad Internet e al mondo
della Sanità e che entrambe le società abbiano realizzato
siti e portali per conto di, o in collaborazione con, case farmaceutiche,
da solo, non è sufficiente a provare la volontà della QUBIsoft
di impedire l’utilizzo del nome a dominio in questione con finalità
quali quelle indicate all’art. 16.7 (b), (c) e (d). Per quanto concerne
la circostanza di cui all’art. 16.7 (a), questa non è stata neppure
ipotizzata dal ricorrente.
A ciò va aggiunto che, in
base a verifiche condotte da questo collegio, la registrazione del marchio
comunitario DocCheck è effettivamente avvenuta, come indicato dalla
ricorrente, il 23 Febbraio 2000 ma la pubblicazione sul bollettino N°
035/2000 dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno è
avvenuta in data 2 maggio 2000, paradossalmente il giorno stesso in cui
la Registration Authority Italiana completava la procedura di registrazione
del dominio doccheck.it assegnandolo a QUBIsoft. E’ quindi plausibile che
la resistente non fosse a conoscenza dell’avvenuta registrazione del marchio
e sicuramente di tale evento la ricorrente non ha fornito prova alcuna.
La mala fede della resistente circa
la registrazione del nome a dominio in questione non è quindi provata.
Inoltre, come la stessa ricorrente
ha affermato, il dominio doccheck.it non risulta al momento utilizzato
per l’identificazione di un sito o la divulgazione di pagine e quindi,
in assenza di ulteriori allegazioni, non è provato che il resistente
ne stia facendo uso in malafede.
Ciò considerato, non è
possibile considerare soddisfatta la condizione di cui all’art. 16.6 (c).
Peraltro queste considerazioni non
escludono affatto che la registrazione del dominio doccheck.it possa configurare,
teoricamente, la violazione di norme nazionali o comunitarie relative al
marchio registrato; tale accertamento esula comunque dalle competenze e
pertinenze di questo collegio e dovrebbe essere, eventualmente, affidato
ad altra istanza.
P.Q.M.
Viste le regole per l’assegnazione
dei Nomi a Dominio per il ccTLD .it, lo scrivente collegio
respinge
il ricorso presentato dalla Antwerpes
& Partner Gmbh, Colonia, Germania relativo al nome a dominio “doccheck.it”,
che rimane pertanto assegnato alla QUBIsoft S.r.l.
La presente decisione viene comunicata
alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all’art.
14.5 lettera a) delle regole di naming e per la verifica dello status del
dominio doccheck.it in relazione alla trasformazione societaria del titolare
della registrazione avvenuta in data 21/12/2000.
Milano, 17 Giugno 2002
Paolo Luigi Zangheri
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