Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
dadapro.it
Ricorrente: Dada S.p.a. (Avv. Laura Turini)
Resistente: MICRO s.n.c. di Migliore A. e Croce M. (Avv.ti Cristina Girardi e Carlo Maria Rivarola)
Collegio unipersonale: dott. Alessandro Nicotra
Svolgimento della procedura
Con
ricorso inviato per e-mail in data 29 aprile 2008, la Dada S.p.a., con
sede legale in Firenze, Piazza Annigoni 9/B, in persona del legale
rappresentante Dr. Paolo Barberis, rappresentata dall’Avv. Laura
Turini e domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Firenze,
Via Lamarmora 55, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art. 4 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito
Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio
dadapro.it, registrato dalla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. con
sede in Chiavari (GE), via Piacenza n. 248.
Ricevuto il ricorso, la
segreteria della C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli formali sul
ricorso, all’esito dei quali (2 maggio 2008) invitava la
Ricorrente a procedere alle necessarie correzioni; adempimento cui la
Ricorrente procedeva in data 5 maggio 2008.
Il 6 maggio 2008 C.R.D.D.
comunicava al Registro il ricevimento del ricorso, verificava
l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione sul
database del Registro, nonché la pagina web risultante
all'indirizzo www.dadapro.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il
nome a dominio in oggetto risultava assegnato alla Micro s.n.c. di
Migliore A. e Croce M. dal 25 marzo 2005;
- che il dominio era stato oggetto di opposizione, debitamente registrata sul data base del Registro;
- che all’indirizzo www.dadapro.it non corrispondeva alcun sito attivo.
Il 7 maggio
2008 C.R.D.D. inviava alla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. copia
del ricorso e della documentazione, con l’invito a trasmettere
alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La Micro s.n.c. riceveva il
plico in data 12 maggio 2008. In data 2 giugno 2008 perveniva a
C.R.D.D. la memoria di replica della Resistente, difesa dagli avv.
Cristina Girardi e Carlo Maria Rivarola, presso il cui studio in
Chiavari, Corso Genova 10/2, si domiciliava.
Il 3 giugno 2008 C.R.D.D.
nominava quale esperto per la decisione della presente procedura il
Dott. Alessandro Nicotra che in data 4 giugno 2008 accettava
l’incarico.
Ricevuta memoria e documenti
anche in formato cartaceo, il 5 giugno 2008 C.R.D.D. le inoltrava alla
Ricorrente, che le riceveva il successivo 10 giugno.
Successivamente, a seguito
dell’istanza formulata dalla Ricorrente pervenuta via e-mail il 4
giugno 2008, l’esperto, con ordinanza del 9 giugno 2008,
concedeva alla medesima Ricorrente termine per controdeduzioni alle
repliche della Resistente e produzioni documentali nonché
termine alla Resistente per proprie ulteriori repliche alle
controdeduzioni della Ricorrente e produzioni documentali.
In data 16 giugno 2008 la
Ricorrente provvedeva alla trasmissione delle proprie controdeduzioni
con relativi allegati a C.R.D.D. ed alla Resistente; quest’ultima
replicava con proprie controdeduzioni e documenti il successivo 24
giugno 2008, inviandole per e-mail a C.R.D.D. ed alla Ricorrente.
Allegazione delle Parti.
a) Ricorso.
Dada
S.p.a., nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di
vantare la titolarità di un consistente numero di registrazioni
o richieste di registrazione di marchi identici o simili al dominio in
contestazione, ed in particolare:
- del marchio nazionale “DADA PRO” (concesso il 20.02.2008);
- del marchio internazionale “DADA PRO” (domanda del 30.01.2008);
- del marchio nazionale “DADA” (concesso il 20.12.1999);
- del marchio internazionale “DADA” (concesso il 24.10.2006)
- del marchio comunitario “DADA” (concesso il 13.10.2000).
Afferma la Ricorrente che il
nome a dominio oggetto della contestazione è del tutto identico
ai marchi “DADA PRO” da essa registrati nel 2008 e
fortemente simile ai marchi “DADA” precedentemente
registrati, oltre che alla sua stessa ragione sociale.
Al contrario, l’attuale
intestataria del nome a dominio non avrebbe alcun diritto ad usare il
nome “dadapro”, non corrispondendo né al suo nome
né ad un segno aziendale che abbia titolo di usare.
Quanto al requisito della
malafede, Dada S.p.a. deduce che attualmente non appare alcun sito
corrispondente al nome a dominio. Da ciò si evincerebbe
l’intenzione della Micro s.n.c. di impedire alla Dada s.p.a. di
poter ottenere il nome a dominio corrispondente ai propri marchi;
marchi che, data la diffusa pubblicità che ne è stata
fatta anche nell’ambito del territorio nazionale, secondo la
ricorrente dovrebbero considerarsi marchi notori.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.
b) Repliche.
La Resistente premette
e documenta di operare in settore del tutto diverso da quello della
Ricorrente, occupandosi dell’intrattenimento musicale,
dell’organizzazione di spettacoli e della realizzazione di
impianti audio.
Ciò premesso, la
Resistente contesta le affermazioni della Ricorrente, deducendo che il
nome dadapro deriva dalla abbreviazione delle iniziali della
denominazione Dadaumpa Professional, logo e marchio commerciale ideato
da Marcello Croce e riferibile ad un’attività
professionale svolta dalla Micro s.n.c. da tempi ampiamente antecedenti
alle attività rivendicate dalla Dada S.p.a. con il marchio Dada
Pro – attivo peraltro in settori merceologici e di servizi
differenti.
La Resistente afferma che per
reclamizzare Dadaumpa Professional, segno distintivo ed emanazione
riferibile in origine a Dadaumpa s.a.s. e successivamente ed
indistintamente a Micro s.n.c., sono state promosse negli anni campagne
pubblicitarie coinvolgenti sia la stampa locale che la stampa nazionale
con il logo Dadaumpa Professional ed il nome dadapro, dando luogo alla
notorietà e al preuso del marchio.
La Resistente osserva poi che
la registrazione del dominio dadapro.com, su cui oggi si trova il sito
sul quale è pubblicizzata la attività di Dada Pro,
è avvenuta ben successivamente (maggio 2007) alla registrazione
del nome a dominio dadapro.it, già legittimamente in uso alla
Resistente.
Per quanto riguarda le
argomentazioni circa la malafede sviluppate dalla Ricorrente, la
Resistente afferma che sul dominio dadapro.it non risulta alcun sito
web attivo in quanto esso è in fase di sviluppo e
creazione. La Resistente pertanto nega di aver effettuato la
registrazione del dominio in malafede, portando a riprova di ciò
la circostanza che innanzi alla richiesta di cessione la
Resistente ha rifiutato specificando che avrebbe valutato solo
un’offerta commisurata agli investimenti svolti ed alla
notorietà del marchio.
c) Controdeduzioni della Ricorrente.
Nelle proprie controdeduzioni
alla memoria della Micro s.n.c. la ricorrente Dada s.p.a., ribadito che
il nome a dominio in contestazione è al momento inutilizzato,
contesta che la Resistente si sia preparata ad utilizzare
oggettivamente il dominio, affermando che la documentazione prodotta da
controparte (preventivo per la realizzazione del sito e pagamenti per
il relativo lavoro) non dimostrano un interesse serio ed oggettivo ad
attivare il sito.
La Ricorrente contesta inoltre
che dalla documentazione allegata dalla Micro s.n.c. possa dedursi che
essa sia conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio
contestato, evidenziando come impostando in internet una ricerca con la
parola dadapro appaiano solo riferimenti alla soc. Dada s.p.a.
Per quanto riguarda infine la
malafede, la Ricorrente afferma che allorché il dominio in
contestazione fu registrato (2005) il marchio Dada era già ben
conosciuto in internet. Il dominio dadapro.it porterebbe immediatamente
alla parola dada, e in questo senso sarebbe da riconoscersi la malafede
della Resistente, che avrebbe registrato una parola comunque
riconducibile al marchio dada per assicurarsi i visitatori che avessero
cercato la Dada, oppure per rivenderlo in seguito alla stessa Dada
s.p.a.
La Ricorrente insiste pertanto per l’accoglimento del reclamo.
d) Repliche della Resistente alle controdeduzioni della Ricorrente.
Da parte sua la Micro s.n.c.
ribadisce le circostanze già esposte nella propria memoria di
replica, fornendo ulteriori spiegazioni sulla circostanze esposte nelle
proprie repliche ed ulteriormente sviluppando le proprie argomentazioni
giuridiche.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione.
Secondo
il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far
luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il
nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il
ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non
abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome
a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.
Se il ricorrente prova che
sussistono assieme le condizioni di cui ai punti “a” e
“c” ed il Resistente non prova a sua volta di avere un
diritto o un titolo in relazione al nome a dominio in contestazione,
esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II comma del
Regolamento).
1) Identità e confondibilità del nome a dominio in contestazione.
E’ indubbio che il nome
a dominio in contestazione sia identico al marchio italiano n. 1095260
“dada pro” concesso alla Dada s.p.a. in data 20 febbraio
2008, ed al marchio internazionale “dada pro” la cui
domanda per la registrazione risulta essere stata depositata il 30
gennaio 2008.
Sussiste, quindi, il requisito dell’identità del nome richiesta dall’art. 3.6, I comma, punto (a).
2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Per quanto attiene la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è da
ribadire che il Regolamento richiede, per farsi luogo alla
riassegnazione, che essa sia dimostrata tanto nella registrazione
quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
Per quel che attiene al
momento della registrazione, è da osservare che il dominio
dadapro.it è stato registrato quasi tre anni prima (inizio 2005)
della registrazione del primo marchio “dada pro” da parte
della Dada s.p.a. (inizio 2008).
Sotto questo profilo, è
da osservare che mentre la Ricorrente, al di là della data di
registrazione del marchio “dada pro”, non ha provato o
indicato da quale data tale denominazione sia stata utilizzata sul
mercato, la Resistente ha invece provato che il dominio dadapro.com, su
cui è pubblicizzato quanto fa riferimento al marchio dada pro,
è stato registrato solo il 10 maggio 2007 dalla società
Register.it, controllata da Dada s.p.a.
Inoltre, secondo la
documentazione tratta da internet e prodotta dalla Resistente,
consistente in un articolo a firma Monica Girardelli della
“Relazioni esterne Dada” del 29 aprile 2008, Dada.pro nasce
dall’accorpamento delle due divisioni Dada.pro e Dada.adv,
presentandosi in tale data come nuovo soggetto; cosa confermata dalle
dichiarazioni del presidente e fondatore di Dada s.p.a., dott. Paolo
Barberis, che in quella occasione afferma testualmente: “Con la nascita di Dadapro si apre una nuova era nella gestione della presenza e nella promozione in Rete di persone ed aziende.”.
Dalle ricerche effettuate
d’ufficio dal sottoscritto su internet, risulta poi che dada.pro
(denominazione molto simile al marchio “dada pro” ed alla
successiva Dada.pro creata nel 2008 da Dada) era semplicemente una
divisione (o business unit) di Dada s.p.a. che nasce
all’inizio del 2007. La prima indicazione ufficiale della
sua esistenza è reperibile infatti nella Relazione trimestrale
consolidata del Gruppo Dada al 31 marzo 2007, nella quale si legge che
“A livello di settori di
attività si ricorda come a partire da questo esercizio è
stata rivista l’organizzazione del Gruppo Dada e sono state
individuate le seguenti Business Unit: Dada.net, Dada.adv e Dada.pro” (pag. 11, riga 10 della relazione). Si legge anche nella stessa relazione che “la divisione Self Provisioning è stata rinominata Dada.Pro.”
(pag. 11, riga 19 della relazione, disponibile su
http://dada.dada.net/clists/cfiles/1/TrimestraleconsolidataGruppoDadaal31marzo2007_IT.pdf).
Se dunque è lo stesso
presidente di Dada s.p.a. Paolo Barberis ad annunciare alla stampa il
29 aprile 2008 la nascita di DadaPro, e se è provato dalla
relazione trimestrale consolidata del gruppo al 31 marzo 2007 che la
Dada s.p.a. ha per la prima volta adottato il nome Dada.Pro solo nel
primo trimestre del 2007, non appare sostenibile affermare che il
dominio dadapro.it è stato registrato in malafede, per il
semplice motivo che nessuna delle denominazioni identiche o simili al
dominio registrato (Dada.Pro o DadaPro o Dada Pro che si voglia)
esistevano o erano state utilizzate da Dada s.p.a. al momento della
registrazione del dominio (marzo 2005). E, sul punto, ampia è la
giurisprudenza in tema di procedure di riassegnazione che esclude la
malafede nella registrazione del nome a dominio laddove il diritto di
esclusiva del ricorrente è posteriore alla registrazione del
dominio da parte del Resistente.
Né appare avere alcun
pregio l’ipotesi della Ricorrente, secondo la quale la Resistente
avrebbe registrato il dominio dadapro.it nella speranza che in un
futuro più o meno remoto la Dada avrebbe registrato un marchio
identico o simile, in modo da poter poi o attrarre sul proprio sito
utenti internet di Dada, o rivenderlo a Dada S.p.a. per somme
consistenti.
Da un lato infatti la
Ricorrente non ha in alcun modo provato il suo assunto, che rimane
quindi una mera ed improbabile ipotesi; dall’altro la Resistente,
pur non tenuta, ha documentato le motivazioni che la hanno portato a
suo tempo alla scelta del nome a dominio dadapro.it
La Micro s.n.c., ha infatti
dedotto e documentato che la sigla dadapro è stata scelta
come l’abbreviazione delle iniziali della denominazione Dadaumpa
Professional, marchio di fatto da tempo utilizzato sia dalla Micro
s.n.c., sia dai suoi soci Antonio Migliore e Marcello Croce, e che la
denominazione dadapro è utilizzata come indirizzo di posta
elettronica almeno dal 2001.
Dato che dadaumpa è il
notissimo titolo di una canzone e di un ballo presentato dalle gemelle
Kessler come sigla della trasmissione “Studio Uno” nel
1961, e dato che la Micro s.n.c. è attiva nel settore
dell’intrattenimento musicale, dell’organizzazione di
spettacoli e della realizzazione di impianti audio, è del tutto
credibile e logico che abbia utilizzato come segno distintivo il nome
Dadaumpa Professional (che richiama appunto lo spettacolo musicale ed
il ballo) e abbia poi usato la sua contrazione DADA(umpa)
PRO(fessional) quale nome del proprio dominio.
Al contrario, non appare
fondata la tesi della ricorrente secondo cui la scelta del nome dadapro
sarebbe stata dettata dalla volontà di usurpare il nome Dada; il
quale, fra l’altro, è da ricordare come sia esso stesso un
acronimo, essendo costituito dalle iniziali di “Design Architettura Digitale Analogico”,
come precisato nella documentazione prodotta dalla Ricorrente stessa
(così si legge a pagina 7 del “Press Kit” Dada,
prodotto come allegato 8 e reperibile su internet
all’indirizzo http://dada.dada.net/clists/cfiles/1/ 110308_
Dada_presskit_IT.pdf).
Né appaiono convincenti
i tentativi della Ricorrente di rilevare la malafede ai sensi dei punti
a), c) e d) dell’art. 3.7 del Regolamento.
Quanto al primo profilo, la
Ricorrente deduce che allorché la Dada, nel 2007, aveva
richiesto la cessione del dominio dadapro.it, il sig. Marcello Croce
aveva risposto che per la vendita “sarà
necessaria una offerta tale da giustificare, per noi, l’abbandono
di un marchio che usiamo da molto tempo, nonché i costi correlati.”.
Al riguardo, non si vede come tale frase possa essere ritenuta indice
di malafede, dato che non viene richiesta alcuna cifra specifica, ma
viene al contrario specificato che dovranno essere rimborsati i costi
sostenuti e la perdita del marchio di fatto da tempo utilizzato; il che
appare del tutto ragionevole. D’altra parte, non va dimenticato
che elemento essenziale perché si verifichi la circostanza di
cui all’art. 3.7, punto a) del Regolamento è che il
dominio sia stato registrato allo scopo primario di cedere il dominio
al Ricorrente titolare di un diritto di esclusiva sul nome; cosa che
non solo non è stata dimostrata, ma è comunque
impossibile da dimostrare, dato che allorché il dominio fu
registrato la Dada s.p.a. non utilizzava la denominazione dadapro
né aveva alcun diritto di marchio su di essa.
Quanto al secondo profilo,
è parimenti escluso che il dominio sia stato registrato con lo
scopo primario di danneggiare gli affari della Ricorrente; e ciò
non solo perché, come detto, al momento della registrazione il
nome dadapro non era ancora utilizzato dalla Dada s.p.a., ma anche per
il fatto che Ricorrente e Resistente operano in settori del tutto
diversi. Mentre infatti la Ricorrente opera nel settore informatico e
più specificamente in quello dei nomi a dominio, la Resistente
opera nel settore dell’intrattenimento musicale,
dell’organizzazione di spettacoli e della realizzazione di
impianti audio. Non sussiste quindi in alcun modo la circostanza di cui
all’art. 3.7 punto c) del Regolamento.
Quanto al terzo profilo, la
circostanza che al momento non vi sia alcun sito accessibile nel
dominio in contestazione esclude che esso sia “intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti internet
ingenerando la possibilità di confusione”. Il che esclude
anche la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 3.7, punto
d), la quale, peraltro, se provata, dimostrerebbe la malafede solo nel
mantenimento e non anche nella registrazione del nome a dominio.
Sotto quest’ultimo
aspetto, la Ricorrente si è poi richiamata alla giurisprudenza
delle procedure di riassegnazione secondo la quale il passive domain
holding costituirebbe elemento da cui trarre la malafede.
Al riguardo, premesso che anche il passive domain holding
è elemento atto a dimostrare la malafede nel mantenimento del
nome a dominio, ma non anche nella registrazione, è da
osservarsi che esso è ritenuto generalmente dalla giurisprudenza
elemento probante la malafede solo se accompagnato da altre circostanze
concordanti nel condurre alla malafede; circostanze che nel caso di
specie non risultano.
Alla luce di quanto sopra, si
ritiene che la Ricorrente non abbia provato la malafede della
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
contestato.
3) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
Seppur ad abundantiam,
è da rilevare che non soltanto la Ricorrente non ha dimostrato
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
in contestazione, ma la Resistente ha dimostrato la sussistenza di due
delle tre circostanze, verificandosi anche una sola delle quali il
Resistente è ritenuto avere titolo al nome a dominio in
contestazione (art. 3.6, III comma).
Risulta, infatti, sia che il Resistente "prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede (…) si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome
ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III comma, punto “a” del Regolamento), sia che il Resistente “…è
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio” (art. 3.6. n.3 b) del Regolamento).
Per quanto attiene alla prima
circostanza, la Micro s.n.c. ha prodotto un preventivo indirizzatole
nel 2006 dalla Webmastering.it per la realizzazione di un sito
all’indirizzo www.dadapro.it ed alcune fatture pagate alla
suddetta Webmastering da una società di persone di cui è
socio il sig. Croce. Sul punto, la Ricorrente ha osservato che, non
essendo stato il sito ancora messo in linea pur essendo trascorso
parecchio tempo dalla data di tale preventivo (che peraltro contesta),
non sarebbe dimostrato “un interesse serio ed oggettivo ad attivare il sito”.
Si tratta peraltro di un ulteriore requisito non richiesto dal
Regolamento, il quale fa riferimento soltanto ad un’oggettiva
attività di preparazione all’uso del dominio, che come
tale implica che il dominio non sia ancora in uso (come nel caso di
specie).
Per quanto attiene alla
seconda, è documentato che perlomeno a partire dal 2001 (ossia
sei anni prima che Dada creasse la sua business unit Dada.Pro) la Micro
s.n.c. ha reclamizzato la sigla dadapro quale parte del proprio
indirizzo telematico riconducibile alla propria attività. A
partire dal 2001, infatti, risultano utilizzati dalla Micro s.n.c. tre
indirizzi di posta elettronica allocati presso tre diversi provider, ma
aventi tutti come identificativo il nome “dadapro” (ossia:
dadapro@tigullio.liguria.it, dadapro@libero.it, dadapro@interfree.it).
Tali indirizzi risultano non soltanto dalle fatture e dalla
corrispondenza commerciale prodotta, ma anche dalle inserzioni
pubblicitarie effettuate nel corso degli anni. Sicché, la Micro
s.n.c. era in effetti conosciuta anche “con il nome corrispondente al nome a dominio registrato” (pur non avendone registrato il relativo marchio) come minimo da chi con essa corrispondeva via posta elettronica.
Ne consegue, quindi, che ai
sensi dell’art. 3.6, III coma del regolamento, la Micro s.n.c.
deve essere ritenuta aver titolo alla registrazione del nome a dominio
dadapro.it.
* * *
In
conclusione, al di là della identità del nome del dominio
in contestazione registrato dalla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce
M. nel 2005 con il marchio dada pro registrato nel 2008 dalla Dada
s.p.a., la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente; la
quale ultima, invece, ha dimostrato l’esistenza di circostanze
dalle quali il Regolamento deduce un suo diritto o titolo sul nome a
dominio in contestazione.
Il ricorso non può
quindi che essere
rigettato.
P.Q.M.
Il
ricorso presentato dalla Dada S.p.a. per la riassegnazione del nome a
dominio dadapro.it, è respinto ed il dominio rimane quindi
assegnato alla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Milano, 8 luglio 2008
Dott. Alessandro Nicotra