Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 5 luglio 2001, la Chanel s.a.s. in persona del suo segretario generale e legale rappresentante M.me Catherine Cruse, con sede in Avenue Charles De Gaulle, 135 Neully-Sur Seine Cedex (Francia) rappresentata e difesa dalla Società Italiana Brevetti s.p.a., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio CHANEL5.IT, registrato dalla FUTURE TIME S.a.s. con sede in Via Provinciale Lucchese n.151, 51010 UZZANO (PT)

In data 6 luglio 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.chanel5.it

 Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio chanel5.it risultava assegnato alla FUTURE TIME  S.a.s. dal 01.01.00; 
- che il dominio CHANEL5.IT era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 13.06.2001;
- che all’indirizzo www.chanel5.it corrispondeva una sola pagina attestante che il dominio era stato registrato attraverso un determinato provider.

In data 10 luglio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente il 13 luglio 2001. Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalle regole di naming per l’invio di repliche (ossia il 7 agosto 2001), la Crdd designava quale saggio il 9 agosto la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale in data 11 agosto 2001  accettava l’incarico.

La ricorrente Chanel s.a.s dichiara e documenta di godere di diritti esclusivi sulla denominazione Chanel5 in Italia in virtù della titolarità di marchi registrati nella quasi totalità dei Paesi del mondo. 

In particolare, sostiene la ricorrente che “Chanel 5” è un profumo da lungo tempo noto e celebre, anche nel nostro paese, anche grazie alla pubblicità resagli dalle dichiarazione della diva del cinema Marylin Monroe. A sostegno della rinomanza del marchio la ricorrente produce una serie di articoli apparsi su famosi quotidiani e riviste. 

La ricorrente contesta l’illegittimo uso della denominazione “chanel5” da parte della registrante Future Time s.a.s, società che svolge attività di fornitura di software e consulenza in materia informatica e che fornisce servizi di registrazione on line di nomi a dominio, contestando inoltre alla stessa di avere posto in essere attività di cybersquatting attraverso la registrazione di quasi 800 nomi a dominio in TLD. IT corrispondenti a nomi e marchi famosi su cui la stessa Future Time non può vantare alcun diritto (davidbowie.it; gunsnroses.it; michaeljackson.it).

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio chanel5.it.

La resistente Future Time s.a.s., pur essendo messa a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione in data 13 luglio 2001 (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.

Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.

La resistente ha registrato un nome a dominio se da un lato è un’imitazione pedissequa del marchio Chanel 5  sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio, dall’altro indice comunque confusione in relazione alla denominazione sociale stessa della ricorrente (Chanel). 

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Avendo il ricorrente provato un proprio diritto sul nome “chanel5” e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, la Future Time appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta nè che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.chanel5.it non contiene alcunché); nè che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata Future Time s.a.s.; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.chanel5.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

La denominazione Chanel 5 è immediatamente riferibile ai prodotti della maison Chanel, essendo Chanel una delle firme più prestigiose e rinomate nel mondo della moda internazionale. La notorietà del profumo Chanel 5  è inoltre legata, come deduce la ricorrente, alla pubblicità allo stesso fatta a suo tempo dalla diva Marylin Monroe, la quale ha esteso notevolmente l’ambito di notorietà del profumo sopradetto.

E’ difficile ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

Dalla documentazione  prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che la Future Time ha registrato alcune centinaia di nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della Future Time, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: boeing.it calvinklein.it, eurodisney.it, jvc.it, iveco.it, mastercard.it, etc.) o nomi di famosi esponenti del mondo della canzone e dello spettacolo (p. es.: michael jackson.it; beatles.it, backstreetboys.it, bobmarley.it, pinkfloyd.it, etc.).

Se a ciò si aggiunge che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività, trovandosi all’indirizzo www.chanel5.it una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio, e che la resistente non solo non ha dato alcuna spiegazione del suo comportamento, ma non appare aver mai neppure degnato di risposte le lettere di contestazione della ricorrente e della Registration Authority, si ha un quadro da cui si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio non permesso dalle regole di naming. 

Ritiene pertanto questo collegio che la registrazione da parte della Future Time di decine e decine di nomi a dominio corrispondenti a marchi di rinomanza mondiale sui quali la resistente palesemente non vanta alcun diritto costituisca elemento dal quale dedurre una operazione di cybersquatting e, pertanto, la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7, ultimo comma, delle regole di naming.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio  chanel5.it dall’attuale assegnataria Future Time S.a.s. alla Chanel s.a.s. in persona del suo segretario generale e legale rappresentante M.me Catherine Cruse, con sede in Avenue Charles De Gaulle, 135 Neully-Sur Seine Cedex (Francia) 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 26 Agosto 2001.

Avv. Maria Luisa Buonpensiere