Ricorrente: Mondo Marine S.p.A.
Resistente: Nereo Trentini
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 17 novembre 2015, la
società Mondo Marine S.p.A., introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio cantieridipisa.it
registrato dal Sig. Nereo Trentini.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio cantieridipisa.it era stato creato il 17 agosto 2013 ed era registrato a nome del Sig. Nereo Trentini;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www. cantieridipisa.it si
accedeva ad una pagina web dedicata al Casinò e Sale Slot
Machine a Pisa (CDPISA.IT).
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al
Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il
plico veniva restituito dalle Poste il 16.02.2016 con
l’indicazione che la consegna, tentata il 29.12.2015, non era
andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Lo
stesso giorno CRDD comunicava per e-mail alla Ricorrente ed al
Resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante
dal database whois che la data di 29.12.2015 era da intendersi quale
data di inizio della procedura e di decorrenza del termine per
l’invio di memorie da parte del Resistente, che pertanto detto
termine era da intendersi ormai scaduto.
Pertanto CRDD nominava quale esperto l’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi che lo stesso giorno accettava l’incarico.
Allegazioni del Ricorrente
La
Ricorrente afferma e documenta che in data 28 maggio 2015, a seguito
dell’acquisizione del ramo di azienda Cantieri di Pisa facente
capo a Baglietto S.n.c. di Cantieri Navali Baglietto S.r.l., aveva
acquisito il sito produttivo ubicato in Canale Navicelli – Pisa,
subentrando nel rapporto di lavoro con i dipendenti della
società Cantieri di Pisa S.r.l. ed acquisendone il relativo
marchio, sia verbale che figurativo.
Documenta inoltre la Ricorrente che:
- -
la società Cantieri di Pisa era già a partire dal
20.05.1985 titolare del marchio registrato
“CANTIERIDIPISA”, marchio associato a veicoli ed apparecchi
di locomozione nautici e relative parti non comprese in altre classi,
come risulta dal Certificato rilasciato dall’Ufficio Brevetti e
Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, certificato prodotto in
allegato al ricorso (all.2).
- -
che in forza di atto di cessione trascritto in data 17.7.2015, il
Gruppo Baglietto S.p.A. in liquidazione cedeva alla società
Mondo Marine S.p.A. i marchi comunitari “CANTIERIDIPISA” ed
“AKHIR”.
La
Ricorrente conclude pertanto sostenendo che l’attuale
assegnazione del nome a dominio “CANTIERIDIPISA” è
lesiva del proprio del proprio diritto di marchio registrato e della
propria ragione / denominazione sociale, chiedendo pertanto la
riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Il
Resistente, da parte sua, non ha fatto pervenire alcuno scritto
difensivo pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione.
Motivi della decisione
Occorre
osservare preliminarmente che presupposto delle procedure di
riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte
del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
- a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
- b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
- c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Se
il Ricorrente prova che sussistono assieme le predette condizioni ed il
Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione
al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al
Ricorrente.
Identità o confondibilità del nome
In
base all'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Nella
procedura in oggetto appare indubbiamente provato che il nome a dominio
in contestazione è identico al nome del marchio registrato dalla
società Cantieri di Pisa e successivamente ceduto alla
Ricorrente, come suffragato dalla trascrizione della cessione dei
marchi CANTIERIDIPISA ed AKHIR prodotta dalla Ricorrente come allegato
3.
La
Ricorrente vanta infatti diritti di privativa sull’espressione
“cantieridipisa”. Il nome a dominio cantieridipisa.it
ricomprende totalmente il segno CANTIERI DI PISA che identifica il ramo
d’azienda acquistato dalla società Ricorrente in forza
della scrittura privata autenticata datata 28 maggio 2015 a firma del
notaio Dott. Fiammetta Chiarandini. Inoltre, il marchio CANTIERIDIPISA
è stato registrato sin dal 1985 dalla società Cantieri di
Pisa S.p.A. e successivamente ceduto alla società ricorrente
Mondo Marine S.p.A. come attestato dall’iscrizione del 17.07.2015
prodotta dalla società ricorrente come allegato 3.
Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
Registrazione ed uso del dominio in malafede
Secondo
l’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento, ai fini del
trasferimento è richiesto che il nome a dominio in contestazione
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Per
quanto concerne la prova della registrazione e del mantenimento del
dominio in malafede l’art. 3.7 del Regolamento prevede che possa
essere fornita mediante la dimostrazione della sussistenza di alcune
circostanze, ritenute indicative della malafede.
Alla luce del principio di diritto iuxta alligata et probata,
gravava sulla Ricorrente l’onere di indicare l’esistenza
degli elementi da cui dedurre la mala fede del Resistente. Tali
elementi non sono stati minimamente indicati né nel ricorso
né nella richiesta di attivazione della procedura di opposizione
del nome a dominio in contestazione.
La
Ricorrente non solo nulla ha provato, ma neppure nulla ha dedotto in
relazione alla registrazione ed all’utilizzo in mala fede del
dominio cantieridipisa.it da parte dell’attuale assegnatario,
limitandosi semplicemente ad esporre di aver acquisito il ramo
d’azienda omonimo e di essere anche concessionaria del marchio
cantieridipisa.it.
Nessuna
prova è stata fornita in relazione alla malafede nella
registrazione e nel mantenimento del dominio, ma neppure è stata
ipotizzata l’esistenza di una delle circostanze in base alle
quali il Regolamento autorizzano l’esperto a presumerne
l’esistenza.
Dato
che presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di
cui l’art. 3.6, I co., del Regolamento è la dimostrazione
da parte della Ricorrente della contemporanea sussistenza dei tre
elementi diversi, la mancata dimostrazione della circostanza sub
lettera c) impone la reiezione del ricorso.
La mancata dimostrazione della registrazione ed utilizzazione del nome
a dominio in mala fede esime dall’ulteriore esame della
sussistenza del titolo in capo all’attuale assegnatario del nome
a dominio che ne legittimi la registrazione, della quale peraltro, si
osserva ad abundantiam, non v’è prova alcuna, non
essendovi repliche del Resistente.
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Ciò
peraltro non esclude che la registrazione del dominio cantieridipisa.it
possa configurare in linea teorica una violazione del marchio
registrato dalla Ricorrente; ma tale accertamento esula
dall’ambito della presente procedura e deve essere richiesto
all’autorità giudiziaria ordinaria.
P.Q.M
Visto l'art. 3.6, lett. c) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it
si rigetta
il ricorso presentato dalla Mondo Marine S.p.A. per la riassegnazione
del nome a dominio cantieridipisa.it, che rimane quindi assegnato al
Sig. Nereo Trentini.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 8 marzo 2016
Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi