Decisione domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio BULGARIHOTEL.IT, BULGARIHOTELS.IT, HOTELBULGARI.IT Ricorrente: Bulgari S.p.a. (Valle Caroline, Safenames Ltd) Resistente: Sig. Stefan Paraniac Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 14 maggio 2019, la Bulgari S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Costanzo Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma (RM), rappresentata e assistita nella presente procedura da Caroline Valle, Safenames, con sede in Safenames House, Sunrise Parkway, Linford Wood, MK14 6LS Milton Keynes, Regno Unito, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it, registrati dal sig. Stefan Paraniac, Via Carlo Cattaneo, 20, 47921 Rimini (RN). Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava che: le voci del database relative al dominio bulgarihotel.it e bulgarihotels.it erano state create il 19 luglio 2018 ed i domini risultano attualmente registrati a nome di Stefan Paraniac; la voce del database relativa al dominio hotelbulgari.it era stata creata il 20 luglio 2018 ed il dominio risulta attualmente registrato a nome del sig. Stefan Paraniac; tutti e tre i nomi a dominio erano stati sottoposti ad opposizione e che le stesse erano state registrate sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”; digitando l’indirizzo http://www.bulgarihotel.it o http://www.bulgarihotels.it o http://www.hotelbulgari.it si accede ad una pagina web che reca la scritta “403 Forbidden, Access to this resource on the server is denied!”; Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati del signor Stefan Paraniac, il 21 maggio 2019 C.R.D.D. spediva all’indirizzo dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso. Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, il Resistente faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche. Il 15 luglio 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Alessandro Nicotra, il quale accettava l’incarico. Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente Bulgari S.p.a. dichiara di essere una società italiana fondata nel 1884 da Sotirio Voulgaris operante nel settore dei beni di lusso ed, in particolare, nel settore dei gioielli di alta gamma, tra cui orologi, anelli, collane e prodotti di profumeria. La Ricorrente afferma di aver aperto i primi negozi esteri a New York, Parigi e Montecarlo negli anni ’70, e di essere titolare di oltre 230 punti vendita in tutto il mondo. La Ricorrente inoltre dal 2001 gestisce anche vari alberghi ubicati a Londra, Bali, Milano, Pechino, Shangai e Dubai. La Bulgari Spa sostiene che il marchio commerciale “BULGARI” sarebbe inconfondibile e caratterizzante i propri prodotti; la parola BULGARI, infatti, deriverebbe dal cognome del suo fondatore e sarebbe nient’altro che la trascrizione fonetica del suo cognome. La Ricorrente specifica che il proprio marchio può essere scritto sia “BVLGARI” nell’alfabeto latino classico, sia “BULGARI” nell’alfabeto moderno; in particolare, il primo termine viene utilizzato con riferimento al brand, mentre il secondo con riferimento alla società. Quanto alla identità e confondibilità dei nomi a dominio oggetto della presente procedura con il nome o il marchio, la Ricorrente ritiene che di domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it siano simili al proprio marchio tanto da poter essere con esso confusi. I domini predetti contengono tutti la parola “BULGARI”; l’aggiunta del termine generico “HOTEL” o “HOTELS” non sarebbe di per sé sufficiente a differenziarli dal proprio marchio registrato, così come non sarebbe sufficiente l’aggiunta del ccTLD “.it” ad evitare che gli stessi siano confusi con il proprio nome. Secondo la Ricorrente, il Resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi sui nomi a dominio oggetto della procedura di riassegnazione; né essa Ricorrente ha mai concesso al Resistente alcuna autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi. Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei domini, la Ricorrente sostiene che alla luce della notorietà dei propri marchi registrati, nonché della reputazione del proprio brand, il Resistente non avrebbe potuto non essere a conoscenza della fama della Bulgari S.p.a. al momento della registrazione dei domini. La Ricorrente aggiunge che il Resistente, oltre ad aver registrato diversi nomi a dominio tutti contenenti marchi di prestigiose società (tra cui la propria) al fine di trarne profitto, avrebbe come finalità quella di impedire il normale svolgimento dell’attività del Ricorrente. Finalità che si realizzerebbe anche solo attraverso l’utilizzo passivo dei domini. La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione dei domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it. Deduzioni del Resistente In merito alla identità ed alla confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura, il Resistente Stefan Parianac sostiene che il termine “BULGARI” contenuto nei domini in contestazione non avrebbe nulla che vedere con i marchi della Ricorrente, ma rappresenterebbe semplicemente un nome comune indicante la provenienza dalla Bulgaria, nonché il cognome di diverse famiglie italiane. Il Resistente osserva anche che il Ricorrente non sarebbe titolare di marchi contenenti per l’intero le parole “BulgariHotels” ma esclusivamente la parola BULGARI o BVLGARI. Quanto ai propri diritti o agli legittimi interessi sui nomi a dominio oggetto di reclamo, il Resistente afferma di mantenere “in costruzione” i relativi domini registrati in attesa di poter pubblicare i propri contenuti. Inoltre, il Resistente afferma di non aver mai avuto a che fare i marchi o i prodotti della Ricorrente né di aver mai venduto alcun tipo di prodotto protetto dai marchi “Bulgari”, né di aver mai utilizzato i domini per attività concorrenti a quelli della Ricorrente; nessun contenuto dei domini oggetto della presente procedura, sarebbe mai stato utilizzato per trarre profitto o attrarre utenti sfruttando il nome della Ricorrente. Infine il Resistente, in merito alla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei domini in parola, afferma che al momento della registrazione non aveva conoscenza della esistenza della Ricorrente e dei suoi marchi. Motivi della decisione 1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente. Secondo il Regolamento, il primo elemento da verificare in un procedimento di riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia “identico” oppure “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”. A tal proposito, si osserva innanzitutto che la società Ricorrente, fondata nel 1884, è titolare dei marchi italiani ed europei “BULGARI” e “BVLGARI” registrati tra il 1998 e il 2009. I nomi a dominio in contestazione soddisfano il requisito di essere tali da indurre confusione sia rispetto al nome, sia rispetto al marchio su cui la Ricorrente vanta diritti di esclusiva (art. 3.6, I comma, lett. a). Infatti, bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it contengono tutti il nome ed il marchio “BULGARI” registrato della Ricorrente e sono tutti con essa confondibili. E ciò, a prescindere dalla presenza della parola di uso comune “hotel” o “hotels” di per sé non sufficiente a differenziare il nome a dominio dal nome della Ricorrente la cui attività, tra l’altro, riguarda anche il settore alberghiero. Pertanto la confondibilità tra la denominazione sociale ed il marchio registrato dal Ricorrente da un lato, ed i nomi a dominio in contestazione dall’altro, è tale da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che i siti web contraddistinti dai nomi a dominio in parola siano autorizzati o, comunque, collegati ai siti o ai marchi della Ricorrente. Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento. 2) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. A tal proposito, si rileva che il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sui nomi a dominio contestati. Né il Resistente, oltre a non avere alcuna connessione con i nomi a dominio in contestazione, risulta essere conosciuto con nomi corrispondenti ai nomi a dominio registrati. Tantomeno egli risulta esser stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi o il proprio nome. Tutto ciò porta a ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. 3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Resta infine da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede. A tale riguardo, si rileva che la società Ricorrente ha adeguatamente provato di aver registrato i propri marchi contenenti la dicitura BULGARI o BVLGARI tra il 1998 e il 2009 e dunque antecedentemente alle registrazioni dei nomi a dominio oggetto della presente procedura da parte del Resistente, avvenute nel 2018. La Ricorrente ha altresì ampiamente dimostrato di essere nota nel campo dei beni di lussi quali gioielli, orologi, profumi ed anche nel campo alberghiero. Notorietà che a differenza di quanto dallo stesso affermato, non poteva non essere conosciuta anche dal Resistente al momento della registrazione dei nomi a dominio in parola. Oltre a ciò, si rileva che le pagine web dei domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it sono prive di contenuto sin dalla loro registrazione; il che comunque impedisce alla legittima titolare del nome e del marchio BULGARI di poterli registrare e sfruttare, con conseguente e indubbio danno. Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it alla Bulgari S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Costanzo Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma (RM). La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza. Milano, 2 agosto 2019 Avv. Alessandro Nicotra

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
BULGARIHOTEL.IT, BULGARIHOTELS.IT, HOTELBULGARI.IT

Ricorrente: Bulgari S.p.a. (Valle Caroline, Safenames Ltd)
Resistente: Sig. Stefan Paraniac
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 14 maggio 2019, la Bulgari S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Costanzo Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma (RM), rappresentata e assistita nella presente procedura da Caroline Valle, Safenames, con sede in Safenames House, Sunrise Parkway, Linford Wood, MK14 6LS Milton Keynes, Regno Unito, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it, registrati dal sig. Stefan Paraniac, Via Carlo Cattaneo, 20, 47921 Rimini (RN).

Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava che:

le voci del database relative al dominio bulgarihotel.it e bulgarihotels.it erano state create il 19 luglio 2018 ed i domini risultano attualmente registrati a nome di Stefan Paraniac;
la voce del database relativa al dominio hotelbulgari.it era stata creata il 20 luglio 2018 ed il dominio risulta attualmente registrato a nome del sig. Stefan Paraniac;
tutti e tre i nomi a dominio erano stati sottoposti ad opposizione e che le stesse erano state registrate sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
digitando l’indirizzo http://www.bulgarihotel.it o http://www.bulgarihotels.it o http://www.hotelbulgari.it si accede ad una pagina web che reca la scritta “403 Forbidden, Access to this resource on the server is denied!”;

Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati del signor Stefan Paraniac, il 21 maggio 2019 C.R.D.D. spediva all’indirizzo dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, il Resistente faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche. Il 15 luglio 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Alessandro Nicotra, il quale accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente Bulgari S.p.a. dichiara di essere una società italiana fondata nel 1884 da Sotirio Voulgaris operante nel settore dei beni di lusso ed, in particolare, nel settore dei gioielli di alta gamma, tra cui orologi, anelli, collane e prodotti di profumeria. La Ricorrente afferma di aver aperto i primi negozi esteri a New York, Parigi e Montecarlo negli anni ’70, e di essere titolare di oltre 230 punti vendita in tutto il mondo. La Ricorrente inoltre dal 2001 gestisce anche vari alberghi ubicati a Londra, Bali, Milano, Pechino, Shangai e Dubai.

La Bulgari Spa sostiene che il marchio commerciale “BULGARI” sarebbe inconfondibile e caratterizzante i propri prodotti; la parola BULGARI, infatti, deriverebbe dal cognome del suo fondatore e sarebbe nient’altro che la trascrizione fonetica del suo cognome. La Ricorrente specifica che il proprio marchio può essere scritto sia “BVLGARI” nell’alfabeto latino classico, sia “BULGARI” nell’alfabeto moderno; in particolare, il primo termine viene utilizzato con riferimento al brand, mentre il secondo con riferimento alla società.

Quanto alla identità e confondibilità dei nomi a dominio oggetto della presente procedura con il nome o il marchio, la Ricorrente ritiene che di domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it siano simili al proprio marchio tanto da poter essere con esso confusi. I domini predetti contengono tutti la parola “BULGARI”; l’aggiunta del termine generico “HOTEL” o “HOTELS” non sarebbe di per sé sufficiente a differenziarli dal proprio marchio registrato, così come non sarebbe sufficiente l’aggiunta del ccTLD “.it” ad evitare che gli stessi siano confusi con il proprio nome.

Secondo la Ricorrente, il Resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi sui nomi a dominio oggetto della procedura di riassegnazione; né essa Ricorrente ha mai concesso al Resistente alcuna autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi.

Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei domini, la Ricorrente sostiene che alla luce della notorietà dei propri marchi registrati, nonché della reputazione del proprio brand, il Resistente non avrebbe potuto non essere a conoscenza della fama della Bulgari S.p.a. al momento della registrazione dei domini.

La Ricorrente aggiunge che il Resistente, oltre ad aver registrato diversi nomi a dominio tutti contenenti marchi di prestigiose società (tra cui la propria) al fine di trarne profitto, avrebbe come finalità quella di impedire il normale svolgimento dell’attività del Ricorrente. Finalità che si realizzerebbe anche solo attraverso l’utilizzo passivo dei domini.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione dei domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it.

Deduzioni del Resistente

In merito alla identità ed alla confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura, il Resistente Stefan Parianac sostiene che il termine “BULGARI” contenuto nei domini in contestazione non avrebbe nulla che vedere con i marchi della Ricorrente, ma rappresenterebbe semplicemente un nome comune indicante la provenienza dalla Bulgaria, nonché il cognome di diverse famiglie italiane. Il Resistente osserva anche che il Ricorrente non sarebbe titolare di marchi contenenti per l’intero le parole “BulgariHotels” ma esclusivamente la parola BULGARI o BVLGARI.

Quanto ai propri diritti o agli legittimi interessi sui nomi a dominio oggetto di reclamo, il Resistente afferma di mantenere “in costruzione” i relativi domini registrati in attesa di poter pubblicare i propri contenuti.

Inoltre, il Resistente afferma di non aver mai avuto a che fare i marchi o i prodotti della Ricorrente né di aver mai venduto alcun tipo di prodotto protetto dai marchi “Bulgari”, né di aver mai utilizzato i domini per attività concorrenti a quelli della Ricorrente; nessun contenuto dei domini oggetto della presente procedura, sarebbe mai stato utilizzato per trarre profitto o attrarre utenti sfruttando il nome della Ricorrente.

Infine il Resistente, in merito alla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei domini in parola, afferma che al momento della registrazione non aveva conoscenza della esistenza della Ricorrente e dei suoi marchi.

Motivi della decisione

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

Secondo il Regolamento, il primo elemento da verificare in un procedimento di riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia “identico” oppure “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.

A tal proposito, si osserva innanzitutto che la società Ricorrente, fondata nel 1884, è titolare dei marchi italiani ed europei “BULGARI” e “BVLGARI” registrati tra il 1998 e il 2009.

I nomi a dominio in contestazione soddisfano il requisito di essere tali da indurre confusione sia rispetto al nome, sia rispetto al marchio su cui la Ricorrente vanta diritti di esclusiva (art. 3.6, I comma, lett. a). Infatti, bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it contengono tutti il nome ed il marchio “BULGARI” registrato della Ricorrente e sono tutti con essa confondibili. E ciò, a prescindere dalla presenza della parola di uso comune “hotel” o “hotels” di per sé non sufficiente a differenziare il nome a dominio dal nome della Ricorrente la cui attività, tra l’altro, riguarda anche il settore alberghiero.

Pertanto la confondibilità tra la denominazione sociale ed il marchio registrato dal Ricorrente da un lato, ed i nomi a dominio in contestazione dall’altro, è tale da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che i siti web contraddistinti dai nomi a dominio in parola siano autorizzati o, comunque, collegati ai siti o ai marchi della Ricorrente.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

2) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione.

A tal proposito, si rileva che il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sui nomi a dominio contestati. Né il Resistente, oltre a non avere alcuna connessione con i nomi a dominio in contestazione, risulta essere conosciuto con nomi corrispondenti ai nomi a dominio registrati. Tantomeno egli risulta esser stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi o il proprio nome.

Tutto ciò porta a ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Resta infine da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede. A tale riguardo, si rileva che la società Ricorrente ha adeguatamente provato di aver registrato i propri marchi contenenti la dicitura BULGARI o BVLGARI tra il 1998 e il 2009 e dunque antecedentemente alle registrazioni dei nomi a dominio oggetto della presente procedura da parte del Resistente, avvenute nel 2018.

La Ricorrente ha altresì ampiamente dimostrato di essere nota nel campo dei beni di lussi quali gioielli, orologi, profumi ed anche nel campo alberghiero. Notorietà che a differenza di quanto dallo stesso affermato, non poteva non essere conosciuta anche dal Resistente al momento della registrazione dei nomi a dominio in parola.

Oltre a ciò, si rileva che le pagine web dei domini bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it sono prive di contenuto sin dalla loro registrazione; il che comunque impedisce alla legittima titolare del nome e del marchio BULGARI di poterli registrare e sfruttare, con conseguente e indubbio danno.

Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it alla Bulgari S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Costanzo Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma (RM).

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 2 agosto 2019

Avv. Alessandro Nicotra