Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BPSOLAR.IT

Ricorrente: BP p.l.c.  (Avv. Fabrizio Jacobacci e dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Casenergia s.r.l. (dott. Bruno Piccatto)
Collegio unipersonale: avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per e-mail in data 28 ottobre 2008, la BP p.l.c., con sede legale a Londra, Regno Unito, 1 St James Square, in persona del legale rappresentante sig.ra Sarah Lambeth, rappresentata dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne e domiciliata presso lo studio legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, 10152 Torino, giusta delega in calce al ricorso, introduceva innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art. 4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio bpsolar.it, registrato dalla Casenergia s.r.l. (admin-c: Bruno Piccatto).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio bpsolar.it era stato creato il 12 maggio 2000 ed era registrato a nome della Casenergia s.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.bpsolar.it si giungeva ad un sito web che contiene alcuni articoli pubblicati dal dott. Bruno Piccatto e due link “elenco alfabetico dei siti indicizzati – clicca qui” e “raccolta di link consigliati”.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 3 novembre 2008 il ricorso e la documentazione in formato cartaceo, il 6 novembre 2008 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

Il 17 novembre 2008 il Registro comunicava che di essere venuto a conoscenza che l’indirizzo del Registrant, Casenergia s.r.l, non risultava essere quello presente nel database whois; ed in effetti il plico raccomandato tornava al mittente per essere sconosciuto il destinatario.

Il 19 novembre 2008 il Registro comunicava l’indirizzo esatto della Resistente. C.R.D.D. provvedeva quindi a spedire nuovamente per raccomandata a.r. ricorso e documentazione, che venivano ricevute dalla Casenergia s.r.l. il 24 novembre 2008.

In data 16 dicembre 2008 la Resistente faceva pervenire le proprie repliche, che contestualmente CRDD inviava per e-mail alla Ricorrente.

Il 17 dicembre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv. Raffaele Sperati, che il successivo 19 dicembre 2008 accettava l’incarico.

Allegazione delle Parti.

a)    Ricorso.

BP, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere una delle maggiori multinazionali mondiali nel settore dell’energia. BP Solar rappresenta una delle sue divisioni, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’energia solare. La ricorrente vanta inoltre la titolarità del marchio comunitario 230334 BP depositato il 17.04.1996 e concesso il 14.10.1999 per un’ampia gamma di prodotti, compresi i pannelli solari.

Afferma la Ricorrente che il nome a dominio oggetto della contestazione include un segno distintivo registrato o almeno ampiamente utilizzato da parte sua. Al contrario, l’attuale intestataria del nome a dominio non avrebbe alcun diritto ad usare il nome “bpsolar”, non corrispondendo alla sua ditta, denominazione o ragione sociale.
 
BP p.l.c. deduce infine che la Resistente ha registrato e mantenuto il dominio in malafede. In relazione alla registrazione, in quanto un suo esponente, essendo un esperto del settore dell’energia, non poteva non conoscere l’esistenza e l’attività della Ricorrente. In relazione al mantenimento, in quanto chi digita bpsolar.it  pensa di raggiungere il sito italiano della Ricorrente, quando in realtà si trova di fronte alla presentazione di attività di consulenza cui essa è estranea e a link di diretti concorrenti della Ricorrente.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

b) Repliche.

La Resistente contesta le affermazioni della Ricorrente, deducendo che il nome a dominio bpsolar.it non è affatto identico al marchio citato, in quanto esso contiene soltanto la sigla BP.

Quanto al proprio diritto od interesse sul nome a dominio oggetto di contestazione, la Resistente afferma che BP sono le iniziali del dott. Bruno Piccatto, amministratore unico della società Casenergia s.r.l., che non si occupa in alcun modo di produzione e commercializzazione di prodotti industriali relativi al risparmio energetico, ma si fa promotrice della diffusione di una cultura energetica per un uso consapevole dell’energia e di una divulgazione delle moderne ed innumerevoli tecniche possibili per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili; attività che nulla ha a che fare con quella prevalente della Ricorrente.

Infine il Resistente afferma che l’espressione bpsolar è riferibile ad un’attività professionale svolta dal sig. Piccatto da tempi antecedenti alle attività rivendicate dalla Ricorrente con il marchio BP, attivo peraltro in un differente settore.
 
Motivi della decisione.

Secondo il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.

Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai punti “a” e “c” ed il Resistente non prova a sua volta di avere un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II co. del Regolamento).

1) Identità e confondibilità del nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il requisito della identità o confondibilità del nome, si osserva che il marchio che la Ricorrente pone come base del proprio diritto al nome a dominio (marchio comunitario n. 230334  “BP” depositato dalla Ricorrente il 17 aprile 1996 e concesso il 14 novembre 1999) è unicamente composto dalla sigla BP.

Il nome a dominio in contestazione non appare affatto identico a suddetto marchio, coincidendovi soltanto in minima parte. Il nome a dominio è infatti composto di sette lettere, solo due delle quali identiche al marchio della ricorrente. Né può ragionevolmente ritenersi che l’aver depositato un marchio di sue sole lettere valga ad estendere il diritto di esclusiva  ad ogni parola che tali due lettere contenga, per di più in parte assolutamente minoritaria. 

Se a ciò si aggiunge l’utente che accede che all’indirizzo www.bpsolar.it si rende subito conto che l’attività svolta dalla Resistente è diversa da quella della Ricorrente, non sembra possa ritenersi che il dominio bpsolar.it sia tale da indurre l’utente in  confusione.

Non si ritiene dunque sussistente il requisito dell’identità del nome richiesta dall’art. 3.6, I comma, punto (a).

2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è da ribadire che il Regolamento richiede, per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia dimostrata tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Per quel che attiene al momento della registrazione (12 maggio 2000), è da osservare che, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso stesso (doc. 5), la società BP plc era originariamente denominata British Petroleum. Nel 1998 la British Petroleum e la Amoco si sono fuse, formando la BP Amoco. Tale denominazione è stata mantenuta fino al 2002, quando la società fu rinominata semplicemente BP, presentandosi dunque solo in tale data come il nuovo soggetto “BP plc”. 

D’altra parte, la resistente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il suo amministratore unico e socio di maggioranza, dott. Bruno Picatto, si è occupato sin dagli anni 80 del secolo scorso di energia alternativa, tanto da essere fra i soci fondatori dell’AIGE (Associazione italiana per la gestione dell’energia), facente parte dal 1987 della FIRE (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia), che annovera fra i suoi soci anche l’ENEA. Il dott. Picatto documenta aver svolto per anni (e ben prima cha la British Petroleum depositasse il proprio marchio BP) la propria attività di consulenza utilizzando le proprie iniziali B.P., e afferma di aver costituito la Casaenergia s.r.l. (Resistente attuale intestataria del dominio) per costruire una casa sperimentale a basso consumo di energia con pompe di calore ed energia solare a Portacomaro; casa poi di fatto costruita, della quale si è anche occupata la stampa nazionale.

Se quindi è provato che la BP plc ha per la prima volta adottato il nome BP plc solo nel 2002, e che il dott. Bruno Picatto, amministratore unico e socio di maggioranza (85%) della Casaenergia s.r.l., ha usato per la sua attività di consulenza le proprie iniziali B.P. già 13 anni prima che la British Petroleum registrasse il proprio marchio BP, non appare sostenibile affermare egli, nella qualità di amministratore della Casenergia s.r.l., fosse in malafede allorchè il 12 maggio 2000 registrò il dominio bpsolar.it.

Per quanto attiene alla sussistenza della malafede nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, si osserva che la società Casenergia s.r.l. non svolge attività in concorrenza con quella del Ricorrente. La Ricorrente infatti si occupa di progettazione, commercializzazione ed installazione di sistemi fotovoltaici mentre la Resistente si occupa di attività di consulenza nel settore energetico.

La società resistente non svolge la medesima attività del Ricorrente, per cui non vi è rischio di confusione negli utenti Internet. Non si può dunque affermare che la Resistente abbia costruito il nome a dominio in contestazione al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul proprio sito onde promuovere e vendere servizi ed inducendoli dunque a ritenere erroneamente che vi sia un qualche legame fra le due società. Il pubblico non sarà quindi indotto a ritenere che il sito internet www.bpsolar.it sia il sito ufficiale della BP plc. Né si può affermare che il Resistente abbia sfruttato, nel proprio settore di riferimento, la notorietà del marchio BP  in modo illegittimo e in malafede.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Ricorrente non abbia provato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.

3) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Seppur ad abundantiam, è da rilevare che non soltanto la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, ma la Resistente ha dimostrato la sussistenza di due delle tre circostanze, verificandosi anche una sola delle quali il Resistente è ritenuto avere titolo al nome a dominio in contestazione (art. 3.6, III comma). 

Risulta, infatti, che la Resistente "prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede (…) si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III comma, punto “a” del Regolamento). Il dominio bpsolar.it è stato infatti contestato dalla Ricorrente solo il 21 ottobre 2008, ossi oltre otto anni dopo la sua registrazione, mentre una semplice ricerca storica su http://www.archive.org permette di rilevare che il contenuto del sito ed i servizi offerti attraverso esso sono sostanzialmente invariati rispetto ad oggi perlomeno a far data dal 3 marzo 2001.

Risulta inoltre che la Resistente “…del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6. n.3 “c” del Regolamento), in quanto il sito posto sul dominio bpsolar.it si occupa di attività di consulenza nel settore dell’energia, attività non in concorrenza con quella del Ricorrente. E’ evidente quindi che la Casenergia s.r.l. non sta cercando di sviare la clientela della BP plc, visto che le due società offrono al pubblico servizi differenti.

Ne consegue, quindi, che ai sensi dell’art. 3.6, III co. del Regolamento, la Casenergia s.r.l. deve essere ritenuta aver titolo alla registrazione del nome a dominio bpsolar.it.
* * *

In conclusione, la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente; la quale ultima, invece, ha dimostrato l’esistenza di circostanze dalle quali il Regolamento deduce un suo diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione. 

Il ricorso non può quindi che essere rigettato.                      

P.Q.M.

Il ricorso presentato dalla BP plc per la riassegnazione del nome a dominio bpsolar.it, è respinto ed il dominio rimane quindi assegnato alla Casenergia s.r.l.
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
   
 Roma, 30 dicembre 2008

 Avv. Raffaele Sperati



 
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