Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
BPSOLAR.IT
Ricorrente: BP p.l.c.
(Avv. Fabrizio Jacobacci e dott. Massimo Introvigne) Resistente:
Casenergia s.r.l. (dott. Bruno Piccatto) Collegio
unipersonale: avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Con
ricorso inviato per e-mail in data 28 ottobre 2008, la BP p.l.c., con
sede legale a Londra, Regno Unito, 1 St James Square, in persona del
legale rappresentante sig.ra Sarah Lambeth, rappresentata
dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne e
domiciliata presso lo studio legale Jacobacci & Associati,
Corso Emilia 8, 10152 Torino, giusta delega in calce al ricorso,
introduceva innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art.
4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel
seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del
dominio bpsolar.it, registrato dalla Casenergia s.r.l. (admin-c: Bruno
Piccatto).
Ricevuto il ricorso e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
- a)
che il dominio bpsolar.it era stato creato il 12 maggio 2000 ed era
registrato a nome della Casenergia s.r.l.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.bpsolar.it si giungeva
ad un sito web che contiene alcuni articoli pubblicati dal dott. Bruno
Piccatto e due link “elenco alfabetico dei siti indicizzati
– clicca qui” e “raccolta di link
consigliati”.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 3 novembre
2008 il ricorso e la documentazione in formato cartaceo, il 6 novembre
2008 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Il 17 novembre 2008 il Registro comunicava che di
essere venuto a conoscenza che l’indirizzo del Registrant,
Casenergia s.r.l, non risultava essere quello presente nel database
whois; ed in effetti il plico raccomandato tornava al mittente per
essere sconosciuto il destinatario.
Il 19 novembre
2008 il Registro comunicava l’indirizzo esatto della
Resistente. C.R.D.D. provvedeva quindi a spedire nuovamente per
raccomandata a.r. ricorso e documentazione, che venivano ricevute dalla
Casenergia s.r.l. il 24 novembre 2008.
In data 16
dicembre 2008 la Resistente faceva pervenire le proprie repliche, che
contestualmente CRDD inviava per e-mail alla Ricorrente.
Il
17 dicembre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv.
Raffaele Sperati, che il successivo 19 dicembre 2008 accettava
l’incarico.
Allegazione delle Parti.
a)
Ricorso.
BP, nel proprio ricorso
introduttivo, afferma e documenta di essere una delle maggiori
multinazionali mondiali nel settore dell’energia. BP Solar
rappresenta una delle sue divisioni, specializzata nella produzione e
commercializzazione di prodotti per l’energia solare. La
ricorrente vanta inoltre la titolarità del marchio
comunitario 230334 BP depositato il 17.04.1996 e concesso il 14.10.1999
per un’ampia gamma di prodotti, compresi i pannelli solari.
Afferma
la Ricorrente che il nome a dominio oggetto della contestazione include
un segno distintivo registrato o almeno ampiamente utilizzato da parte
sua. Al contrario, l’attuale intestataria del nome a dominio
non avrebbe alcun diritto ad usare il nome
“bpsolar”, non corrispondendo alla sua ditta,
denominazione o ragione sociale. BP p.l.c.
deduce infine che la Resistente ha registrato e mantenuto il dominio in
malafede. In relazione alla registrazione, in quanto un suo esponente,
essendo un esperto del settore dell’energia, non poteva non
conoscere l’esistenza e l’attività della
Ricorrente. In relazione al mantenimento, in quanto chi digita
bpsolar.it pensa di raggiungere il sito italiano della
Ricorrente, quando in realtà si trova di fronte alla
presentazione di attività di consulenza cui essa
è estranea e a link di diretti concorrenti della Ricorrente.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo il
trasferimento del nome a dominio in contestazione.
b) Repliche.
La
Resistente contesta le affermazioni della Ricorrente, deducendo che il
nome a dominio bpsolar.it non è affatto identico al marchio
citato, in quanto esso contiene soltanto la sigla BP.
Quanto
al proprio diritto od interesse sul nome a dominio oggetto di
contestazione, la Resistente afferma che BP sono le iniziali del dott.
Bruno Piccatto, amministratore unico della società
Casenergia s.r.l., che non si occupa in alcun modo di produzione e
commercializzazione di prodotti industriali relativi al risparmio
energetico, ma si fa promotrice della diffusione di una cultura
energetica per un uso consapevole dell’energia e di una
divulgazione delle moderne ed innumerevoli tecniche possibili per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili; attività che nulla ha
a che fare con quella prevalente della Ricorrente.
Infine
il Resistente afferma che l’espressione bpsolar è
riferibile ad un’attività professionale svolta dal
sig. Piccatto da tempi antecedenti alle attività rivendicate
dalla Ricorrente con il marchio BP, attivo peraltro in un differente
settore.
Motivi della decisione.
Secondo
il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far
luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che
il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il
ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non
abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome
a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.
Se
il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai
punti “a” e “c” ed il
Resistente non prova a sua volta di avere un diritto o un titolo in
relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al
Ricorrente (art. 3.6, II co. del Regolamento).
1) Identità e
confondibilità del nome a dominio in contestazione.
Per
quanto riguarda il requisito della identità o
confondibilità del nome, si osserva che il marchio che la
Ricorrente pone come base del proprio diritto al nome a dominio
(marchio comunitario n. 230334 “BP”
depositato dalla Ricorrente il 17 aprile 1996 e concesso il 14 novembre
1999) è unicamente composto dalla sigla BP.
Il
nome a dominio in contestazione non appare affatto identico a suddetto
marchio, coincidendovi soltanto in minima parte. Il nome a dominio
è infatti composto di sette lettere, solo due delle quali
identiche al marchio della ricorrente. Né può
ragionevolmente ritenersi che l’aver depositato un marchio di
sue sole lettere valga ad estendere il diritto di esclusiva
ad ogni parola che tali due lettere contenga, per di più in
parte assolutamente minoritaria.
Se a
ciò si aggiunge l’utente che accede che
all’indirizzo www.bpsolar.it si rende subito conto che
l’attività svolta dalla Resistente è
diversa da quella della Ricorrente, non sembra possa ritenersi che il
dominio bpsolar.it sia tale da indurre l’utente in
confusione.
Non si ritiene dunque sussistente il
requisito dell’identità del nome richiesta
dall’art. 3.6, I comma, punto (a).
2) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Per
quanto attiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio, è da ribadire che il Regolamento richiede,
per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia dimostrata tanto
nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
Per quel che attiene al momento della
registrazione (12 maggio 2000), è da osservare che, come si
evince dalla documentazione allegata al ricorso stesso (doc. 5), la
società BP plc era originariamente denominata British
Petroleum. Nel 1998 la British Petroleum e la Amoco si sono fuse,
formando la BP Amoco. Tale denominazione è stata mantenuta
fino al 2002, quando la società fu rinominata semplicemente
BP, presentandosi dunque solo in tale data come il nuovo soggetto
“BP plc”.
D’altra
parte, la resistente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che
il suo amministratore unico e socio di maggioranza, dott. Bruno
Picatto, si è occupato sin dagli anni 80 del secolo scorso
di energia alternativa, tanto da essere fra i soci fondatori
dell’AIGE (Associazione italiana per la gestione
dell’energia), facente parte dal 1987 della FIRE (Federazione
italiana per l’uso razionale dell’energia), che
annovera fra i suoi soci anche l’ENEA. Il dott. Picatto
documenta aver svolto per anni (e ben prima cha la British Petroleum
depositasse il proprio marchio BP) la propria attività di
consulenza utilizzando le proprie iniziali B.P., e afferma di aver
costituito la Casaenergia s.r.l. (Resistente attuale intestataria del
dominio) per costruire una casa sperimentale a basso consumo di energia
con pompe di calore ed energia solare a Portacomaro; casa poi di fatto
costruita, della quale si è anche occupata la stampa
nazionale.
Se quindi è provato che la BP
plc ha per la prima volta adottato il nome BP plc solo nel 2002, e che
il dott. Bruno Picatto, amministratore unico e socio di maggioranza
(85%) della Casaenergia s.r.l., ha usato per la sua attività
di consulenza le proprie iniziali B.P. già 13 anni prima che
la British Petroleum registrasse il proprio marchio BP, non appare
sostenibile affermare egli, nella qualità di amministratore
della Casenergia s.r.l., fosse in malafede allorchè il 12
maggio 2000 registrò il dominio bpsolar.it.
Per
quanto attiene alla sussistenza della malafede nel mantenimento del
nome a dominio in contestazione, si osserva che la società
Casenergia s.r.l. non svolge attività in concorrenza con
quella del Ricorrente. La Ricorrente infatti si occupa di
progettazione, commercializzazione ed installazione di sistemi
fotovoltaici mentre la Resistente si occupa di attività di
consulenza nel settore energetico.
La
società resistente non svolge la medesima
attività del Ricorrente, per cui non vi è rischio
di confusione negli utenti Internet. Non si può dunque
affermare che la Resistente abbia costruito il nome a dominio in
contestazione al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul
proprio sito onde promuovere e vendere servizi ed inducendoli dunque a
ritenere erroneamente che vi sia un qualche legame fra le due
società. Il pubblico non sarà quindi indotto a
ritenere che il sito internet www.bpsolar.it sia il sito ufficiale
della BP plc. Né si può affermare che il
Resistente abbia sfruttato, nel proprio settore di riferimento, la
notorietà del marchio BP in modo illegittimo e in
malafede.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene
che la Ricorrente non abbia provato la malafede della Resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.
3) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
Seppur ad abundantiam,
è da rilevare che non soltanto la Ricorrente non ha
dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio in contestazione, ma la Resistente ha dimostrato la
sussistenza di due delle tre circostanze, verificandosi anche una sola
delle quali il Resistente è ritenuto avere titolo al nome a
dominio in contestazione (art. 3.6, III comma).
Risulta,
infatti, che la Resistente "prima di avere avuto notizia
dell’opposizione in buona fede (…) si è
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, III comma, punto “a” del Regolamento).
Il dominio bpsolar.it è stato infatti contestato dalla
Ricorrente solo il 21 ottobre 2008, ossi oltre otto anni dopo la sua
registrazione, mentre una semplice ricerca storica su
http://www.archive.org permette di rilevare che il contenuto del sito
ed i servizi offerti attraverso esso sono sostanzialmente invariati
rispetto ad oggi perlomeno a far data dal 3 marzo 2001.
Risulta
inoltre che la Resistente “…del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato” (art. 3.6. n.3 “c”
del Regolamento), in quanto il sito posto sul dominio bpsolar.it si
occupa di attività di consulenza nel settore
dell’energia, attività non in concorrenza con
quella del Ricorrente. E’ evidente quindi che la Casenergia
s.r.l. non sta cercando di sviare la clientela della BP plc, visto che
le due società offrono al pubblico servizi differenti.
Ne
consegue, quindi, che ai sensi dell’art. 3.6, III co. del
Regolamento, la Casenergia s.r.l. deve essere ritenuta aver titolo alla
registrazione del nome a dominio bpsolar.it.
* * *
In
conclusione, la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della
Resistente; la quale ultima, invece, ha dimostrato
l’esistenza di circostanze dalle quali il Regolamento deduce
un suo diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione.
Il
ricorso non può quindi che essere
rigettato.
P.Q.M.
Il
ricorso presentato dalla BP plc per la riassegnazione del nome a
dominio bpsolar.it, è respinto ed il dominio rimane quindi
assegnato alla Casenergia s.r.l. La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 30 dicembre 2008
Avv.
Raffaele Sperati
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