Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
boutiqueprada.it

Ricorrente: Prada s.a. (avv. Massimo Sterpi, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Gianno Bernacchino
Collegio: avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a CRDD via e-mail il 14 ottobre 2003, la società Prada S.A., con sede in Rue Aldringen, 23, Lussemburgo, rappresentata dall誕vv. Massimo Sterpi e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio boutiqueprada.it,  registrato dal signor Gianno Bernacchino,  Corso Mazzini 8, 16121 Ancona.
 
Il giorno successivo la segreteria di CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all段ndirizzo boutiqueprada.it.  Dalle visure emergeva: a) che il dominio boutiqueprada.it risultava assegnato al signor Gianni Bernacchino dal 30 settembre 2003; b) che il dominio boutiqueprada.it non risultava ancora sottoposto a contestazione; c) che all段ndirizzo http://www.boutiqueprada.it corrispondeva una sola pagina che reindirizzava immediatamente l置tente al sito www.insanefacials.com, indirizzo al quale corrisponde un sito pornografico a pagamento. Un successivo controllo del data base whois evidenziava che il 16 ottobre 2003 era stata registrata la contestazione del nome a dominio inviata dalla ricorrente. 

Il 31 ottobre 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il giorno stesso la segreteria di CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. Non era possibile invece l段nvio del ricorso via telefax, essendo indicato sul whois il numero di un telefono cellulare inesistente.

La raccomandata non poteva essere consegnata dalle poste italiane, in quanto il destinatario risultava sconosciuto. Le poste, pertanto, riconsegnavano la raccomandata a CRDD in data 11 novembre 2003. Da tale data può essere quindi ritenuto decorrere il termine previsto dalle regole di naming a favore della resistente. Non essendo pervenuta alcuna replica da parte del sig. Bernacchino entro il termine previsto dalle regole di naming (ossia sabato 6 dicembre 2003), CRDD il 9 dicembre 2003 designava quale saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale in data 10 dicembre 2003 accettava l段ncarico.

Allegazioni della ricorrente

La ricorrente società Prada S.A. afferma essere società leader su scala mondiale del settore della moda, il cui marchio omonimo è noto e protetto in tutto il mondo. Al riguardo, documenta di essere titolare del marchio 菟rada, con registrazioni valide in Italia, fra cui documenta la registrazione italiana n. 809346, la registrazione internazionale n. 521258, la registrazione comunitaria n. 271163. La ricorrente evidenza inoltre che 菟rada è anche la propria ragione sociale.

Ciò premesso, la ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione ha come 田uore la parola 菟rada che corrisponde esattamente a un segno distintivo da lei registrato e utilizzato sia Italia sia in molti altri paesi del mondo. Il nome a dominio in contestazione è poi del tutto simile ad altro registrato da tempo dalla ricorrente (pradaboutique.com) e come tale trarrebbe in inganno l置tente, che andando all段ndirizzo http://www.boutiqueprada.it potrebbe ritenere in buona fede di avere raggiunto il sito della 釘outique di Prada. 

Sempre secondo la ricorrente, l誕ttuale assegnatario non avrebbe alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, che sarebbe stato registrato e  mantenuto in malafede.

La Prada S.A. conclude pertanto chiedendo la rassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Posizione del resistente

Il ricorso è stato comunicato per e-mail al signor  Gianni Bernacchino all段ndirizzo risultante dal data base whois della Registration Authority e all段ndirizzo postmaster@boutiqueprada.it, risultato peraltro inesistente. La copia cartacea del ricorso, con la relativa documentazione, è stata spedita per raccomandata all段ndirizzo indicato nel suddetto data base; ma non ha potuto essere consegnato, in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all段ndirizzo indicato. Anche i tentativi di comunicargli il ricorso via telefax sono falliti, essendo stato indicato nel database whois un numero telefonico corrispondente ad un cellulare, risultato poi inesistente..

Come già ritenuto in precedenti casi analoghi (decisione pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm; decisione lenarieagnona.it, saggio Loffreda, su http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm; decisione sparcospa.it, saggio Sperati, su http://www.crdd.it/decisioni/sparcospa.htm)  quanto posto in essere da CRDD soddisfa tutte le condizioni richieste dall誕rt. 2, I comma, lett. B) delle procedure di rassegnazione, atteso che, oltre all段ndirizzo e-mail riportato nel data base whois della Registration Authority, nessun誕ltro indirizzo di posta elettronica è riportato nella pagine web cui si accede digitando www.boutiqueprada.it, la quale reindirizza immediatamente l置tente verso la home page del sito www.insanefacials.com.

Pertanto, ai sensi dell誕rt. 2 delle procedure di riassegnazione si considera che la resistente abbia avuto conoscenza del reclamo a far data dal momento in cui le poste hanno restituito la raccomandata che conteneva il ricorso e la relativa documentazione, ossia dall11 novembre  2003.

Il relativo termine per il deposito di repliche al ricorso è quindi inutilmente scaduto alle ore 24 del 6 dicembre 2003

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

Con riguardo a quanto previsto dall誕rt. 16.6 lett. a) delle regole di naming, si ritiene che il nome a dominio in contestazione sia tale da indurre in confusione sia  rispetto al marchio 菟rada su cui la ricorrente vanta diritti, sia alla denominazione sociale della ricorrente stessa. 

Boutiqueprada.it ha infatti come cuore la parola 菟rada, che corrisponde esattamente al segno distintivo 菟rada, registrato e utilizzato dalla Prada S.A. in Italia e in moltissimi paesi del mondo. Alla parola 菟rada è abbinata la parola 澱outique, che pur essendo un termine di per sé generico e privo  di capacità distintiva, se abbinato al termine 菟rada, acquista valenza distintiva specifica. 

Non può negarsi che il termine 澱outiqueprada assume agli occhi dell置tenza il significato di 釘outique di Prada, e l誕ssociazione fra i due termini utilizzati per formare il nome a dominio in contestazione rafforza l誕llusione sia alla denominazione sociale della ricorrente, sia al suo marchio noto e tutelato in quasi tutto il mondo. Sul nome a dominio in contestazione la ricorrente vanta quindi un  duplice diritto derivategli sia dalle norme a tutela del marchio, sia dalle norme a tutela del nome.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Essendo stato dalla ricorrente provato un proprio diritto sul nome 菟rada e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio registrato, spettava al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul termine 澱outiqueprada, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell誕rt. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell弾sistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. Il signor Bernacchino, non inviando replica alcuna, non ha  fornito argomentazioni o documenti da cui dedurre un suo diritto o titolo sul al nome a dominio oggetto di contestazione, né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente o, d置fficio, da Internet.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all誕rt. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

Fra le circostanze di fatto documentate agli atti, particolarmente significative ai fini della valutazione della malafede risultano le circostanze:
a) che il nome a dominio ridireziona l置tente verso la home page del sito pornografico a pagamento in lingua inglese  www.insanefacials.com, che presenta immediatamente esplicite immagini di sesso orale;
b) che il dominio insanefacials.com è registrato a nome della Beano Publishing LLC, con sede in Florida (Stati Uniti);
c) che il signor Gianni Bernacchino risulta sconosciuto all段ndirizzo postale fornito alla Registration Authority;
d) Il numero telefonico indicato dal resistente (identico sia per comunicazioni vocali che via fax) è inesistente.

Anzitutto, è da escludere a priori che la confusoria somiglianza del nome a dominio in contestazione con il marchio e la ragione sociale della ricorrente Prada S.A. sia frutto di mera coincidenza. Il relativo marchio è infatti estremamente noto in Italia non solo per contraddistinguere prodotti di alta moda, ma anche per la sponsorizzazione di eventi sportivi di rinomanza internazionali. Fra questi, basterà citare l但merica痴 Cup di vela, nel quale le imprese dell段mbarcazione italiana  鏑una rossa, trasmesse in diretta dalle reti nazionali, catturarono l誕ttenzione dei telespettatori e degli sportivi italiani per alcune settimane. 

Né la denominazione 澱outiqueprada ha alcuna somiglianza con il nome del resistente, o con quello del sito cui l置tente viene rediretto accedendo al dominio in contestazione, o ancora con l段ntestatario di quest置ltimo dominio, e men che mai con i servizi da questi offerto al pubblico all段ndirizzo www.insanefacials.com.

In secondo luogo, appare evidente che il reindirizzamento dell置tenza su un sito pornografico altrui probabilmente ignaro di ciò è effettuato per precostituire un motivo di pressione illecito nei confronti del legittimo titolare di diritti sul nome a dominio in contestazione. L置tente che digiti l段ndirizzo http://www.boutiqueprada.it si trova infatti improvvisamente di fronte ad una pagina contenente esplicite immagini di sesso orale che non necessariamente, cercando una casa di moda, si aspetta di trovare; con conseguente grave danno di immagine per il titolare del marchio al quale il nome del dominio digitato appare prima facie riferibile.

Si tratta quindi di un classico caso di pornosquatting, che l弛rmai costante orientamente ritiene indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (cfr. decisione pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm; decisione lenarieagnona.it, saggio Loffreda, su http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm; decisione sparcospa.it, saggio Sperati, su http://www.crdd.it/decisioni/sparcospa.htm).  

Infine, la circostanza che il resistente abbia fornito alla Registration Authority indirizzi e numeri di telefoni risultati falsi, è parimenti indice di malafede dell誕ttuale assegnatario (decisioni lanerieagnona.it, cit., e sparcospa.it, cit.)

Ciascuna delle circostanze sopra evidenziate è di per sé sufficiente a far ritenere che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato e mantenuto in malafede. 
 

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall誕rt. 16.6 delle regole di naming per far luogo alla rassegnazione del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio boutiqueprada.it dall誕ttuale assegnatario Gianni Bernacchino alla società Prada S.A., con sede in  Rue Aldringen, 23, Lussemburgo (Lussemburgo)

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  18 dicembre 2003.

Avv.  Mario Pisapia

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