Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.

Decisione nella procedura di riassegnazione del nome a dominio 
biotherm.it

Ricorrente: L’Oréal S.A., Biotherm Distribution & Cie, Biotherm Societé Anonyme Monégasque (Dr. Erich Klausner) 
Resistente: Dott. Rino Storelli S.r.l. 
Collegio (unipersonale): Dr. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 3 agosto 2001 l’Oréal S.A., Biotherm Distribution & Cie, Biotherm Societé Anonyme Monégasque , rappresentate dal Dr. Erich Klausner introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.16 delle vigenti regole di Naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio biotherm.it, registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l.
 
In data 3 agosto 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority nonché la pagina Web risultante all'indirizzo www.biotherm.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

- che il dominio biotherm.it risultava assegnato alla Dott. Rino Storelli S.r.l. dal 27 aprile 2000;
- che il dominio biotherm.it era stato sottoposto a contestazione il 4 maggio 2001;
- che alla pagina www.biotherm.it risulta un sito  non attivo.

In data 18 agosto 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd, verificata la regolarità del ricorso, in data 22 agosto 2001 provvedeva ad inviare alla Dott. Rino Storelli S.r.l. per raccomandata copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviata per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. In pari data la Crdd inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Dott. Rino Storelli S.r.l. in data 27 agosto 2001; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.
Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Dr. Fabrizio Bedarida, il quale accettava l’incarico in data 1 ottobre 2001. 

 
Fatto

Il dominio biotherm.it è stato registrato il 27 aprile 2000 dalla Dott. Rino Storelli S.r.l.. In data 29 giugno 2000 le ricorrenti contestavano, con lettera raccomandata, l’assegnazione del dominio biotherm.it alla Dott. Rino Storelli S.r.l.. In risposta alla contestazione la Dott. Rino Storelli S.r.l., in data 18 luglio 2000, per tramite dell’Avv. Bruno Cantarone, rigettava le richieste delle ricorrenti. 

Allegazioni delle ricorrenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti dichiarano e documentano di essere titolari del marchio biotherm, producendo una rilevante lista di marchi registrati internazionalmente ed estesi tra gli altri Paesi anche all’Italia. Tutti marchi aventi come cuore del marchio la parola biotherm da sola e/o accompagnata da altre denominazioni. Viene inoltre evidenziata dalle ricorrenti la notorietà dei propri marchi dovuta sia all’intensa ed estesa commercializzazione dei prodotti da essi contraddistinti, sia alla costante pubblicità degli stessi attraverso i principali mass media.  

Le ricorrenti rilevano che la registrazione e l’uso del nome a dominio biotherm.it da parte della resistente è violazione dei loro diritti costituiti in forza dei marchi registrati, dell’uso di essi e della altresì coincidenza del nome a dominio con la denominazione sociale di due delle tre ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono che la resistente non abbia mai usato, né si sia preparata a usare il dominio in oggetto per l’offerta al pubblico di beni e servizi, asseriscono inoltre la mancanza in capo alla resistente di alcun diritto o interesse legittimo al nome di dominio biotherm.it. 

Le ricorrenti sottolineano come la registrazione del dominio biotherm.it sia stata effettuata e mantenuta in malafede, con il solo fine di trarre un indebito vantaggio dalla vendita del dominio biotherm.it a fronte di un corrispettivo economico.

Le ricorrenti a dimostrazione dell’intento speculativo e quindi della malafede della Rino Storelli S.r.l., producono una lista di domini (circa 200) registrati dalla Rino Storelli S.r.l. corrispondenti per lo più a nomi e/o marchi famosi.  

Allegazioni della resistente


 

La resistente, nonostante sia stata messa debitamente in grado di produrre argomentazioni e/o prove a propria difesa, non ha depositato alcuna memoria a sostegno della  propria posizione.

 
Motivi della decisione.

Esistenza delle condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione 3.5 in vigore al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:

  
Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

Dalla documentazione agli atti le ricorrenti hanno dimostrato di essere titolari di numerose registrazioni internazionali di marchi costituiti sia dalla sola dicitura Biotherm sia dalla parola biotherm accompagnata da altre diciture e o componenti grafiche.

Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di Naming; ossia il dominio registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l., per l’identità, è tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui le ricorrenti vantano dei diritti

Diritti o interessi legittimi della resistente (Art.16.6.b)

Secondo quanto previsto dalle regole di Naming all’art.16.6 spetta al resistente provare un proprio diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato.

Sotto tale aspetto la resistente non ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto sul nome biotherm e quindi sul dominio biotherm.it.

Neppure, può essere dedotto alcun autonomo diritto della resistente dalla lettera del 18 luglio 2000,  con cui l’Avv. Cantarone replicava alle contestazioni delle ricorrenti. In tale lettera l’avvocato della resistente, pur rigettando le richieste delle ricorrenti, non da prova ne fa menzione di alcun diritto in capo alla resistente sul nome biotherm, che non sia da ascrivere alla mera registrazione del dominio presso la Registration Authority.

Sotto questo profilo si nota come la semplice registrazione di un dominio non possa essere considerata elemento sufficiente a dimostrare di per sé, né l’uso né una preparazione oggettiva all’uso del nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede (cioè quanto richiesto dall.art.16.6.1 come prova della costituzione di un titolo o diritto della resistente). Infatti, se così fosse, le procedure di riassegnazione diverrebbero prive di senso, in quanto in capo alla resistente, per la sola registrazione del dominio, si costituirebbe, sempre ed automaticamente, un diritto o titolo in relazione al dominio contestato, rendendo così cronica l’assenza di un titolo al dominio da parte della resistente e conseguentemente (essendo questo un requisito che deve obbligatoriamente sussistere perché i ricorsi possano essere accolti), inutili ed inapplicabili le procedure di riassegnazione. Le procedure, con tali premesse, non si potrebbero mai concludere con il trasferimento del dominio contestato ma al contrario si chiuderebbero, sempre ed unicamente, con il rigetto del ricorso per la mancanza del requisito previsto dall’art.16.6.b delle regole di Naming (assenza di un titolo o diritto da parte della resistente). 

In conclusione, per quanto su esposto, si osserva la mancanza in capo al resistente di un diritto o titolo in relazione al nome contestato; risulta così soddisfatto anche quanto richiesto dall’art.16.6.b.

Malafede (Art.16.6 c regole di naming)

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, ritiene lo scrivente che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita.

Considerate le massicce campagne pubblicitarie effettuate dalle ricorrenti per la promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio biotherm, la notorietà tanto del marchio biotherm quanto dell’omonima società titolare dei marchi, risulta evidente che la resistente, al momento della registrazione del dominio biotherm.it, non poteva ignorare l’esistenza della Biotherm SA e dei marchi da essa registrati. 

Inoltre, dalla documentazione agli atti, risulta che il nome a dominio biotherm.it, registrato dalla Rino Storelli S.r.l. in data 27 aprile 2000, non sia mai stato effettivamente utilizzato. La resistente si è limitata infatti alla costruzione di una singola pagina Web sulla quale appare la sola dicitura «www.biotherm.it New Customer Website!». La resistente inoltre, dà conferma di ciò nella lettera di risposta alle richieste delle ricorrenti. Infatti, per mano del suo avvocato, «smentisce categoricamente di aver aperto qualsivoglia sito». Si nota, a questo proposito, come, la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio sia già stata riconosciuta in diverse decisioni rilasciate nell’ambito di procedure di riassegnazione internazionali (Mandatory Administrative Procedure), come elemento di malafede. In particolare nel caso vetrotex.com decisione WIPO No. D2000-1396, nella inattività dell’assegnatario del dominio viene vista la prova della mancanza di un suo legittimo interesse.

La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di un legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Inoltre, la Rino Storelli S.r.l., che da quanto agli atti ha dichiarato di svolgere attività di intermediazione per il collocamento sul mercato di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, risulta altresì aver registrato oltre 200 nomi a dominio corrispondenti a nomi e marchi famosi tra i quali: arexon.it; banca-intesa.it, burberrys.it; calvin-klain.it; calvinklain.it; christian-dior.it, france-telecom.it, helenarubinstein.it; dinersclub.it; sergio-tacchini.it; schiapparelli.it.

Da questa elencazione di domini si nota come detti nomi non abbiano relazione alcuna né con la denominazione, né con marchi della Rino Storelli S.r.l. e tanto meno con l’attività di intermediazione da essa dichiarata. La notorietà dei marchi delle ricorrenti, nonché quella di molti altri marchi corrispondenti ai domini registrati dalla Rino Storelli S.r.l., non lascia spazio ad improbabili ipotesi di coincidenze nella scelta dei nomi da registrare come domini, né possibilità di pensare che la resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sui nomi da essa registrati. Al contrario, si delinea perfettamente la fattispecie definita “domain grabbing” o “cybersquatting”, volendo, con tali termini identificare il fenomeno della registrazione di nomi a dominio, corrispondenti a nomi e/o marchi famosi, al solo scopo di trarne un indebito profitto. Beneficio che, nella maggior parte dei casi, è ottenuto dal “cybersquatter” (il registrante) attraverso la vendita (a caro prezzo) dei domini ai legittimi titolari dei diritti sui nomi ad essi (domini) corrispondenti.

Lo scrivente collegio stanti le prove addotte dalle ricorrenti e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 regole di Naming, ritiene sussistere la malafede del resistente, essendo stata dimostrata, ad abundantiam, l’esistenza di circostanze tali da indurre a ritenere che il nome a dominio biotherm.it, sia stato registrato con lo scopo primario di venderlo alle ricorrenti, per un corrispettivo monetario che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

Conclusioni

Ritiene questo collegio che le ricorrenti abbiano dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), b) e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte della Rino Storelli S.r.l. del nome a dominio biotherm.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto. 

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio biotherm.it dalla Rino Storelli S.r.l. alla Biotherm Distribution & Cie.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art.16.11 delle regole di naming.

Milano,  8 ottobre 2001

Dr. Fabrizio Bedarida 
 

 


inizio sito

inizio sito

E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio

inizio pagina

inizio pagina