Procedura di riassegnazione del nome a dominio BIOCENTURY.IT Ricorrente: Biocentury S.L.
Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 6 novembre 2007 la Biocentury S.L., con sede a Barcellona (Spagna), Josep Tarradellas, 38, c.a.p. E-08029, in persona del legale rappresentante, dott. Jaime Escamilla, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio "BIOCENTURY.IT", assegnato alla Biocentury Italia s.r.l. con sede a Genova, Via di Francia, 28/54, c.a.p. 16149. C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
Effettuati i necessari controlli e pervenuto il 12 novembre 2007 l’originale cartaceo del ricorso, il 13 novembre 2007 C.R.D.D. inviava alla Biocentury Italia s.r.l. comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il ricorso veniva ricevuto dalla Resistente il 16 novembre 2007. In data 6 dicembre 2007 la Resistente inviava a CRDD via e-mail e a mezzo corriere le proprie repliche con gli annessi documenti. Il 10 dicembre 2007 CRDD spediva poi repliche e documenti, sia per e-mail che in formato cartaceo, alla Ricorrente. In data 7 dicembre 2007 C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. prof. Enzo Fogliani, che accettava l'incarico il successivo 11 dicembre. Posizione delle parti.
La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere una società di prodotti dietetici fondata negli anni ottanta e di godere di ampia fama a livello internazionale. A tal proposito la Ricorrente
documenta di aver depositato, a protezione dei nomi scelti per i propri
prodotti, i seguenti marchi:
La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della presente procedura, in quanto non è titolare di nessun segno distintivo con la denominazione Biocentury nell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, né possiede alcun marchio comunitario registrato nell’Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno sotto la denominazione Biocentury. Infine la Ricorrente deduce la malafede da parte della Resistente nel fatto che, avendo la convenuta sede nell’Unione Europea, è impossibile che non fosse a conoscenza dell’esistenza della Ricorrente nel momento in cui ha registrato il nome a dominio oggetto della odierna contestazione, soprattutto in relazione al fatto che l’attività della convenuta apparentemente si incentra sullo stesso settore della Ricorrente e al fatto che nel sito web corrispondente al nome a dominio la Resistente utilizzava foto e logotipi di prodotti della Ricorrente. Posizione della Resistente. La Resistente a sua
volta osserva, nelle proprie repliche, che dalla lettura del ricorso avversario
sembrerebbe non esistere alcun rapporto giuridico o commerciale tra la
società reclamante e quella resistente. La Resistente deduce e documenta
invece che, in realtà:
La Resistente chiede dunque il rigetto della domanda avanzata dalla Ricorrente, con esplicita indicazione che il ricorso è stato proposto in malafede. Motivi della decisione. a) Sulla richiesta della Ricorrente di riassegnazione del nome a dominio Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto. Anzitutto, è da osservare che essendo Biocentury Italia s.r.l. la denominazione sociale della Resistente, essa ha titolo a registrare il nome a dominio italiano biocentury.it, che corrisponde esattamente al suo nome. Essa, infatti, sulla base del diritto al nome, gode di un diritto sulla denominazione “biocentury” concorrente con quello che la Resistente vanta sia sulla base del proprio nome, sia sulla base del marchio da essa registrato. Né è competenza delle (e tantomeno spetta alle) procedure di riassegnazione dei nomi a dominio valutare se l’assunzione da parte di una società commerciale di una determinata denominazione sociale sia o meno legittima, essendo tale determinazione devoluta alla cognizione della magistratura ordinaria, quanto piuttosto se il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede. Il dominio in contestazione risulta legittimamente registrato dalla Biocentury Italia s.r.l., in quanto, in presenza di diritti concorrenti sul medesimo nome, vale il principio prior in tempore, potior in jure (first come, first served). Ciò esclude a priori l’esistenza del requisito della malafede, in quanto qui jure suo utitur neminem ledit. In secondo luogo, non è stata comunque dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Per la Ricorrente, la malafede andrebbe dedotta dal fatto che “tenendo conto che la convenuta ha sede nell’Unione europea, è impossibile che i responsabili della società ignorassero l’esistenza di Biocentury S.L. al momento della registrazione del dominio BIOCENTURY.IT, soprattutto quando l’attività della convenuta apparentemente si incentra sullo stesso settore della ricorrente”. Tale affermazione (ed il resto del ricorso) suggeriscono al lettore che nessun rapporto sia mai intercorso fra la società Ricorrente e la società Resistente, la quale sarebbe dovuta essere a conoscenza dell’esistenza della Biocentury S.L. spagnola solo in virtù del fatto che essa aveva sede nell’Unione europea e che entrambe le società agivano nello stesso settore. La realtà emersa nel corso del procedimento è però del tutto diversa. La Resistente ha documentato l’esistenza di complessi rapporti giuridici fra le due società. In particolare, la Biocentury Italia s.r.l. (denominata in precedenza Fito Research s.r.l.) ha documentato di aver assunto l’odierna denominazione in data 2 luglio 2002, allorché essa era controllata dalla Biocentury S.A. (oggi S.L.) spagnola, che ne deteneva l’83% delle quote sociali. La Biocentury Italia s.r.l. ha inoltre depositato un contratto in data 1 settembre 2002, con il quale la Biocentury spagnola le concedeva licenza esclusiva del marchio Biocentury (ed altri) per la durata di vent’anni (rinnovabili automaticamente in seguito di quinquennio in quinquennio) nel territorio di Italia, Vaticano e S. Marino. Infine, la Resistente ha documentato che il 5 giugno 2003 la Biocentury spagnola ha dismesso la propria partecipazione societaria nella Biocentury Italia s.r.l. Da quanto sopra può dedursi anzitutto che la Biocentury Italia s.r.l. non ha affatto usurpato il nome della Biocentury spagnola, ma è stata invece proprio quest’ultima, che la controllava con amplissima maggioranza, a farle assumere tale denominazione sociale. In secondo luogo, si deduce che la Biocentury Italia è tuttora licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio Biocentury, che le è stato concesso sino al 2022. Non sono infatti emersi motivi per i quali detto contratto non dovrebbe ritenersi in vigore, né la Ricorrente ha chiesto di controdedurre alle repliche della Biocentury Italia. Ne consegue quindi che legittimamente la Biocentury Italia s.r.l. ha registrato e detiene il dominio BIOCENTURY.IT, che corrisponde alla sua denominazione sociale e ad un marchio di cui risulta essere licenziataria esclusiva in Italia almeno sino al 2022. b) Sulla richiesta della Resistente di dichiarazione di “reverse domain hijacking”. Censurabile appare invece il comportamento della Ricorrente Biocentury S.L., che nel proprio ricorso ha totalmente omesso di indicare i pregressi rapporti intercorsi con la Biocentury Italia, presentandola semplicemente come una usurpatrice del proprio nome e del proprio marchio. Tale omissione non può certo ritenersi casuale. Il fatto che la Biocentury Italia fosse controllata dalla odierna Ricorrente e che con essa fosse stato concluso un contratto di licenza in esclusiva per il marchio Biocentury sono elementi documentati talmente importanti nell’economia della vicenda che la loro omissione nel ricorso non può che essere dolosa, in quanto volta a nascondere al giudicante circostanze che avrebbero a priori comportato la reiezione del ricorso. Tale omissione sconfina dal diritto alla difesa per esorbitare in quello della slealtà processuale, in quanto viene accompagnata da accuse alla Resistente di avere fatto “uso illecito e sleale del nome a dominio presentandosi davanti agli utenti come la legittima titolare del marchio” e di utilizzare “il nome a dominio biocentury.it per attrarre in maniera premeditata, ed allo scopo di ottenere un beneficio economico, gli utenti di Internet al proprio sito Web, rendendo possibile una certa confusione con i marchi della convenuta.“ (ricorso, pagg. 4 e 5). Merita quindi accoglimento la richiesta della Biocentury Italia s.r.l. a che sia dichiarato che il ricorso è stato promosso in malafede, ai sensi dell’art. 4.15, ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, . P.Q.M. Il sottoscritto:
Roma, 24 dicembre 2007 Avv. prof. Enzo Fogliani.
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