Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
BIMBISANI.IT
Ricorrente: Unistar s.r.l.
Resistente: Gostec di Cherchi Stefano
Esperto: Avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 6 ottobre 2011 la Unistar
s.r.l., con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121,
in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio bimbisani.it
registrato dalla Gostec di Cherchi Stefano
C.R.D.D.
provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois
del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio
oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
- a) che il dominio bimbisani.it era stato creato il 25 febbraio 2000 ed era registrato a nome del Sig. Gostec di Cherchi Stefano;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “CHALLENGED”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.bimbisani.it si giungeva ad
una pagina web bianca con una scritta rossa
“BIMBISANI.IT” e si specificava che il sito era in fase di
allestimento. Inoltre si invitava all’acquisto di nomi a
dominio sul sito web www.dominionline.it e si dava
l’opportunità di ricevere delucidazioni contattando
l’indirizzo e-mail domini@gostec.it.
Cliccando sulla scritta “www.dominionline.it” si veniva indirizzati sul sito internet della società Gostec.
La
ricezione del ricorso veniva comunicata al Registro via e-mail.
Ricevuto anche l’originale cartaceo e la relativa documentazione
C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità e comunicato i
relativi dati al Registro, ne inviava copia per raccomandata a.r. alla
Resistente. Il plico veniva ricevuto dalla Gostec il 2 novembre 2011,
la quale il 25 novembre 2011 faceva pervenire le proprie repliche
e relativa documentazione.
Il
29 novembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto la sottoscritta Avv.
Maria Luisa Buonpensiere, che il 2 dicembre 2011 accettava l'incarico.
Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione
alle parti il 5 dicembre 2011.
Allegazioni della Ricorrente
La Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio italiano “bimbisani&belli”,
depositato per la prima volta nel 1993 e successivamente rinnovato,
avendolo regolarmente acquisito dalla originaria registrante e sua
capogruppo, soc. Universo.
La
denominazione bimbisani&belli corrisponde inoltre alla
denominazione della omonima rivista fondata nel 1993 ed edita dalla
Unistar s.r.l.
La
Ricorrente, rilevata la sostanziale identità del cuore del nome
a dominio con il proprio marchio e con la propria testata
giornalistica, deduce che l’attuale assegnataria non avrebbe
alcun diritto o titolo sul dominio in contestazione. Quanto alla
malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, essa
sarebbe dimostrata dalla notorietà acquisita dalla propria
rivista e dal fatto che la Resistente non avrebbe alcun plausibile
collegamento con il nome a dominio in contestazione, né sarebbe
mai stata autorizzata ad utilizzare il marchio del ricorrente.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente
La
Resistente nega che nel caso di specie sia soddisfatto il requisito
richiesto dall’art. 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento, in
quanto il nome a dominio in contestazione sarebbe solo in parte
coincidente con il marchio della Resistente. Inoltre, nessuna lesione
del diritto di marchio sarebbe ipotizzabile, trattandosi di nome a
dominio composto da due parole di uso comune.
Per
quanto attiene agli altri due requisiti richiesti dal Regolamento per
la riassegnazione, la Resistente afferma che la registrazione del
dominio bimbisani.it non sarebbe da riferire a un intento speculativo
volto alla vendita del dominio o allo sviamento di clientela della
Ricorrente, ma andrebbe ascritto esclusivamente alla sola
attività lavorativa della Gostec che, per assicurare ai propri
clienti, o per sé, la possibilità di lavori futuri,
è sovente registrare dei nomi a dominio. Afferma al riguardo che
il dominio bimbisani.it è utilizzato, con accesso ftp
privato, per la gestione di un archivio di file sulla cartella “
foto bimbi Gostec”.
La
buona fede della Resistente sarebbe dimostrata sia dall’assenza
di una sua qualsiasi proposta di cessione del nome a dominio alla
Unistar s.r.l., sia dal fatto che non sarebbe stata messa in atto
alcuna attività concorrente o dannosa per la resistente.
La Resistente conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
I
motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
La
Ricorrente vanta sulla denominazione bimbisani&belli documentati
diritti di privativa sia sulla base delle norme sui marchi (artt. 7 e
ss. codice proprietà industriale), sia sulla base delle norme
sul diritto d’autore (art. 100 l.d.a.).
Secondo
la Resistente, il nome a dominio in contestazione da un lato non
sarebbe interamente identico al marchio ed alla testata della
Ricorrente; dall’altro non ne violerebbe comunque i diritti,
trattandosi dell’accoppiamento di due nomi comuni.
Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento.
Quanto
alla prima, è da rilevare che sia la rappresentazione grafica
del marchio, sia quella della testata giornalistica pongono in maggior
risalto bimbisani rispetto al resto del marchio. La scritta bimbisani
è infatti in caratteri di dimensione più che tripla
rispetto a quella &belli, che è riportata in piccolo a
destra, sotto la prima; tanto che, ad una certa distanza, solo la
parola bimbisani è chiaramente percepibile e leggibile.
La
parola bimbisani è quindi il cuore del marchio e del nome della
rivista; e come tale è percepito dall’utenza. In tal senso
quindi, il nome a dominio è identico al cuore del marchio della
Ricorrente, ed ha effetto confusorio sull’utenza.
Per
quanto attiene alla seconda deduzione – ossia che il nome a
dominio in contestazione è composto da due parole di uso comune
e pertanto non potrebbe considerarsi violazione di un marchio
registrato – è radicalmente infondata in diritto. Il
marchio bimbisani&belli è infatti un tipico esempio dei
cosiddetti «marchi d’insieme», ossia di quei
marchi costituiti da plurimi, singoli elementi lessicali e figurativi -
ciascuno dei quali descrittivo o generico o comune - che acquistano
capacità distintiva solo in virtù della loro originale
combinazione; ed in tali marchi, è proprio l’accostamento
dei vari elementi figurativi, grafici, cromatici o lessicali, che non
può essere ripetuto o confondibilmente imitato (cfr. App.
Milano, 16.03.2001, in Giur. dir. ind., 2001, pag. 728).
Il
discorso non cambia affrontando la questione sotto il profilo del
diritto d’autore relativo al titolo della testata giornalistica.
In questo caso, sostenere che un titolo non è tutelabile
perché composto da parole di uso comune significherebbe privare
di contenuto le norme che tutelano il diritto d’autore, dato che
pressoché tutte le opere letterarie, le riviste ed i loro titoli
sono necessariamente composte da parole di uso comune (si pensi, ad
esempio, a quotidiani come “la Repubblica”, “il
Tempo”, “La Gazzetta dello Sport” o a riviste come
“Quattroruote”, “Panorama”,
“L’Espresso”: tutte parole di uso comune).
Si
ritiene quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6,
comma I, lett. a) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.
b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Quanto
appena esposto ha anche riflessi riguardo alla eventuale dimostrazione
da parte della Resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio in
contestazione concorrente con quelli documentati dalla Ricorrente.
Al
riguardo, la Resistente non ha indicato alcun plausibile collegamento
fra sé o la sua attività, ed il nome a dominio in
contestazione; né ha dimostrato l’esistenza di alcuna
delle fattispecie sussistendo le quali il Regolamento desume
l’esistenza di titolo al nome a dominio in contestazione; anzi,
al riguardo le sue deduzioni sono contraddittorie.
Se
da un lato infatti dichiara di ritenere che “la registrazione di
alcuni domini ha lo scopo commerciale legittimo di riservarsi la
possibilità di utilizzo dei domini per lavori futuri per se o
per propri clienti” (con ciò implicitamente confermando
che il sito è inutilizzato), dall’altro afferma che sul
sito sono attivi alcuni indirizzi di posta elettronica e che sarebbe
attivo un accesso ftp privato per la gestione di un archivio di file
sulla cartella “foto_bimbi_gostec”.
La
sottoscritta non ignora che in precedente decisione è ritenuto
legittimamente utilizzato un dominio in cui, pur in assenza di un
articolato sito web accessibile al pubblico, si trovavano servizi FTP.
Tuttavia, la fattispecie era significativamente diversa da questa, in
quanto il nome a dominio in questione, pur essendo confondibile con un
marchio registrato, aveva un plausibile collegamento con chi lo
aveva registrato (cfr. decisione 7.2.2011, dominio chicchiricchi.it,
C.R.D.D., Esperto Raffaele Sperati ). In tale caso, inoltre,
l’uso era ragionevolmente e logicamente giustificato, oltre che
ampiamente documentato.
Cosa
che non si verifica nel caso di specie. La subdirectory
\foto_bimbi_gost, priva di pagina web iniziale, contenente una ventina
di foto di bimbi liberamente scaricabili, appare creata al solo scopo
di giustificare il mantenimento del dominio mediante il richiamo alla
suddetta decisione. Se infatti nel dominio chicchiricchi.it
si trattava di un dominio registrato da persona fisica, avente un
dimostrato collegamento col nome prescelto, contenente le immagini
familiari del registrante accessibili e scaricabili solo mediante
accesso protetto, in questo caso si tratta di poche foto di bimbi che
non appaiono legati fra loro da alcun rapporto, visibili e scaricabili
da chiunque acceda alla subdirectory in cui sono poste.
Orbene,
non si vede quale giustificazione logica abbia la registrazione ed il
mantenimento per oltre 10 anni di un dominio da parte di una
società commerciale per mantenevi soltanto una ventina di foto;
e, significativamente,
la Resistente di giustificazione non ne ha data alcuna. Di fatto, il
dominio è rimasto inutilizzato per anni, come verificabile
attraverso archive.org; l’unica pagina visibile a chi acceda al
dominio – precedentemente descritta - è la stessa che vi
fu posta allorché il dominio fu registrato.
Si
ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Si
consideri che sul sito della Resistente non è svolta alcuna
attività; dal che si deduce che la Resistente non fa alcun uso
del dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un
più ampio disegno accaparratorio. Disegno i cui tratti emergono dalle parole della stessa Ricorrente quando afferma che “la
registrazione di alcuni domini ha quindi lo scopo commerciale legittimo
di riservarsi la possibilità di utilizzo dei domini per lavori
futuri per se e per i propri clienti”.
Siamo quindi in presenza di un caso di passive holding
del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle
procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene
elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo
indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di
sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.
A
riprova della malafede della Resistente, si può notare che il
nome a dominio in contestazione è stato registrato ben sette
anni dopo quella del marchio “bimbisani&belli”, quando
la notorietà della rivista si era affermata a livello nazionale.
E’
quindi ragionevole ritenere che la Gostec, non avendo alcun plausibile
collegamento con le tematiche trattate dalla rivista e considerando la
notorietà della stessa, abbia registrato il nome a dominio
unicamente “per attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la
probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto
riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure
con il nome di un ente pubblico” (art. 3.7 lett. d del Regolamento).
La
circostanza è confermata dal contenuto dell’unica pagina
web posta sul dominio in contestazione (come peraltro indicato dalla
stessa Resistente). Su di esso infatti, esclusa l’informazione
che il sito è in costruzione, non compare altro che
l’invito a contattare la Gostec ad acquistare nomi a dominio
attraverso il link “www.dominionline.it” che proprio
attraverso tale link l’utente internet viene rindirizzato
verso il sito dalla stessa Gostec.
Si
ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a
dominio“www.bimbisani.it” alla Unistar s.r.l., con sede in
Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121 Milano
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 15 dicembre 2011
Maria Luisa Buonpensiere.