Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 5 aprile 2001, la Perfetti S.p.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 16 delle vigenti Regole di Naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio “bigbubbles.it”, registrato dalla Call Center Solutions S.r.l..

 In data 6 aprile 2001, la segreteria del Crdd verificava l’intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.bigbubbles.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio bigbubbles.it risultava assegnato alla Call Center Solutions S.r.l. dal 19 gennaio 2000;
- che il dominio bigbubbles.it era stato sottoposto a contestazione il 21 marzo 2001;
- che all’indirizzo www.bigbubbles.it risultava una pagina con una scritta che inibiva l’accesso al sito.

 In data 5 aprile 2001 perveniva anche l’originale cartaceo del ricorso. La segreteria del Crdd verificava nuovamente la pagina web all’indirizzo www.bigbubbles.it. Verificata la regolarità del ricorso, in data 6 aprile 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Call Center Solutions copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultante dal database whois.

 Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Call Center Solutions S.r.l. in data 11 aprile 2001; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

 Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Avv. Pieremilio Sammarco il quale accettava l’incarico in data 9 maggio 2001.

La ricorrente Perfetti S.p.A. fonda la propria richiesta di riassegnazione del nome a dominio bigbubble.it sulla circostanza che esso è simile, sia dal punto di vista grafico, ma soprattutto, sotto il profilo fonetico, ai propri segni distintivi ed in particolare al proprio marchio registrato “big babol” e, pertanto, idoneo a creare confusione nel pubblico. La stessa ricorrente espone e documenta una serie di circostanze di fatto che a suo avviso proverebbero la malafede della Call Center Solutions S.r.l. nella registrazione del nome a dominio contestato.

Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming (corrispondente, per quel che qui rileva, all’art. 4.a della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adottata da ICANN il 24 ottobre 1999), un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
b) l’attuale assegnatario, ovvero il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Va, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminare la questione sotto tutti e tre i sopraevidenziati profili enunciati.

 La ricorrente ha allegato agli atti una completa documentazione che attesta l’avvenuta registrazione in suo favore di alcuni marchi. Essi, per la precisione, sono:
- “Big Babol” depositato il 21/02/1979 per prodotti delle classi merceologiche nn. 3, 18, 24 e 25;
- “Big Babol” depositato il 23/2/1979 per prodotti delle classi merceologiche nn. 14, 16, 28, 30 e 32;
- “Big Babol” depositato il 10/10/1983 per prodotti delle classi merceologiche nn. 6, 9 e 20;
- “Big Babol” depositato il 21/10/1983 per prodotti della classe merceologica n. 26;
- “Big Babol 2000” depositato il 16/1/1980 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Big Babol 2009” depositato il 7/3/1995 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Bubble Boom” depositato il 13/11/1995 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Bubble Boom” depositato il 7/9/1976 e rinnovato il 8/8/1996 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Bubble Boom” depositato il 14/10/1987 e rinnovato il 10/10/1997 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Bubble Slap” depositato il 12/11/1991 per prodotti della classe merceologica n. 30;
- “Bubble Tris Gum” depositato il 7/9/1960 e rinnovato il 31/7/1980 per prodotti della classe merceologica n. 30.
 Essi sono dei marchi oggetto di forti investimenti promozionali e dotati di una elevata capacità distintiva per il pubblico.

 Sulla scorta della documentazione prodotta, è evidente che tra i due segni, ovvero il nome a dominio contestato ed i marchi registrati dalla ricorrente, vi sia una parziale identità ed una somiglianza. Per valutare se tale parziale identità e tale somiglianza dia luogo anche a confondibilità tra i due segni, occorre richiamare i principi indicati dalla giurisprudenza in tema di segni distintivi che hanno stabilito che l’esame tra i segni va compiuto non tanto in via analitica attraverso un particolareggiato esame ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi e fonetici o acustici delle espressioni usate in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato (ex multis, Cass. 13/4/1989 n. 1779).

Ebbene, dall’esame tra il nome a dominio ed i marchi registrati dalla ricorrente - con particolare riferimento a quello “big babol” - si rileva immediatamente che quest’ultimo segno è la esatta pronuncia, in lingua inglese, delle parole big e bubble, che costituiscono pressoché l’intero nome a dominio registrato dalla società Call Center Solutions oggetto di contestazione.

Da ciò ne deriva la quasi assoluta coincidenza fonetica tra il nome a dominio contestato ed i marchi registrati dalla ricorrente, (fatta eccezione per la lettera s, che rappresenta il plurale in lingua inglese, non avente però capacità distintiva). Il complessivo effetto fonetico ed acustico dei due termini posti in raffronto tra di loro rappresenta un elemento sostanziale e caratteristico nell’esame ed è idoneo, nel caso di specie, a determinarne la confondibilità, e ciò anche in relazione al livello medio degli utenti e dei consumatori ed alla loro normale diligenza ed avvedutezza.

Sulla scorta di tali osservazioni si ritiene soddisfatto il primo requisito di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming e risulta provato dalla ricorrente il suo astratto titolo al nome a dominio “bigbubbles.it”.

Ai sensi della lettera b) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming, per il trasferimento del nome a dominio contestato in favore della società ricorrente, occorre che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio in questione. Secondo il testo delle regole di naming in vigore sino al 16 maggio 2001, il soggetto ricorrente avrebbe dovuto provare che l’attuale assegnatario o resistente non aveva alcun diritto o titolo per mantenere la registrazione. Era stato da più parti osservato come la formulazione di tale disposto normativo non fosse fra le più felici se non altro perché, se interpretata letteralmente, poneva a carico del ricorrente l’onere della prova di un fatto negativo.

La giurisprudenza che si è occupata dell’interpretazione di tale precetto era comunque stata del tutto concorde nel ritenere che il combinato disposto delle due norme andasse inteso nel senso che, una volta provato dal ricorrente il proprio diritto o titolo al nome a dominio contestato e che, prima facie, il resistente non appariva averne a sua volta alcuno, spettasse al resistente provare a) il proprio diritto o titolo, oppure b) una delle circostanze alle quali le norme attribuiscono una vera e propria presunzione juris et de jure che il resistente abbia a sua volta titolo al nome a dominio contestato (art. 16.6, 3° comma, delle Regole di Naming).

La modifica all’art. 16.6 delle regole di naming in vigore dal 16 maggio 2001 ha accolto tale impostazione; ed oggi le regole di naming prevedono esplicitamente che “Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A” (il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti) “e C “ (il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede) “di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente”

Sia seguendo la vecchia dizione delle norme, sia la nuova, in entrambi i casi la ricorrente Perfetti S.p.A. ha provato la somiglianza e la confondibilità tra il nome a dominio contestato ed i propri marchi registrati e, quindi, in astratto, il suo diritto al nome a dominio “bigbubbles.it”. Sarebbe, quindi, spettato alla resistente Call Center Solutions S.r.l., che è stata ampiamente posta in grado di contraddire al ricorso e di proporre le proprie difese secondo i termini e le modalità previste dalle Regole di Naming, dimostrare a sua volta un proprio diritto o titolo al nome a dominio o provare l’esistenza di una delle circostanze di cui al terzo comma dell’art. 16.6.

Invece, nessuna dimostrazione è stata fornita dalla resistente; talché non può che ritenersi provata dalla ricorrente Perfetti S.p.A. anche la fattispecie di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming.

 Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio, la ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti della resistente che meritano una attenta valutazione.

 Secondo la ricorrente, le cui affermazioni non sono state contestate, la resistente avrebbe registrato un numero assai elevato di nomi a dominio corrispondenti a marchi celebri, a trasmissioni televisive ed a personaggi famosi. In effetti, operando un controllo sul data base della Registration Authority vengono confermate le affermazioni della ricorrente. Se a ciò si aggiunge che la ricorrente Perfetti S.p.A. ha provato documentalmente di aver ricevuto da rappresentanti della Call Center Solutions S.r.l. una richiesta economica per il trasferimento in suo favore del nome a dominio contestato, appare legittimo ritenere che tale dominio sia stato registrato nell’ambito di un più ampio disegno di accaparramento e proprio allo scopo di trarne un illegittimo profitto.

 Ciò configura quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 16.7 delle Regole di Naming, vale a dire un accaparramento a scopo di rivendita a prezzo superiore al costo di registrazione e di mantenimento del nome a dominio e può, quindi, ben essere ritenuto indice della mala fede della Call Center Solutions S.r.l. nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in questione. Quest’ultima convinzione è rafforzata dalla circostanza che, pur essendo stato il nome a dominio registrato da oltre un anno (per l’esattezza, dal 19/1/2000), in esso non risulta esservi svolta alcuna attività.

 Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la ricorrente Perfetti S.p.A. abbia provato che il nome a dominio “bigbubbles.it” è stato registrato ed è tuttora mantenuto in mala fede.

Sulla scorta delle suindicate motivazioni, la Perfetti S.p.A. ha dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6 punti a), b) e c) delle Regole di Naming, mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all’art. 16.6 numeri 1), 2) e 3) è emerso ad indicare un legittimo uso da parte della Call Center Solutions S.r.l. del nome a dominio “bigbubbles.it”. 

Il ricorso appare dunque fondato e, come tale, deve essere accolto.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio “bigbubbles.it” dalla Call Center Solutions S.r.l. alla Perfetti S.p.A..

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming.

Roma, 21 maggio 2001