Con ricorso ricevuto dalla e-solv il 18 ottobre 2000, la Beni Stabili s.p.a. con sede in Roma ha introdotto la presente procedura di riassegnazione, ex art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del a suo favore del nome a dominio benistabili.it, registrato dalla Publifax s.r.l. di Torino.

Nello stesso giorno la segreteria dell'e-solv provvedeva a verificare sul data base whois della Registration Authority i dati del dominio contestato e la  pagina web risultante all'indirizzo www.benistabili.it. Le visure evidenziavano che il dominio benistabili.it risultava assegnato alla Publifax s.r.l. in data 19 gennaio 2000 sulla base di una domanda pervenuta il 24 dicembre 1999, che esso era stato sottoposto a contestazione, e che all'indirizzo www.benistabili.it risultava una pagina "in costruzione".

Verificata la regolarità del ricorso, la segreteria dell'e-solv trasmetteva  per raccomandata alla Publifax s.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Copia del ricorso in formato elettronico veniva inoltre inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Nulla veniva inviato invece via fax, non risultando il relativo numero sul data base della Registration Authority.

La e-mail inviata alla casella postmaster@benistabili.it tornava al mittente per inesistenza del relativo indirizzo. La ricevuta di ritorno della raccomandata evidenziava che il ricorso era stato ricevuto dalla Publifax il 23 ottobre 2000; e da tale data sono decorsi i 25 giorni previsti a favore del resistente per il deposito di repliche dall'art. 5 delle procedure di riassegnazione.

Nulla essendo pervenuto all'ente conduttore entro il termine del 17 novembre 2000, la e-solv designava quale saggio il sottoscritto Alfredo Antonini, il quale ha accettato l'incarico in data 21 novembre 2000.

La ricorrente Beni Stabili s.p.a. fonda la propria richiesta di riassegnazione del nome a dominio benistabili.it sul fatto che esso e' identico al suo segno distintivo ed alla sua denominazione sociale.  Essa espone inoltre una serie di circostanze che a suo avviso proverebbero la malafede della Publifax sia nella registrazione che nell'uso del nome a dominio contestato.

  Secondo l'art. 16.6 delle regole di naming italiane (corrispondente, per quel che qui rileva, all'art. 4.a della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adottata da ICANN il 24 ottobre 1999), un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri (a)  che il nome a dominio contestato e’ identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome; (b) che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a  dominio contestato; ed infine (c) che il nome a dominio e' stato registrato e viene usato in mala fede.

a) identita'  del nome

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, e' fuor di dubbio che il nome del dominio registrato dalla Publifax s.r.l. sia identico alla denominazione sociale della resistente ed al suo segno distintivo.

E' quindi provato dalla ricorrente il suo astratto titolo al nome a dominio benistabili.it.

b) diritto e titolo sul nome a domino contestato.

L'art. 16.6 (b) delle regole di naming prevede che il ricorrente debba dimostrare che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione; mentre l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3 prevede alcune circostanze di fatto dimostrate le quali il resistente sara' considerato al contrario avere diritto o titolo al nome a dominio stesso.

E' gia' stato osservato come la formulazione di tale disposto normativo (peraltro ripreso di pari passo da quello contenuto nella Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy approvata da ICANN il 24 Ottobre 1999, art. 4.a.II e art. 4.c) non sia fra le piu' felici, se non altro perche', se interpretata letteralmente, porrebbe a carico del ricorrente l'onere della prova di un fatto negativo.

Peraltro, la giurisprudenza che si e' occupata della questione nelle Mandatory Administrative Procedure (dette anche MAP, e corrispondenti presso ICANN alle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio italiane) appare del tutto concorde nel ritenere che il combinato disposto delle due norme vada inteso nel senso che, una volta provato dal ricorrente (1) il proprio diritto o titolo al nome a dominio contestato, e che (2) prima facie il resistente non appare averne a sua volta alcuno, spetti al resistente provare (a) il proprio diritto o titolo, oppure (b) una delle circostanze ai quali le norme attribuiscono una vera e propria  presunzione juris et de jure che il resistente abbia a sua volta titolo al nome a dominio contestato (art. 16.6 III comma delle regole di naming 3.31, corrispondente all'art. 4.c della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

Nel caso di specie, la Beni Stabili ha provato l'identita' del nome a dominio in contestazione al proprio marchio, e quindi il suo astratto diritto al nome a dominio in contestazione. Sarebbe quindi spettato alla Publifax - che e' stata ampiamente posta in grado di contraddire al ricorso e proporre proprie difese nei termini previsti dalle regole di naming -  dimostrare a sua volta un  proprio diritto o titolo al dominio o provare l'esistenza di una delle circostanze da cui l'art. 16.6 impone presumere l'esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione.

Nessuna siffatta dimostrazione e' stata fornita dalla resistente; talche' non puo' che ritenersi dimostrata dalla Beni Stabili anche la fattispecie di cui all'art. 16.6.b delle regole di naming.

c) registrazione ed uso in mala fede.

Per quanto attiene infine alla malafede nella registrazione e nell'uso del dominio, la Beni Stabili s.p.a. ha dedotto una serie di comportamenti della resistente che meritano attenta valutazione.

Secondo la ricorrente, le cui affermazioni non sono state contestate, la resistente avrebbe registrato circa una settantina di domini corrispondenti a personaggi famosi o a imprese note. In effetti, un controllo sul data base della Registration Authority conferma le affermazioni del ricorrente. A nome della Publifax sono infatti registrati nomi di personaggi del mondo dello spettacolo (p.es.: renatozero.it, pierochiambretti.it, etc.), nella cui prima pagina appare pero' l'invito a comprare o vendere nomi a dominio. Se a cio' si aggiunge che la Beni Stabili  afferma - senza essere stata sul punto smentita - di aver ricevuto la dalla Publifax la richiesta di 20.000.000 di lire ciascuno per i domini benistabili.it e benistabili.com (anche quest'ultimo registrato dalla Publifax), appare legittimo ritenere che tali domini siano stati registrati nell'ambito di un piu' ampio disegno di accaparramento e proprio allo scopo di trarne illegittimo profitto con l'impedire alla ricorrente di essere presente su Internet con un nome a dominio corrispondente al proprio marchio.

Cio' configura ad avviso dello scrivente sia quanto previsto dagli art. 16.7 (a) delle Regole di naming italiane e art. 4.b.I della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy di ICANN (accaparramento a scopo di rivendita a prezzo superiore al costo di registrazione e mantenimento del dominio), sia quanto previsto dagli art. 16.7 (b) delle Regole di naming italiane e art. 4.b.II della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy di ICANN (registrazione di un dominio per impedire al legittimo avente diritto di registrare il proprio) e puo' quindi ben essere ritenuto indice della mala fede della Publifax nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La convinzione dello scrivente e' inoltre rafforzata dal fatto che pur essendo stato il dominio sia registrato da quasi un anno, non risulta esservi svolta alcuna attività. Da un lato, infatti, all'URL http://www.benistabili.it  risulta una pagina con la scritta "under construction" ed un link mail all'indirizzo info@publifax.it; dall'altro, non risulta neppure attivo l'indirizzo di posta elettronica postmaster@benistabili.it (il ricorso inviato via e-mail a tale casella e' tornato al mittente per inesistenza dell'indirizzo del destinatario).

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che il ricorrente abbia provato che il nome a dominio benistabili.it e' stato registrato ed e' tuttora mantenuto in mala fede.

 Sulla base di quanto sopra, la Beni Stabili s.p.a. ha dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 16.6 punti a), b) e c), mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all'art. 16.6 numeri 1), 2) e 3)  e' emerso ad indicare legittimo uso da parte della Publifax s.r.l. del nome a dominio benistabili.it. Il ricorso appare dunque fondato e come tale deve essere accolto.

Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio "benistabili.it" dalla Publifax s.r.l. a favore della Beni Stabili s.p.a..

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perche' le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 16.11 delle regole di naming.

Trieste,  28 novembre 2000.

Prof. Avv. Alfredo Antonini.