Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
AVAST.IT

Ricorrente: Avast Software a.s. (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Blufile s.r.l. (avv. Sebastiano Faramo)
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 22 maggio 2013, la AVAST Software a.s., con sede in Trianon Office Building - Budejovickà 1518/13A 140 00, Praga 4, Repubblica Ceca, in persona del suo legale rappresentante Dott. Vincent Wayne Steckler, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio avast.it, registrato dalla Blufile s.r.l., con sede in Via Cesare Baronio 146, 00128 Roma.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • •    che il dominio avast.it era stato creato il 6 giugno 2002 ed era registrato a nome della Blufile srl;
  • •    che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • •    che digitando l’indirizzo http://www.avast.it si giungeva ad una pagina web dove si poteva leggere: “Gentile cliente poiché il prodotto AVAST! Non corrisponde più alle richieste ed alle esigenze che fino ad oggi ci soddisfacevano a pieno, abbiamo preferito non trattare più la rivendita. Continuiamo a trattare prodotti leader nel settore antivirus.”
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il giorno 30 maggio 2013 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 10 giugno 2013 tornava a C.R.D.D. l’avviso di ricevimento dal quale si evinceva che il giorno 4 giugno 2013 le poste avevano consegnato al Resistente il ricorso. Il 24 giugno giungevano memorie di replica della Blufile s.r.l., difesa dall’avv. Sebastiano Faramo, e due giorni dopo la Ricorrente informava la C.R.D.D. di voler controdedurre a queste. C.R.D.D. nominava quale esperto della procedura l’avv. prof. Enzo Fogliani che il 1 luglio 2013 accettava l’incarico.

Con ordinanza del 3 luglio 2013 l’esperto disponeva termine sino al 15 luglio 2013 per controdeduzioni e produzioni documentali della Ricorrente, e termine al 25 luglio 2013 per ulteriori repliche e produzioni documentali della Resistente.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente Avast Software a.s., precedentemente denominata Alwil Software a.s., nel proprio ricorso afferma di essere una delle più note società produttrici di antivirus e di aver registrato il marchio Avast in numerosi Paesi in Europa e nel mondo. Fin dal 2002 la Ricorrente  aveva stipulato con la Resistente Blufile s.r.l. un contratto per la distribuzione dei propri prodotti con  il marchio Avast in Italia, sulla cui base Bluefile aveva registrato il dominio avast.it in nome proprio e per conto della Ricorrente. Il rapporto contrattuale prevedeva che, sebbene registrato a nome della Resistente, il nome a dominio  avast.it sarebbe stato trasferito alla Ricorrente non appena questi lo avesse richiesto. Risoltosi nel 2012 il contratto fra le parti,  nonostante numerosi solleciti della Avast Software a.s, Blufile non aveva più traferito la titolarità del dominio alla mandante, ma anzi aveva posto sul relativo sito inviti ad acquistare prodotti concorrenti.

Per ciò che attiene la buona fede e l’interesse legittimo, la Ricorrente afferma che questi sono ascrivibili alla Resistente solo nella misura in cui la Blufile s.r.l. distributore agiva per conto della Avast Software a.s titolare del marchio. La Resistente non ha avuto altro diritto sul marchio AVAST se non quello derivante dal suddetto rapporto di distribuzione, e venuto a mancare quest’ultimo sono venuti meno i diritti o interessi legittimi. Ma oltre ai diritti e interessi legittimi, considerato che  la Resistente al momento della chiusura del rapporto contrattuale avrebbe dovuto trasferire il nome a dominio in contestazione alla Ricorrente, a giudizio di quest’ultima è venuta a mancare anche la buona fede nel mantenimento del dominio. Difatti la Resistente starebbe facendo del dominio un utilizzo che prende la forma della concorrenza e dello strumento di pressione volto ad ottenere dalla Ricorrente una somma di denaro pari alla somma delle fatture inevase che la Resistente deve alla prima.

La Avast Software s.a. pertanto chiede la riassegnazione del nome a dominio avast.it.

Posizione della Resistente

Da parte sua la Resistente Blufile s.r.l., difesa dall’avv. Sebastiano Faramo, contesta che la sua condotta non sia di buona fede e che la registrazione del dominio in contestazione violi diritti di privativa della Ricorrente. Al riguardo la Blufile srl afferma di aver registrato il dominio avast.it  prima che la Ricorrente cambiasse la sua stessa denominazione; infatti il contratto di distribuzione venne sottoscritto con la società Alvil Software a.s. e non con la Avast Software a.s.

In particolare la  registrazione del nome a dominio e la coincidenza di questi con la denominazione sociale della Ricorrente non possono essere  imputabili ad una condotta di malafede della Resistente giacché  al momento della registrazione  non vi era alcun marchio AVAST registrato in Italia dal quale far risalire diritti o interessi legittimi della Avast Softwere s.a.

La Resistente inoltre afferma che negli anni, anche attraverso campagne pubblicitarie, ha promosso il sito web www.avast.it tanto che questo, per tutta la clientela della Blufile s.r.l., è diventato il canale comunicativo per interagire con la resistente. Pertanto  proprio da questa sovrapposizione di identità tra il dominio avast.it e la Blufile s.r.l. verrebbe in esistenza il diritto e/o interesse legittimo della Resistente  a detenere il dominio in contestazione.

Inoltre la Blufile s.r.l. rivendica un proprio diritto ad ottenere dalla Ricorrente “ un indennizzo economico commisurato: a) alle spese sostenute nell’arco di 10 anni per la registrazione, il mantenimento e la pubblicizzazione del dominio www.avast.it, b) all’evidente pregiudizio economico e commerciale derivante dalla eventuale cessione del dominio, in ragione della fidelizzazione della propria clientela.”

La Resistente conclude le proprie memorie di replica chiedendo che venga rigettata la richiesta di riassegnare il dominio avast.it alla Ricorrente.

Ulteriori scritti difensivi delle parti.

Nelle proprie controdeduzioni la Ricorrente contesta che al momento della registrazione del nome a dominio la Resistente avesse agito in buona fede in quanto,  fa notare, la registrazione di avast.it è avvenuta il 6 giugno 2002, mentre la firma del contratto di distribuzione è stata apposta  nel maggio dello stesso anno,  pertanto al momento della registrazione la Resistente era al corrente dell’esistenza dei prodotti AVAST e dei relativi diritti che la Ricorrente vantava sugli stessi.

Da parte sua la Resistente contesta innanzitutto che vi sia stata una violazione del marchio AVAST, in quanto nel 2002 il marchio non era stato ancora registrato in Italia; secondo poi la denominazione sociale della Ricorrente è stata cambiata nell’attuale Avast Software s.a. solo dopo che la Resistente aveva registrato il dominio. Entrambe le parti ribadiscono pertanto le proprie conclusioni. 
Motivi della decisione

1)    Identità del nome a dominio e diritto del resistente.

Non vi è alcun dubbio che il nome a dominio avast.it sia identico sia alla denominazione sociale della Ricorrente Avast Softwere a.s., sia al marchio da questa  registrato.

Parimenti non vi è alcun dubbio che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio oggetto di opposizione. Non è controverso il fatto che il nome a dominio è stato registrato da Blufile nell’ambito e in esecuzione di obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Avast Software s.a.

La stessa Resistente nelle proprie memorie di replica più volte ribadisce di aver acquistato il nome a dominio per promuovere e distribuire i prodotti Avast, ossia in adempimento al  mandato ricevuto dalla Ricorrente. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente si evince che la Resistente aveva sì registrato  il nome a dominio a suo nome, ma lo aveva fatto per conto della Ricorrente e sapendo che tra gli obblighi contrattuali della Blufile S.r.l. vi era quello del trasferimento dello stesso alla Avast Software s.a. nel momento in cui questa lo avrebbe richiesto.

Considerando che il rapporto tra le parti si è estinto, proprio perché di natura contrattuale e non derivante dalla proprietà del marchio, i diritti della Resistente sulla denominazione Avast che da esso derivavano sono venuti meno.


2)    Registrazione ed uso del dominio in malafede.

Non v’è dubbio che la registrazione del nome a dominio sia avvenuta con la piena consapevolezza da parte di Blufile dell’esistenza dei diritti della Alwil Software a.s., (oggi Avast Software a.s.), posto che la data della firma del contratto di distribuzione è antecedente a quella della registrazione del nome a dominio.

 Venuto meno il suddetto contratto, il mantenimento del dominio da parte della Resistente si pone sia come un vero e proprio impedimento per la Ricorrente all’utilizzo del nome, sia come mezzo di pressione per spingere la Avast Software s.a. ad accettare la richiesta di un consistente indennizzo, come si può dedurre dalle richieste avanzate dalla Resistente. A ciò si aggiunga che il messaggio visibile sulla home page del dominio (“Gentile cliente poiché il prodotto AVAST! non corrisponde più alle richieste ed alle esigenze che fino ad oggi ci soddisfacevano a pieno, abbiamo preferito non trattare più la rivendita. Continuiamo a trattare prodotti leader nel settore antivirus.”), è un evidente utilizzo del dominio da parte di Blufile con lo scopo primario di danneggiare gli affari della Ricorrente.

Le circostanze che precedono son indubbiamente indicative della attuale malafede di Blufile nel mantenimento del dominio avast.it. Tuttavia, perché si possa far luogo alla riassegnazione, il regolamento prevede che il dominio in contestazione non sia semplicemente utilizzato in malafede, ma che sia anche stato registrato in malafede.

Sul punto il regolamento è chiarissimo, così come univoco è l’orientamento delle precedenti decisioni nelle procedure di riassegnazione (si vedano, fra le tante, le decisioni per i domini tes.it, - Camera arb. Milano, 1/7/2011, esperto Paolo Curti; gamesbond.it – Crdd, 25/5/2010, esperta Francesca d’Orsi; bpsolar.it, - Crdd, 30/12/2008, esperto Raffaele Sperati; gig.it, - Crdd, 3/10/2008, esperto Enzo Fogliani).

In particolare, in fattispecie pressoché identica a questa (decisione dominio flamco.it – Crdd, 28/9/2007, esperta Cristina De Marzi), è stato rimarcato che:
Le procedure di riassegnazione sono uno strumento predisposto per combattere il cybersquatting, ossia l’accaparramento illegittimo di nomi a dominio su cui terzi vantino diritti, e non uno strumento per risolvere controversie relative alla legittimità dell’uso di marchi altrui, all’adempimento di contratti, o altro.
    Per questo motivo, è richiesto che la malafede del Ricorrente sia provata sussistere non solo nel momento in cui è introdotta la procedura, ma sin dal momento della registrazione del nome a dominio, che deve essere effettuata con la consapevolezza di violare un diritto altrui. La malafede sopravvenuta, pertanto, non è sufficiente a dar luogo alla riassegnazione del dominio.
    Nel caso di specie, da quanto esposto dalla stessa Ricorrente emerge che, nel momento in cui la Resistente ha registrato il nome a dominio (…), essa agiva per conto e con il beneplacito della Ricorrente.         Dunque la società Ricorrente, titolare di diritti di esclusiva sulla denominazione (…), ha acconsentito a che la Resistente registrasse il nome a dominio oggetto della odierna contestazione. 
    Solo in seguito, guastatisi i rapporti commerciali fra le due parti, la Resistente non ha ritenuto adempiere all’impegno di trasferire la titolarità del dominio alla Ricorrente, la quale afferma che esso era stato registrato dalla Resistente  in  nome proprio ma per conto della Ricorrente stessa.
    La malafede nel mantenimento del nome a dominio è dedotta quindi non ab origine, al momento della registrazione del dominio, ma dall’inadempimento alle obbligazioni di trasferimento del nome a dominio, nascenti dal mandato senza rappresentanza conferito dalla [Ricorrente] alla [Resistente]
    Dato che la malafede deve essere provata sussistere sia al momento della registrazione, sia nel mantenimento del nome a dominio, la circostanza che al momento della registrazione le Resistente agisse per conto della Ricorrente esclude la malafede iniziale e quindi la possibilità che il dominio sia riassegnato.
    L’accertamento di tale inadempimento al contratto di mandato (così come quello della violazione dei diritti di marchio (…), pure dedotta dalla Ricorrente) esula dai poteri e dalla competenza del Collegio. La procedura di riassegnazione ha infatti carattere amministrativo, essendo volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la rispondenza al vero della dichiarazione resa dall’assegnatario al momento della registrazione del dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua conoscenza, non ledeva diritti altrui.
     Ogni altra questione, quale l’inadempimento dell’assegnatario alle obbligazioni nascenti a suo carico dal mandato senza rappresentanza per la registrazione del dominio, è di pertinenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.”

Non emerge dalla documentazione prodotta o dalle difese delle parti alcun motivo che induca a discostarsi da tali limpide affermazioni.

La Ricorrente, infatti, non deduce affatto un accaparramento del nome a dominio (cybersquatting) da parte di un terzo a lei estraneo, ma il mancato adempimento dell’obbligazione contrattuale secondo la quale, cessato il contratto di distribuzione, la titolarità del dominio identico al suo marchio avrebbe dovuto esserle retrocessa.

Essendo quindi del tutto pacifico (e comunque dichiarato dalla stessa Ricorrente) che il dominio in contestazione era stato registrato sulla base di un contratto di distribuzione, manca la malafede nella registrazione del dominio necessaria per far luogo alla riassegnazione.
 

P.Q.M.

Il ricorso viene respinto e conseguentemente il dominio resta assegnato a Blufile s.r.l. con sede in Via Cesare Baronio 146, 00128 Roma.

La presente decisione sia comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 2 agosto 2013                                                                  
        
Enzo Fogliani



 
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