Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 16 marzo 2010 la sig.ra Aurora D’Agostino rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Giovanni Antonio Grippiotti, presso il cui studio in Roma, Piazza di Pietra n. 38-39 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio auroraclima.it, registrato dal sig. Daniele Brinati.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio auroraclima.it era stato creato il 15 aprile 2004 ed era registrato a nome del sig. Daniele Brinati;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.auroraclima.it si giungeva ad una pagina bianca vuota.
 
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 22 marzo 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico tuttavia  veniva rispedito alla mittente C.R.D.D. in  data 29 marzo 2010, per essere il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (29 marzo 2010) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, il 26 aprile 2010 nominava quale esperto il sottoscritto avv.. Alessandro Nicotra, che il successivo 28 aprile accettava l'incarico.

a) Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di aver registrato vari marchi contenenti la parola “AURORA”. In particolare documenta di essere titolare del marchio italiano “Aurora Clima” n. 1092763 depositato l’11 febbraio 2004, registrato il 6 febbraio 2008 e poi concesso in licenza d’uso alla Daxa Corporation s.r.l.; marchio depositato precedentemente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione avvenuta il 15 aprile 2004 da parte del Resistente.

La Ricorrente afferma poi che, avendo acquisito i suoi diritti sul marchio “Aurora” precedentemente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione, ne discende che nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome a dominio in contestazione.

La Ricorrente afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che:

• 1)    già prima della registrazione del nome a dominio in contestazione il Resistente aveva acquistato e rivenduto prodotti con il marchio “Aurora Clima” dalla Ricorrente, per cui non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio, né la Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente alla registrazione del nome a dominio auroraclima.it;
• 2)    nonostante fosse già intervenuta una contestazione tra la Ricorrente ed il Resistente sull’uso ed il deposito da parte di quest’ultimo del marchio “Aurora Clima”, per la quale le parti erano addivenute ad un accordo transattivo in data 2 febbraio 2004, in base al quale il Resistente si impegnava a non usare in futuro il segno distintivo “Aurora Clima”, il sig. Brinati registrava il nome di dominio in contestazione il 5 aprile 2004 e, quindi, successivamente a tale accordo;
• 3)    il nome a dominio auroraclima.it non viene utilizzato dal Resistente.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

b) Allegazioni del Resistente.

Il Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è risultato sconosciuto, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stato reso edotto anche via e-mail della procedura.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

1.    Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, in base al quale,  affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome” risulta soddisfatto.

Nel caso di specie, infatti, appare indubbio che il nome a dominio in contestazione (auroraclima.it) sia identico al marchio registrato dalla Ricorrente e concesso in licenza alla Daxa Corporation s.r.l.
 

2.    Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome “auroraclima” e la confondibilità del nome a dominio con  il marchio da essa registrato e legittimamente utilizzato.

Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito internet:

• a)  non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento);
• b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
• c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

3.    Malafede del Resistente.

 Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio registrato “Aurora Clima”. Data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato. A ciò aggiungasi che il 2 febbraio 2004 il Resistente aveva concluso una transazione con la Ricorrente proprio in relazione al marchio AURORA CLIMA e, nonostante ciò, il 15 aprile 2004 procedeva alla registrazione del nome a dominio in contestazione.

Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale il Resistente appare essere detentore passivo (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando l’indirizzo http://www.auroraclima.it appare solo una pagina bianca vuota. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 6 anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal Resistente), sia – e soprattutto - il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Infine, altro elemento da cui dedurre la malafede, si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia

• 1)    la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente  (lett. b);
• 2)    la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
• 3)    la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .

Circostanze che, se dimostrate, autorizzano a ritenere la malafede del Resistente.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio auroraclima.it alla sig.ra Aurora D’Agostino, residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Tito Livio 67, c.a.p. 00012. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 13 maggio 2010

Avv. Alessandro Nicotra