Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 10 dicembre 2015, la A.S. ROMA S.p.a. con sede legale in Piazzale Dino Viola 1, 00128 Roma, rappresentata dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio asromaradio.it registrato dal sig. Marco Violi, via Antonino Bongiorno, 2, 00155 Roma (RM).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio asromaradio.it era stato creato il 15 gennaio 2013 ed era registrato a nome del sig. Marco Violi;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.asromaradio.it si accedeva ad un sito internet registrato e utilizzato dal sig. Marco Violi.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 22 dicembre 2015 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

In data 15 gennaio 2016 C.R.R.D.D. il sig. Marco Violi faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica, che in data 18 gennaio 2016 venivano inoltrate alla Ricorrente. C.R.D.D. procedeva alla nomina dell’esperto nella persona dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi.

Tuttavia, l'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, letti gli atti della procedura e rilevati motivi di inopportunità, revocava l'accettazione già espressa alla nomina.

In data 20 gennaio 2016, C.R.D.D. provvedeva alla nomina di un altro esperto nella persona dell’avv. Mario Pisapia, il quale accettava l’incarico.

La Ricorrente, A.S. Roma S.p.a., è una Associazione Sportiva fondata nel 1927 e quotata in borsa sin dal 2000; è una società sportiva nota a livello mondiale in quanto, tra l’altro, gestisce la relativa squadra di calcio, con un seguito di milioni di tifosi nel mondo. La A.S. Roma, inoltre, prende parte al Campionato Nazionale di calcio Serie A TIM, ed ha ottenuto nel corso del tempo notevoli successi e trofei sportivi (coppe, scudetti) sia a livello nazionale che europeo.

Fin dal 1999, la A.S. Roma è una società per azioni ed insieme con i club S.S. Lazio e F.C. Juventus, è una delle tre sole società calcistiche presente nei listini di Borsa Italiana.

Il marchio registrato “AS ROMA” è commercialmente impiegato dalla Ricorrente (e dalla società integralmente controllata A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del Gruppo licenziataria di vari marchi della Ricorrente) non solo come segno distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma anche in altri ambiti commerciali.

Il segno “AS Roma” è utilizzato quale primario asset nell’ambito di strategie:

• -    di commercio elettronico del club svolto sulle reti di comunicazione elettronica sia a mezzo di applicazioni dedicate, sia attraverso il canale web distributivo ufficiale di prodotti di merchandising “AS Roma Store;
• -    di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore dell’audiovisivo nazionale e internazionale, e nel settore editoriale, essendo la ricorrente titolare di un proprio canale televisivo satellitare (“A.S. Roma Channel”), di una propria web radio (AS Roma Radio) e della pubblicazione del magazine ufficiale del club;
• -    di comunicazione commerciale e istituzionale, nelle reti di comunicazione elettronica, mediante il sito web ufficiale www.asroma.it inclusa la presenza ufficiale sui principali social networks;
• -    commerciali di franchising con la stipula di specifici accordi con punti vendita fisici denominati  “AS Roma Stores”;
• -    di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore bancario e finanziario.

Il segno “AS Roma” è inoltre utilizzato nell’ambito di accordi di sponsorizzazione con i principali gruppi commerciali nazionali ed internazionali e  quale marchio identificativo del nuovo stadio la cui costruzione è stata di recente approvata dalle competenti istituzioni e la cui proprietà sarà integralmente della A.S. Roma S.p.A..

La Ricorrente rileva che la locuzione assunta dall’odierno Resistente nella procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio “asromaradio.it” risulta identica e tale da generare confusione rispetto ai marchi che la società ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi diritti.

A tal proposito, la Ricorrente elenca e documenta la registrazione di una serie di marchi di impresa “AS Roma” registrati a partire dal 1996 ad oggi in sede italiana (n. 5), comunitaria (n. 12) ed internazionale (n. 3) a partire dal 1996 ad oggi, tutto contenenti il segno “AS Roma”. 

La Ricorrente deduce che il nome a dominio opposto “asromaradio.it” incorpora per intero il marchio AS Roma di titolarità esclusiva della Ricorrente, e che la sua utilizzazione da parte dell’attuale assegnatario induce in inganno il pubblico dei navigatori e svia illecitamente la potenziale utenza e clientela della Ricorrente.

Quanto alla mala fede del Resistente, la società A.S. Roma S.p.a. osserva che la circostanza di aver registrato un nome a dominio che riproduce con assoluta identità un marchio registrato che, indubbiamente, ha conquistato una ampia notorietà assolutamente non limitata al pubblico dei tifosi della squadra di calcio, sia di per sé sufficiente a denotare la coscienza del Resistente nel voler usurpare segni distintivi frutto dell’altrui creazione.

Sempre in tema di mala fede, la Ricorrente afferma che il Resistente era ben consapevole della circostanza che la registrazione del nome a dominio “asromaradio.it” avrebbe impedito alla A.S. Roma S.p.A. di utilizzare legittimamente tale nome. Ciò anche in considerazione del fatto che il Resistente fa utilizzo del nome a dominio come URL di un sito web molto simile a quello ufficiale della ricorrente, ingenerando nell’utenza Internet la errata convinzione che vi sia tra Ricorrente e Resistente un qualsivoglia rapporto di associazione, affiliazione od autorizzazione, invero inesistente.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio

Il Resistente, sig. Marco Violi, afferma che asromaradio.it, dominio nato nel gennaio del 2013, è la prima web radio dedicata all’A.S. Roma. Su tale web radio, il Resistente afferma di aver trattato giornalmente tematiche sportive legate alla Roma (squadra di calcio) con interviste ed opinioni di vari giornalisti del settore. La radio ufficiale dell’A.S. Roma - Roma Radio - avrebbe cominciato a trasmettere solo nell’agosto del 2014 e avrebbe registrato il marchio “AS ROMA RADIO” solo il 26 settembre 2014.

A tal proposito, il Resistente afferma che tale marchio sarebbe stato creato con lo scopo di confondere gli ascoltatori fidelizzati negli anni verso la propria emittente. Oltre a ciò, sempre secondo il sig. Violi, l’emittente web “ROMA RADIO” avrebbe “palesemente copiato” anche le sigle e gli spot della web radio precedentemente da lui creata, prima fra tutte la sigla della trasmissione “Good Morning Roma”. Il tutto risulterebbe da registrazioni in suo possesso, che peraltro non sono state prodotte nella presente procedura.

A riprova del fatto che il Resistente non abbia mai voluto ingenerare confusione negli utenti della propria radio – continua il Resistente – il sig. Violi avrebbe sempre comunicato agli ascoltatori che asromaradio.it non era una radio ufficiale dell’A.S. Roma. Anche di ciò, il Resistente avrebbe in suo possesso varie registrazioni, peraltro anch’esse non prodotte.

Quanto alla consapevolezza di ledere i diritti dell’A.S. Roma, il Resistente sostiene di non aver potuto prevedere che la odierna Ricorrente avrebbe creato un’emittente ufficiale e un marchio registrato che la richiamasse (“AS ROMA RADIO”) solo un anno e otto mesi dopo la web radio di sua creazione e, peraltro, prendendo palesemente spunto da quest’ultima.

Sulla mala fede, poi, il sig. Violi sostiene di aver offerto, tramite il social network Facebook - il proprio dominio “asromaradio.it” al Direttore Generale dell’A.S. Roma, il quale avrebbe accettato. Tuttavia, il suddetto trasferimento non sarebbe andato a buon fine.  

Quanto ai vantaggi che il sig. Violi avrebbe tratto dal dominio in contestazione grazie al suo potere evocativo del nome “AS Roma”, il Resistente osserva che gli introiti derivati dalla suddetta attività non bastavano neppure a coprire i costi della stessa per i quali il sig. Violi avrebbe dovuto ricorrere ai propri risparmi.

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

L’art. 3.6 del Regolamenteo per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla lettere a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo  (denominato “ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Non Vi sono dubbi che il nome a dominio in contestazione contenga per intero sia la denominazione sociale della Ricorrente, sia il cuore comune ai molti marchi da essa registrati. A tal proposito la Ricorrente ha provato che il marchio “AS ROMA” gode di una notevole e diffusissima notorietà a livello mondiale, essendo automatico per il pubblico ricondurlo alla famosa squadra di calcio.

L’aggiunta di una parola comune (“radio”) alla denominazione sociale della Ricorrente non basta a differenziare il nome a dominio in contestazione dalla denominazione sociale e dal marchio della Ricorrente, poiché costituisce solo una componente descrittiva di quel segno distintivo riferita al tipo di servizio offerto; sicché il nome a dominio è tale da generare confusione rispetto al nome ed ai marchi che la società ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi diritti.

Tale confusione nell’utenza è poi accentuata dagli argomenti trattati all’interno del sito web (radio), riconducibili indubbiamente alla squadra di calcio della Ricorrente. Pur volendo tener conto della veridicità delle dichiarazioni del sig. Violi, secondo il quale durante le trasmissioni radiofoniche tramesse in streaming per il tramite della web radio “asromaradio.it”, si era soliti informare gli ascoltatori della circostanza che la suddetta radio non fosse una emittente ufficiale della società sportiva Ricorrente; ciò in quanto lo sviamento dell’utenza ha luogo ben prima dell’eventuale ascolto di tal messaggio, verificandosi sin dalla digitazione dell’indirizzo web del dominio.

2) Diritti o interessi legittimi della Resistente

La Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a differenza della copiosa documentazione prodotta dalla Ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.

Dalle affermazioni rese dall’odierno Resistente non si evince in nessun modo il suo diritto sul dominio oggi oggetto di riassegnazione. Non è, peraltro, sufficiente l’aver registrato il nome a dominio “asromaradio.it” prima della Ricorrente, poiché quest’ultima è titolare dei diritti connessi al segno distintivo AS ROMA e alla ‘famiglia di marchi’ di cui quel segno costituisce il cuore.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, non è ragionevolmente dubitabile che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente (art. 3.7, lett. d) del Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento).

È di tutta evidenza che al momento della registrazione del dominio in oggetto, l’attuale assegnatario fosse assolutamente consapevole della circostanza che “asromaradio.it” inglobasse in sé per intero il nome della squadra di calcio e l’identico marchio notorio ad essa appartenente, e che la registrazione dello stesso avrebbe impedito alla A.S. Roma S.p.A. di utilizzare legittimamente tale nome.

Non v’è dubbio che al momento della registrazione e, successivamente, nel mantenimento del dominio il sig. Marco Violi fosse a conoscenza della notorietà della società sportiva A.S. Roma s.p.a.; se non altro per il fatto che il Resistente si occupava, per sua stessa ammissione, di tematiche relative alla squadra di calcio A.S. Roma. Tale circostanza induce a ritenere che la scelta del dominio “asromaradio.it” per la creazione di una web radio dedicata all’A.S. Roma potrebbe essere stata volontariamente posta in essere proprio per sfruttare la notorietà acquisita dal nome e dal marchio della ricorrente. Benché, secondo il Resistente, gli introiti derivati dallo sfruttamento del dominio non bastassero a coprire i costi, tali affermazioni – dovendo fondare la decisione su un accertamento sommario delle circostanze di fatto e di diritto – non sono sufficienti a escludere che egli abbia potuto agire con la volontà di trarre vantaggio dalla notorietà del segno distintivo.

La circostanza che il marchio “asromaradio” sia stato registrato dalla Ricorrente dopo la registrato dopo la registrazione del dominio è irrilevante, in quanto il dominio in contestazione, al momento della registrazione, conteneva già comunque per intero la denominazione sociale ed il cuore dei vari marchi registrati dalla Ricorrente.

Pur ritenendo che la vicenda avrebbe ben potuto avere un epilogo diverso fondato su un accordo tra le parti, sussistendo tutte le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto.

si dispone la riassegnazione del nome a dominio asromaradio.it alla società A.S. Roma S.p.a. con sede in Piazzale Dino Viola, 1 – 00128, Roma.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 16 febbraio 2016

Avv. Mario Pisapia