Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
AS.ROMA.IT
Ricorrente: A.S. Roma S.p.a. (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Andrea Tedeschi (Avv. Nicolò Ettore Zito)
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della
procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 10 dicembre 2015, la A.S.
ROMA S.p.a. con sede legale in Piazzale Dino Viola 1, 00128 Roma,
rappresentata dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio as.roma.it registrato
dal sig. Andrea Tedeschi, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Nicolò Ettore Zito, sito in largo Goldoni, 47,
00186 Roma (RM).
Ricevuto il ricorso e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
- a) che il dominio as.roma.it era stato creato il 20 dicembre 2011 ed era registrato a nome del sig. Andrea Tedeschi;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.as.roma.it si accedeva ad un sito internet
dedicato alla società sportiva A.S. Roma.
C.R.D.D. chiedeva i dati del sig. Andrea Tedeschi al Registro, il quale
in data 16 dicembre 2015 comunicava che il dominio in questione
risultava registrato dal sig. Andrea Tedeschi, via degli Olmetti, 46A,
00060 Formello (RM). A tale indirizzo pertanto, in data 30 dicembre
2015, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione, con
l’invito al sig. Andrea Tedeschi a far pervenire le proprie
repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal ricevimento del ricorso.
Successivamente, le poste restituivano ricevuta di
ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il suddetto
ricorso era stato ricevuto dal sig. Andrea Tedeschi in data 9 gennaio
2016.
Ricevute tempestivamente le repliche da parte del
resistente, l’11 febbraio 2016 C.R.D.D. incaricava della
decisione l’avv. prof. Enzo Fogliani il quale accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
La Ricorrente, A.S. Roma S.p.a., afferma essere una Associazione
Sportiva fondata nel 1927, trasformatasi poi in società per
azioni, quotata in borsa sin dal 2000, nota a livello mondiale in
virtù, tra l’altro, della gestione della relativa squadra
di calcio, che prende parte al Campionato Nazionale di calcio Serie A
TIM, con un seguito di milioni di tifosi nel mondo.
Il marchio
registrato “AS ROMA” è commercialmente impiegato
dalla Ricorrente (e dalla società integralmente controllata
A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del Gruppo
licenziataria di vari marchi della Ricorrente) non solo come segno
distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni
sportive, ma anche in altri ambiti commerciali.
Secondo
quanto esposto dalla Ricorrente, il segno “AS Roma”, quale
primario e strategico asset IP, è commercialmente impiegato
dalla società Ricorrente (e dalla società integralmente
controllata A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del
Gruppo licenziataria di vari marchi della ricorrente) non solo come
segno distintivo della squadra di calcio e delle relative
manifestazioni sportive, ma altresì anche in altri ambiti
commerciali. In particolare, nell’ambito di strategie di
commercio elettronico del club svolto sulle reti di comunicazione
elettronica sia a mezzo di applicazioni dedicate, sia attraverso il
canale web distributivo ufficiale di prodotti di merchandising
“AS Roma Store; di sfruttamento commerciale perseguite dalla
ricorrente nel settore dell’audiovisivo nazionale e
internazionale, e nel settore editoriale, essendo la ricorrente
titolare di un proprio canale televisivo satellitare (“A.S. Roma
Channel”), di una propria web radio (AS Roma Radio) e della
pubblicazione del magazine ufficiale del club; di comunicazione
commerciale e istituzionale, nelle reti di comunicazione elettronica,
mediante il sito web ufficiale www.asroma.it inclusa la presenza
ufficiale sui principali social networks; commerciali di franchising
con la stipula di specifici accordi con punti vendita fisici
denominati “AS Roma Stores”; di sfruttamento
commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore bancario e
finanziario.
Oltre a
ciò, il segno “AS Roma” è utilizzato
nell’ambito di accordi di sponsorizzazione con i principali
gruppi commerciali nazionali ed internazionali e quale marchio
identificativo del nuovo stadio la cui costruzione è stata di
recente approvata dalle competenti istituzioni e la cui
proprietà sarà integralmente della A.S. Roma S.p.A..
Premesso
quanto sopra, la Ricorrente rileva che la locuzione assunta
dall’odierno Resistente per il dominio opposto
“as.roma.it” risulta identica e tale da generare confusione
rispetto ai marchi nazionali, comunitari ed internazionali che la
società ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed
esclusivi diritti.
A sostegno
di quanto appena esposto, la Ricorrente elenca e supporta
documentalmente la registrazione di una serie di marchi di impresa
“AS Roma” registrati a partire dal 1996 ad oggi (in
particolare, n. 5 in sede italiana, n. 12 in sede comunitaria e n. 3 in
sede internazionale) tutti contenenti il segno “AS Roma”.
La
Ricorrente deduce che il nome a dominio opposto
“as.roma.it” incorpora per intero il marchio “AS
Roma” di titolarità esclusiva della Ricorrente e la sua
utilizzazione da parte dell’attuale assegnatario può, in
modo assolutamente illegittimo, indurre in inganno il pubblico dei
navigatori e sviare illecitamente la potenziale utenza e clientela
della Ricorrente.
A tal
proposito, la società A.S. Roma s.p.a. ritiene indiscutibile
l’identità totale tra il dominio “as.roma.it”
ed il marchio registrato “AS ROMA”, con la conseguenza che
la sua attuale assegnazione a nome del resistente costituisce
violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente sui marchi, che
consistono anche nella comunicazione dei propri segni distintivi
attraverso la rete Internet.
Infine, la
Ricorrente rileva che il nome a dominio opposto non corrisponde al
nome, né tantomeno alla denominazione sociale dell’attuale
assegnatario del dominio contestato e contesta l’esistenza di
diritti o interessi legittimi del resistente sui propri marchi. Ed al
riguardo osserva che il semplice fatto di ottenere il nome a dominio da
parte dell’autorità preposta non conferisce alcun diritto
di proprietà immateriale su di esso poiché si tratta di
un procedimento di tipo amministrativo inidoneo a produrre questo
effetto.
La
società A.S. Roma S.p.a. osserva inoltre che la registrazione e
l’utilizzo del nome a dominio in oggetto sarebbero stati messi in
atto dal Resistente in totale mala fede. Ciò, innanzitutto, in
quanto, la circostanza di aver registrato un nome a dominio che
riproduce con assoluta identità un marchio registrato –
notorio come quello della odierna Ricorrente - sia di per sé
sufficiente a denotare la coscienza del Resistente nel voler usurpare
segni distintivi frutto dell’altrui creazione.
Ulteriore
circostanza a sostegno della mala fede del Resistente, sempre a dire
della Ricorrente, sarebbe la circostanza che il Resistente era ben
consapevole che dalla registrazione del nome a dominio
“as.roma.it” sarebbe derivato un danno agli affari della
A.S. Roma S.p.A. e che, la suddetta registrazione avrebbe impedito alla
ricorrente la legittima utilizzazione di tale nome. Ciò anche in
considerazione del fatto che il Resistente fa utilizzo del nome a
dominio come URL di un sito web molto simile a quello ufficiale della
Ricorrente, ingenerando nell’utenza Internet la errata
convinzione che vi sia tra Ricorrente e Resistente un qualsivoglia
rapporto di associazione, affiliazione o autorizzazione, invero
inesistente.
Ad ulteriore
riprova della mala fede del Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio oggetto di riassegnazione, la
Ricorrente rileva che al sig. Tedeschi sono riconducibili ben 218
registrazioni di nomi a dominio, alcuni dei quali corrispondenti a
segni notori, integrando, tale circostanza, ciò che secondo la
prassi dell’OMPI sarebbe la figura del “serial
cybersquatter”.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio “as.roma.it”.
Deduzioni del Resistente.
Il
Resistente, sig. Andrea Tedeschi, con le proprie repliche, afferma che
il dominio acquistato dall’odierno Resistente non sia “AS
Roma” o “AS.Roma”, bensì il dominio
“AS”. A tal proposito, rileva che il dominio oggetto di
riassegnazione ha una derivazione finale quale “.roma.it”,
come tutti i domini concessi dalla Provincia di Roma.
Oltre a ciò, il sig. Tedeschi afferma che il
nome a dominio “AS”, rappresenterebbe le iniziali dei nomi
di battesimo del resistente e della moglie e, come tale, non lesivo di
alcuna immagine o marchio e, comunque, tale circostanza sarebbe
sufficiente a dimostrare che l’acquisto dello stesso non sarebbe
avvenuto con l’intenzione di volere ingenerare dubbio o
confusione in merito al noto marchio.
Inoltre, il sig. Tedeschi afferma che la
denominazione “AS”, al momento dell’acquisto
(inizialmente ad opera della sig.ra Simona Stallone) non fosse lesiva
di alcun diritto né tale da generare confusione come stabilito
dallo stesso ente che ha provveduto alla vendita del dominio stesso e
secondo il quale il dominio ha “iniziato a funzionare
all’esito del controllo e dell’approvazione
dell’Authority” che vagliando sulla concessione di siti e
domini, non ha rinvenuto, alcun elemento lesivo o tale da ingenerare
confusione.
Circa l’utilizzo del dominio oggetto di
riassegnazione, il sig. Tedeschi afferma che lo stesso sia adibito a
blog o forum in cui si parla di attività sportive e non viene
esercitata alcuna attività di natura commerciale, né per
il tramite dello stesso viene venduto alcun prodotto, né viene
fatta alcuna pubblicità.
Ad ulteriore riprova di quanto sopra, il Resistente
rileva come ogni pagina del sito in esame contenga la dicitura
“sito non ufficiale”, che le pagine “contatti –
chi siamo” spieghino la natura non commerciale del dominio, la
natura amatoriale dello stesso e la sua non ufficialità. Con la
conseguenza che il Resistente avrebbe, con l’utilizzo del dominio
(e sempre secondo la sua opinione), solo migliorato la
visibilità e la propaganda della Ricorrente.
Quanto all’accusa di cybersquatting mossa
dalla Ricorrente, il sig. Tedeschi rileva che unitamente alla sua
azienda possiederebbe centinaia di domini in ragione della loro
occupazione di “Lead Generation” per centinaia di clienti
in tutta Italia.
Il Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio in oggetto.
Motivi della decisione.
1) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Al momento in cui è scritta la presente
decisione, il sito posto sul dominio as.roma.it appare dedicato
all’attività dalla AS Roma. I contenuti del sito non
appaiono aggiornati; nella home page, nella sezione intitolata
“notizie in evidenza”, sono riportate notizie risalenti a
circa un anno fa; anche la classifica di serie A riportata
nell’apposita sezione è quella dell’anno precedente
e non corrisponde a quella attuale. L’unica parte aggiornata
(notizie flash) lo è semplicemente per l’automatica
importazione delle prime parti dei titoli di notizie riportate da altri
siti, attuati mediante richiamo interno al motore di ricerca Bing.
Nelle pagine web di as.roma.it sono presenti richiami pubblicitari
variabili di prodotti e servizi, mutevoli a seconda della posizione
geografica dell’utente. L’analisi dei sorgenti della pagina
rivela trattarsi delle pubblicità “pay per click” fornita da Google.
Appare indubbio che tali pubblicità
“pay per click” il titolare del sito ricava un profitto;
così come è indubbio che l’indirizzo web del sito
(raggiungibile digitando semplicemente as.roma.it, da cui si viene
ridiretti su www.as.roma.it) è tale da indurre in errore
l’utenza, essendo identico (salvo il ".it") alla denominazione
sociale della Ricorrente
E' quindi dimostrata “la circostanza che,
nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato
per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di
un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale”;
circostanza che, ai sensi dell’art. 3 punto 7, lett. d) del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it è
ritenuta prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.
2) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.
Peraltro, ai fini della riassegnazione del nome a
dominio, il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it
richiede anche la prova che “il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome” (art. 3, punto 6, lett. a).
Il dominio di cui si chiede la riassegnazione
è un dominio di terzo livello (“as”), registrato
sotto il dominio geografico di secondo livello “roma” nel
ccTLD .it. La presente, a quel che risulta, è la prima decisione
italiana relativa ad un dominio di terzo livello della struttura
geografica dei nomi a dominio italiani.
Come noto, non sono assegnabili come domini di
secondo livello le denominazioni riconducibili alle Regioni (art. 3.3.1
del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
.it), alle Provincie (art. 3.3.2) ed ai Comuni (art. 3.3.3), in quanto
“parte integrante della struttura
organizzazionale geografica”.
Roma.it rientra fra i nomi a dominio non assegnabili
ai sensi dell’art. 3.3.2, in quanto ricompreso
nell’appendice B del Regolamento di assegnazione. I nomi a
dominio che possono essere registrati sotto il dominio roma.it sono
quindi domini di terzo livello; essi possono essere registrati da
chiunque abbia i requisiti di cui all’art. 1.2..3.6 del
Regolamento di assegnazione, esattamente come sotto il .it chiunque
può registrare domini di secondo livello (purché non
riservati).
La giurisprudenza formatasi nelle procedure di
riassegnazione, nazionali e non, è concorde nel rilevare che
elemento di valutazione per stabilire la confondibilità del nome
a dominio in contestazione su altro nome o marchio su cui il ricorrente
vanti diritti, è solo la parte registrabile, e non anche la
parte gestita dal Registro e non assegnabile.
Nel caso di specie, la parte gestita dal Registro e
non assegnabile in quanto parte integrante della struttura geografica
dell’albero dei nomi a dominio, è “roma.it”.
La valutazione delle circostanze da cui dedurre i requisiti necessari
alla riassegnazione è quindi limitata, nel caso di specie, alla
parte effettivamente registrata del Resistente, ossia “as”.
La Ricorrente ha provato l’esistenza di propri
diritti sulla denominazione “as roma”, che oltre che essere
proprio marchio registrato, è anche la sua denominazione
sociale. Tuttavia, ciò non può ritenersi sufficiente a
ritenere che il nome a dominio in contestazione possa essere
“identico o tale da indurre confusione” l’utenza,
come richiesto dal punto a) dell’art. 3 punto 6 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.
Dato che, in linea di principio, l’elemento
cui fare riferimento per il giudizio di confondibilità è
solo la parte registrabile dal pubblico e quindi il solo dominio di
terzo livello “as”, si osserva che esso non ha sufficiente
capacità distintiva per ritenere che esso violi il marchio AS
Roma.
Anche volendo non dar credito all’affermazione
del Ricorrente, secondo cui le due lettere di cui è composto il
dominio di terzo livello rappresenterebbero le iniziali dei nomi di
battesimo del resistente e della moglie, si rileva che “as”
– a tacer d’altro - è l’abbreviazione di
associazione sportiva, e come tale appare in un gran numero di
denominazioni di squadre calcistiche e nella stragrande maggioranza
delle denominazioni delle organizzazioni che praticano sport, sia a
livello professionale che dilettantistico.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie,
l’applicazione del principio di confondibilità
all’intero nome [as.roma.it] secondo il comune orientamento delle
decisioni nelle procedure di riassegnazione porterebbe a conseguenze
che snaturerebbero la natura dell’albero geografico dei nomi a
dominio così come attualmente in essere.
Prendendo come elemento di comparazione
l’intero nome as.roma.it, non si potrebbe negare che qualsiasi
dominio di terzo livello sotto roma.it composto da due o tre lettere e
contenente le lettere "A" e/o "S", sia confondibile con il segno “AS
Roma”. Di fatto, la circostanza di aver scelto come propria
denominazione sociale e come proprio marchio commerciale una
denominazione il cui cuore è identico al nome di una provincia
italiana e della capitale d’Italia, darebbe a tale società
una sorta di monopolio su un gran numero di domini geografici sotto il
dominio di secondo livello roma.it. Il che non sembra corrispondere
allo spirito per il quale è stata creata dal Registro la
struttura geografica dei nomi a dominio, che certamente non è
stata creata per consentirne l’utilizzo esclusivo da parte
di chi abbia avuto l’idea di chiamare la sua società con
il nome della città in cui ha sede.
Si ritiene pertanto che il nome a dominio in
contestazione non sia confondibile con il marchio registrato dalla
Ricorrente ai sensi del punto a) dell’art. 3 punto 6 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. Ciò
ovviamente non preclude che la Ricorrente possa in altra sede far
valere il proprio diritto di esclusiva sul segno AS Roma nei confronti
del Resistente.
Conclusioni
Di per sé, pur essendo avvenuta con
l’intento di attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet sfruttando la notorietà del nome e del marchio AS Roma,
la registrazione del dominio di terzo livello “as” nel
dominio geografico della provincia di Roma non integra gli elementi
richiesti per far luogo alla riassegnazione del dominio
nell’ambito di questo tipo di procedura di carattere
amministrativo.
Il che ovviamente non esclude che, sotto altri
profili, possa ritenersi che tale registrazione e l’uso del
dominio vìolino i diritti di esclusiva della Ricorrente AS Roma.
Ciò tuttavia esula dall’ambito delle
procedure di riassegnazione e deve essere quindi accertato
dall’autorità giudiziaria, alla quale potranno essere
richiesti i provvedimenti che in questa sede non possono essere
concessi.
P.Q.M.
Il
ricorso di A.S. Roma s.p.a. per la riassegnazione del dominio
as.roma.it non è accolto. Il dominio rimane pertanto assegnato
al sig. Andrea Tedeschi
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Sorengo, 25 febbraio 2016
Enzo Fogliani
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