Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica l’8 marzo 2001, la Fondazione Arena di Verona, rappresentata dalla Europatent – Euromark s.r.l. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio arenaverona.it, registrato dalla Sig.ra Iride Babetto per conto della Hotel Terme Rio d’Oro s.r.l.

In data 9 marzo 2001 la segreteria della e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.arenaverona.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio arenaverona.it risultava assegnato alla Sig.ra Iride Babetto dal 10 aprile 2000;
-  che il dominio arenaverona.it era stato sottoposto a contestazione il 28 giugno 2000;
- che all'indirizzo www.arenaverona.it risultava una pagina “default”..

In data 9 marzo 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  il 10 marzo 2001 la segreteria della e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Sig.ra Iride Babetto copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

Il 5 aprile 2001 pervenivano via posta elettronica le repliche della signora Iride Babetto, legale rappresentante della Hotel Terme Rio Oro s.r.l., rappresentata dagli avv.ti Franco Capuzzo e Sivia Fante. Veniva quindi nominata quale saggio l’avv. Francesca d’Orsi, la quale, in data 6 aprile 2001, accettava l’incarico.

La ricorrente è la Fondazione Arena di Verona, ente risultante dalla trasformazione, ai sensi del D.L. n. 367 del 29 giugno 1996 e del D.L. 134 del 23 aprile 1998, dell’Ente autonomo Arena di Verona. Con la denominazione Arena di Verona, la ricorrente documenta di organizzare ed aver organizzato sin dal secolo scorso la diffusione, la promozione, lo sviluppo dell’arte e dello spettacolo musicale, mettendo in scena, fra le altre cose, spettacoli musicali noti in tutto il mondo.

Dopo la sua trasformazione da Ente Autonomo  in Fondazione ai sensi della citata normativa, la Fondazione Arena di Verona documenta di aver provveduto a registrare anche il relativo marchio, con domanda in data 24 febbraio 2000; anche se, ritiene la ricorrente, trattandosi di denominazione notoria di ente non avente finalità economiche, tale denominazione godrebbe comunque di protezione che si colloca ad un livello non esclusivamente privatistico che è indipendente dal deposito del marchio.

Il 10 aprile 2000 il nome a dominio arenaverona.it è stato registrato dalla signora Iride Babetto, quale rappresentante della  Hotel Terme Rio D’Oro s.r.l. di Montegrotto (PD). La Fondazione Arena di Verona provvedeva alla contestazione presso la RA il 27 giugno 2000, e, visti vani i tentativi di ottenere bonariamente la restituzione del nome a dominio, ha introdotto la presente procedura per ottenere la riassegnazione del proprio nome a dominio.

A fondamento della propria richiesta la ricorrente, oltre a dedurre l’identità del nome a dominio contestato alla propria denominazione e la assenza di ogni titolo al riguardo in capo all’attuale assegnataria, deduce la malafede della resistente, osservando (e documentando) che se da un lato il dominio in contestazione non appare essere mai stato utilizzato dalla ricorrente, dall’altro quest’ultima ha registrato anche un dominio arenaverona.com attraverso il quale viene effettuata attività commerciale lesiva dei diritti della Fondazione Arena di Verona sul proprio marchio e sulla propria denominazione.

Da parte sua, la Hotel Terme Rio Oro s.r.l. nega sussistano i presupposti per la riassegnazione del nome a dominio, in quanto: a) il nome arenaverona sarebbe un nome comune il cui uso non potrebbe essere inibito ad alcuno; b) l’attuale assegnatario avrebbe “diritto all’uso del nome a dominio, in quanto non ha alcun intento commerciale, e ciò è insito nell’inattività del sito stesso”; c) la malafede sarebbe esclusa per il fatto che la ricorrente avrebbe già registrato un proprio nome a dominio, che nel dominio contestato non verrebbe svolta alcuna attività in concorrenza con quella della ricorrente, e che nella registrazione del dominio mancherebbe qualsiasi scopo commerciale o di profitto.

Conclude quindi per la reiezione del ricorso.

Secondo l’art. 16.6.a delle vigenti regole di naming, primo requisito perchè si proceda alla riassegnazione del nome a dominio contestato è che lo stesso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o alla sua denominazione.

Al riguardo, la resistente sostiene che arenaverona sia un nome comune il cui uso non può essere inibito ad alcuno; mentre la ricorrente sostiene invece di vantare un diritto esclusivo sulle parole arena e verona, usate insieme, in qualsiasi composizione.

Quest’ultima affermazione appare forse azzardata; tuttavia, non si può negare che il termine arenaverona sia tale da indurre confusione sia sulla denominazione della ricorrente, sia sul marchio di fatto da essa e dai suoi dante causa utilizzato per decenni su cui pertanto la ricorrente vanta indubbiamente diritto d’uso (la ricorrente ha documentato l’uso del termine “Arena di Verona” da parte dell’Ente Autonomo Arena di Verona almeno sin dal 1938). Il nome a dominio registrato è infatti identico alla denominazione “Arena di Verona” salvo che per la mancanza della preposizione “di”; tanto che appare ragionevole pensare che l’utente che voglia cercare informazioni sull’Arena di Verona faccia riferimenti ad arenaverona.it pensando di trovare un sito dell’Arena di Verona o quantomeno da essa autorizzato o ad essa collegato. Cosa che pacificamente non è per il dominio in questione.

Del resto, che arenaverona abbia un chiaro riferimento alla Arena di Verona è confermato dal fatto che nel dominio arenaverona.com, registrato dalla stessa resistente, vi è comunque l’indicazione Arena di Verona e vi sono riferimenti espliciti agli eventi lirici organizzati dalla Fondazione Arena di Verona; il che conferma la potenzialità confusoria del nome a dominio contestato.

Si ritiene pertanto soddisfatta la fattispecie di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming,

Secondo la ormai pacifica interpretazione data dai saggi all’art. 16.6.b delle regole di naming, una volta dimostrato dal ricorrente quanto richiesto dall’art. 16.6.a, spetta al resistente provare l’esistenza di un proprio diritto o titolo al nome a dominio, oppure una delle circostanze dalle quali l’art. 16.6 ultimo comma impone dedurre un legittimo titolo del resistente al nome a dominio contestato.

Al riguardo, la resistente afferma testualmente di avere “diritto al nome a dominio in quanto non ha alcun intento commerciale, e ciò è insito nell’inattività del sito stesso che, come riconosce la ricorrente stessa, è costituito da una default page priva di alcun contenuto”.

Si tratta di affermazione del tutto priva di fondamento, sia logico che fattuale. Sotto il primo profilo, si osserva che le modalità di esercizio di un diritto non possono certo essere dedotte come elemento costitutivo del diritto stesso; il quale, al contrario, deve prima esistere per poter poi essere esercitato. Nel caso di specie, nessuna indicazione è stata data circa l’elemento costitutivo di un diritto sul nome arenaverona; elemento che, ovviamente, non può certo rinvenirsi nella mera registrazione del nome a dominio (qui contestata) ma deve trovare fondamento aliunde (in questo senso si vedano le decisioni dei saggi Nicola Adragna - dominio guidasposi.it e Raffaele Sperati – dominio vetrauto.it). Inoltre, appare del tutto contraddittorio dedurre l’esistenza di un diritto da una modalità d’esercizio che, per espressa ammissione della resistente, consiste nel non esercitare il diritto stesso!

Sotto il secondo profilo, l’affermazione  secondo cui la resistente non avrebbe alcun “intento commerciale” è smentita a priori dalla circostanza che la ricorrente stessa è invece, per l’appunto, società commerciale, e pertanto per definizione l’attività che pone in essere non può che avere fine commerciale.

La circostanza che, per stessa affermazione della resistente, il nome a dominio non sia utilizzato da quando è stato registrato (ossia da oltre un anno) esclude poi a priori che possano ritenersi esistenti i fatti di cui all’art. 16.6 punti 1 e 3 delle regole di naming; mentre nessuna indicazione è stata offerta dalla resistente o può dedursi dagli atti in relazione alla sussistenza dei fatti di cui all’art. 16.6. punto 2 delle regole di naming.

Si ritiene pertanto che la resistente non abbia dimostrato il proprio titolo al nome a dominio, e che pertanto debba ritenersi integrata anche la fattispecie di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.

Per quanto riguarda infine la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, appare decisiva la documentazione prodotta dalla Fondazione Arena di Verona, inerente non soltanto al nome a dominio arenaverona.it, ma soprattutto al nome a dominio arenaverona.com; dominio quest’ultimo anch’esso registrato dalla stessa resistente Hotel Terme Rio D’Oro.

Nel sito corrispondente all’indirizzo www.arenaverona.com si trovano infatti chiari ed espliciti riferimenti non soltanto all’Arena di Verona  intesa come monumento storico, ma soprattutto alla stagione musicale organizzata dalla ricorrente Fondazione Arena di Verona. Vi si trova infatti il programma delle opere liriche che saranno messe in scena, la trama di quelle più importanti, i prezzi dei biglietti, la pianta dell’Arena con i vari ordini di posti e relativa classificazione tariffaria, e via dicendo. Ed in effetti, il visitatore che capiti in tale sito (nella cui prima pagina appare esplicitamente la scritta Arena di Verona) crede effettivamente di trovarsi nella pagina ufficiale dell’ente organizzatore della stagiona lirica (del tutto simile), e non in quella di un Hotel.

Il nome dell’assegnatario del sito (Hotel Terme Rio d’Oro) compare soltanto nell’elenco degli Hotel che, per come è strutturato, sembra all’ignaro visitatore come un elenco di alberghi fornito (se non consigliato) appunto dall’ente che organizza la stagione lirica. Peraltro, in tale elenco appare come prima indicazione l’Hotel della società resistente, in caratteri ben maggiori di quelli seguenti, distribuita su sei righe, con indicazione dei costi, dei confort offerti, link al sito dell’albergo (www.termehotel.it), indirizzo e-mail, etc. Gli altri alberghi sono invece tutti di Verona città (ricordiamo che l’Hotel Rio D’Oro si trova in realtà ad 80 chilometri da Verona, in provincia di Padova, ed è l’unico fuori Verona indicato nel sito), elencati in piccolo con il solo nome e categoria, senza indirizzo, numero telefonico, link o altri elementi per poterli individuare o contattare.

Appare evidente quindi che il dominio arenaverona.com ed il sito che su di esso si trova è stato predisposto per attirare utenti Internet all’Hotel Terme Rio D’Oro utilizzando il richiamo costituito dalla rinomanza dell’Arena di Verona, che induce gli utenti stessi a credere che il suddetto albergo sia in qualche modo indicato se non addirittura consigliato dall’ente che organizza la stagione lirica.

Da quanto sopra – debitamente documentato e controllabile su Internet – la ricorrente deduce la malafede dell’attuale assegnatario anche nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio arenaverona.it. Esso, infatti, sarebbe stato registrato allo scopo di predisporre un identico sito in Italia; e, a seguito delle diffide, sarebbe mantenuto inattivo allo scopo non soltanto di recare disturbo alla ricorrente stessa e di impedirle di porre in linea un proprio sito dal quale risulterebbe comunque evidente la assoluta mancanza di alcun collegamento fra l’Hotel Terme Rio d’Oro e la ricorrente stessa, ma soprattutto allo scopo di far sì che l’utente, non trovando nulla nel dominio arenaverona.it, sia indotto a cercare informazioni sul sito arenaverona.com

Sul punto, le contrarie deduzioni della resistente non convincono. Anzitutto, priva di rilevanza è la deduzione che la Fondazione avrebbe già un sito registrato a proprio nome, e non avrebbe quindi all’epoca potuto registrarne un’altro, con la conseguenza che non potrebbe ritenersi il sito arenaverona.it registrato al fine di impedirgli la registrazione di un nome a dominio. In fatto, l’affermazione non risponde al vero, in quanto il dominio in contestazione è stato registrato nell’aprile 2000, quando ormai le regole di naming erano state da tempo modificate per permettere agli enti dotati di partita iva la registrazione di un numero illimitato di domini.

D’altro canto, non si vede per quale motivo l’Hotel Terme Rio D’Oro, che al momento era già titolare sin dal 19 maggio 1999 del dominio termehotel.it, sul quale si trova tuttora la pagina pubblicitaria dell’albergo, abbia avuto la necessità di registrare altri due nomi a dominio come arenaverona.it e arenaverona.com.

Parimenti priva di rilevanza l’osservazione secondo la quale non ci sarebbe concorrenza sleale per diversità delle attività esercitate da ricorrente e resistente. La concorrenza sleale non è infatti elemento essenziale per la rilevazione della malafede, sussistendo quest’ultima anche nel caso in cui un soggetto volontariamente tragga profitto dalla altrui notorietà in altri campi. E, come visto, la struttura ed il contenuto del dominio arenaverona.com è chiaramente costituita a tale scopo.

Sotto questo aspetto, si osserva che non solo l’affermazione del ricorrente di non aver registrato il nome a dominio a scopo di profitto o per svolgervi attività commerciale  è del tutto irrilevante, ma non risponde neppure al vero. Essendo infatti la resistente una società a responsabilità limitata, per definizione i suoi atti sono istituzionalmente posti in essere allo scopo di trarre profitto; ed invero, non si capisce – nè la resistente ha indicato -  per quale motivo la Hotel Terme Rio D’Oro s.r.l. avrebbe sostenuto gli oneri per la registrazione e il mantenimento per oltre un anno di un nome a dominio non corrispondente alla propria denominazione, sulla quale – per sua stessa ammissione -  non svolge alcuna attività.

La risposta più verosimile è quella indicata dalla resistente; ossia che il profitto consiste nell’impedire che la Fondazione Arena di Verona registri ed utilizzi tale sito a suo nome. E’ infatti ovvio che, non trovando alcunchè all’indirizzo www.arenaverona.it, l’utente provi ad accedere all’indirizzo www. arenaverona.com, sul quale, come visto, si trova il sito sul quale l’albergo della resistente appare consigliato dall’ente organizzatore della stagione lirica di Verona come il primo ed il migliore; mentre, al contrario, è altrettanto ovvio che il visitatore che trovasse all’indirizzo www.arenaverona.it un sito effettivamente predisposto dalla ricorrente Fondazione non avrebbe alcun motivo per cercare di accedere al dominio arenaverona.com e non cadrebbe vittima del sito della resistente. Ed anche la intenzionale mancanza di contenuto di un nome a dominio mantenuta con lo scopo di attrarre utenti internet verso altro sito del ricorrente integra la fattispecie di cui all’art. 16.7.d

Tali fatti e tali considerazioni inducono la scrivente a ritenere sussistente, ai sensi dell’art. 16.7 ultimo comma e 16.7.d delle regole di naming, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.

Il ricorso è fondato, avendo dimostrato la ricorrente tutti gli elementi richiesti dalle regole di naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

viste le vigenti regole di naming, si ordina la revoca del nome a dominio arenaverona.it all’attuale assegnataria e se ne dispone la riassegnazione a favore della Fondazione Arena di Verona, con sede in Piazza Brà 28, 37121 Verona.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana affinché le dia esecuzione nei modi e termini previsti dalle regole di naming.

Roma, 11 aprile 2001

Avv. Francesca D’Orsi.