Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
Adidasfootballshop.it
Ricorrente: Adidas AG. (avv.ti Nino Di Bella e Vanessa Franchini)
Resistente: Paolo Luppi (dott. Alessio Canova)
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail da C.R.D.D. il 22 settembre 2008 la Adidas AG, con sede in
Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach (Germania), in persona
dei suoi legali rappresentanti Markus A. Kurten e Grabriele Dirian,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Di Bella e Vanessa Franchini,
presso il cui studio in piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano si
domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio adidasfootballshop.it,
registrato dal sig. Paolo Luppi, domiciliato in via Circonvallazione 3,
int. 4, 41037 Mirandola (MO).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio adidasfootballshop.it era stato creato
l’11 dicembre 2007 ed era registrato a nome del sig. Paolo Luppi;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad
opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro
nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo
http://www.adidasfootballshop.it si giungeva ad un sito web che
pubblicizzava la vendita di prodotti sportivi.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e
ricevuto in data 23 settembre 2008 il ricorso e la documentazione per
posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Il plico veniva ricevuto dal Resistente il 1 ottobre
2008. Ricevuta la cartolina di ritorno della raccomandata, il 7 ottobre
2008 C.R.D.D. comunicava alle parti ed al Registro la data di inizio
della procedura.
Il 17 ottobre 2008 la Ricorrente faceva pervenire a
C.R.D.D. ed al dott. Alessio Canova e-mail con allegata decisione di
WIPO nella procedura di riassegnazione del nome a dominio
adidasfootballshop.com.
Il 24 ottobre 2008 il Resistente, a mezzo del suo
procuratore dott. Alessio Canova, presso il cui studio in via R. Pilo,
19/b, 20129 Milano si domiciliava, faceva pervenire le proprie
repliche, che contestualmente inviava per e-mail alla Ricorrente. Nella
medesima e-mail, il Resistente lamentava la irritualità
dell’invio della decisione di WIPO nella procedura di
riassegnazione del nome a dominio adidasfootballshop.com, chiedendone
lo stralcio dalla documentazione della procedura.
Il 28 ottobre 2008 veniva nominato quale esperto
l’avv. Mario Pisapia, che il successivo 31 ottobre accettava
l’incarico.
Il 3 novembre 2008 le parti si scambiavano e-mail con le quali deducevano in ordine alla produzione della decisione di WIPO.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente è
società tedesca fondata nel 1948 che da tempo ha acquistato
posizione primaria nel mondo nel settore degli articoli sportivi. Essa
documenta di essere titolare, fra l’altro, dei marchi
internazionali ADIDAS:
- n. 354439 registrato il 20 marzo 1969 per la classe 28 (giochi e palloni);
- n. 358770 registrato il 27 giugno 1969 per la classe 25 (abbigliamento sportivo);
- n. 487580 registrato il 25 agosto 1984
per le classi 18 (borse sportive), 25 (abbigliamento e calzature) e 28
(articoli sportivi);
- n. 588920 registrato il 17 giugno 1992
per le classi 9 (occhiali da vista e da sole) e 14 (gioielli,
bigiotteria ed orologi).
Documenta inoltre la Ricorrente di essere titolare di nomi
a dominio adidas.com e adidas-group.com, attraverso i quali opera su
internet.
A sostegno della propria richiesta di riassegnazione,
Adidas afferma che il nome a dominio adidasfootballshop.it include per
intero il proprio marchio ADIDAS, sottolineando che l’aggiunta al
suo marchio delle parole descrittive “football” e
“shop” non solo non è idonea ad evitare confusione
nel consumatore, ma anzi l’aumenta, ingenerando la convinzione
che si tratti di un negozio che vende prodotti Adidas, mentre, secondo
la Ricorrente, verrebbero offerti in vendita anche prodotti della
concorrenza.
La Ricorrente sostiene inoltre che il sig. Paolo Luppi non
ha alcun titolo sul nome a dominio adidasfootballshop.it, in quanto
Adidas non gli ha mai dato alcun consenso, licenza o altra
autorizzazione all’uso del suo marchio nella registrazione del
dominio; né il sig. Paolo Luppi è rivenditore ufficiale
Adidas; né infine ricorre alcuna della altre circostanze
previste dal Regolamento per ritenere che il sig. Paolo Luppi abbia
titolo alla registrazione del dominio in contestazione.
Infine, la Ricorrente deduce la malafede del Resistente
sia dalla notorietà del proprio marchio, che non poteva essere
sconosciuta al sig. Paolo Luppi, che ne vende i prodotti, sia dalla
circostanza che il Resistente stesso risulta aver registrato altri nomi
a dominio analoghi a quello in contestazione, contenenti per intero
marchi di altre società operanti nel settore degli articoli
sportivi (nikefootballshop.it, tigershop.com, supergashop.com, etc.).
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del noma a dominio.
Allegazioni del Resistente.
Nella propria replica,
testualmente, “Il Resistente non contesta il fatto che il nome a
dominio contenga per intero il marchio ADIDAS di titolarità del
ricorrente, né la notorietà del medesimo”. Ritiene
però che le parole “football” e
“shop” contenute nel nome a dominio siano sufficienti
ad allontanare nel consumatore “la percezione di connessioni
dirette con Adidas”.
Il Resistente osserva che il dominio è funzionale
ad una lecita e legittima attività di vendita di articoli
sportivi prodotti dalla stressa Adidas, sicché l’utilizzo
del marchio nel nome a dominio sarebbe del tutto legittimo ai sensi
dell’art. 21 del Codice dei diritti di proprietà
industriale vigente, in quanto esattamente descrittivo del sito ad esso
corrispondente.
Il Resistente conferma poi di non essere rivenditore
autorizzato o ufficiale di prodotti Adidas, ma ritiene che ciò
sia del tutto irrilevante, non avendo egli mai affermato il contrario e
vendendo prodotti originali Adidas legittimamente acquistati.
Il sig. Luppi nega infine che il dominio sia utilizzato
per la vendita di articoli sportivi prodotti da concorrenti della
Adidas, sottolineando che la cosa sarebbe comunque contraria ai suoi
interessi.
Conclude pertanto chiedendo la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione.
a) In via preliminare: sull’ammissibilità della produzione della decisione WIPO.
In via preliminare, deve esaminarsi
l’ammissibilità dell’invio da parte della
Ricorrente, con e-mail del 17 ottobre 2008, del testo della decisione
WIPO relativa al dominio adidasfootballshop.com, intervenuta fra le
stesse parti il 17 ottobre 2008.
Il Resistente si oppone a tale produzione, in quanto
sarebbe tardiva e, quindi, la Ricorrente sarebbe decaduta ai sensi
dell’art. 4.14 del Regolamento. Inoltre, la decisione prodotta
sarebbe irrilevante, in quanto facente riferimento a norme che non sono
fra quelle che l’art. 4.15 pone come fonti delle procedure di
riassegnazione italiane.
Dal canto suo, la Ricorrente osserva che la decisione
è stata pubblicata dopo la proposizione del reclamo, e quindi
non poteva essere depositato con esso. Osserva inoltre che si tratta di
una decisione giurisprudenziale, e quindi producibile al di fuori dei
termini previsti dalla procedura, relativi solo ad atti o documenti.
La produzione è ammissibile, nei limiti in cui sia intesa come pronuncia giurisprudenziale.
Anzitutto, è da rilevare che essa non ha contenuto
probatorio e non è quindi un documento o una prova che, ai sensi
dell’art. 4.6, n. 6 del regolamento, deve essere prodotto assieme
al ricorso. L’esito del procedimento la cui decisione finale
è stata prodotta non è un fatto storico che la Ricorrente
ha chiesto di provare ed è comunque, come fatto storico, del
tutto irrilevante nella presente procedura. La Ricorrente ha
esplicitamente qualificato tale decisione come pronuncia
giurisprudenziale, che, in quanto tale, altro non è che la
valutazione sotto il profilo giuridico, da parte di un altro soggetto,
di fatti sottoposti alla sua attenzione; fatti che la Ricorrente
ritiene, come fattispecie, analoghi alla presente.
E’ sempre consentito il deposito di testi
legislativi e di giurisprudenza, anche al di fuori dei termini
processuali, in quanto da un lato, sulla base del principio jura novit
curia, altro non sono che un sollecito al giudicante di porre
attenzione su elementi di diritto che egli potrebbe e dovrebbe comunque
conoscere d’ufficio, dall’altro non introducono alcun
diverso elemento documentale sui fatti del giudizio oggetto di
onere probatorio a carico delle parti.
In secondo luogo, del tutto irrilevante la circostanza che
si tratti di una decisione resa sulla base di norme che non sono
indicate dall’art. 4.15 del regolamento fra le fonti che regolano
le procedure di riassegnazione italiane.
Negli ordinamenti continentali, contrariamente a quelli di
common law, le pronunce giurisprudenziali non sono fonti del diritto.
Le pronunce giurisprudenziali valgono solo per il singolo caso deciso e
non costituiscono precedenti vincolanti. La loro utilità
è quindi limitata alla validità del ragionamento
logico-giuridico seguito dal giudice, che dipende dalle norme
applicate. Se quindi le norme di riferimento, seppur di ordinamenti
giuridici diversi, hanno lo stesso contenuto sostanziale, nulla toglie
alla validità dell’iter logico seguito dal giudicante la
circostanza che la pronuncia sia stata resa nell’ambito di
un’altra giurisdizione.
E’ comunque compito del giudicante il prudente
apprezzamento del contenuto della decisione prodotta, che in nessun
caso assume valore vincolante.
b) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il nome a dominio in contestazione inizia con (e contiene
interamente) la denominazione ADIDAS, che corrisponde sia alla
denominazione sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa
registrati.
Secondo il Resistente, la confondibilità sarebbe
esclusa dall’aggiunte delle parole football e shop, che
andrebbero a identificare il servizio offerto dal Resistente stesso:
ossia “un negozio (“shop”) di e-commerce che vende
solo prodotti “Adidas” relativi al football”.
Peraltro, in inglese Adidas football shop significa
“negozio Adidas calcio”, non “negozio che vende
prodotti Adidas relativi al calcio”; sicché l’utente
che acceda al dominio adidasfootballshop.it ritiene ragionevolmente di
accedere non tanto ad un sito di un qualunque negozio che vende
prodotti Adidas per il calcio, quanto piuttosto al sito di e-commerce
con cui la Adidas vende su internet in Italia i propri prodotti
calcistici.
Sussiste quindi il requisito della confondibilità
del nome a dominio ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del
Regolamento.
c) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Il sig. Paolo Luppi, pur ammettendo di non avere alcuna
licenza o autorizzazione per utilizzare il marchio Adidas, sostiene che
il nome a dominio sarebbe legittimo “in quanto il Codice dei
Diritti di Proprietà Industriale vigente, all'art. 21, afferma
che “i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica
(…) del marchio d'impresa se esso è necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio”.
Ma non è certamente questo il caso di specie. Come
già visto, la dizione Adidas football shop non identifica la
“destinazione di un prodotto o di un servizio”,
bensì la denominazione del negozio stesso o comunque il soggetto
cui è riferibile.
Per tale utilizzo del nome Adidas, il Resistente avrebbe
dovuto avere il benestare dalla Ricorrente, titolare del relativo
marchio. Essendo pacifico che tale benestare non è mai stato
concesso, e non risultando alcuna delle altre circostanze esistendo le
quali il Resistente è ritenuto aver titolo al nome a dominio in
contestazione, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito richiesto
dall’art. 3.6, I comma lett. b) del Regolamento per far luogo
alla riassegnazione.
d) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Per quanto attiene alla malafede nella registrazione ed al
mantenimento del dominio, è da rilevare che la Ricorrente non ha
dimostrato che attraverso il sito posto nel dominio in contestazione si
fosse reindirizzati verso siti che proponevano in vendita prodotti
della concorrenza, oppure che attraverso quel sito si vendessero anche
altri prodotti concorrenti. Al contrario, dalla documentazione in atti
risulta che sul sito posto sul dominio adidasfootballshop.it venivano
venduti esclusivamente prodotti Adidas.
La malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio emerge però evidente dall’esame della
documentazione e degli altri nomi a dominio registrati dal sig. Paolo
Luppi.
Risulta infatti che egli ha registrato una serie di domini
il cui nome ricalca la stessa struttura di quelli qui contestato:
marchio+[settore]+shop. Risultano infatti esser stati da lui registrati
i domini adidasfootballshop.com, nikefootballshop.com, supergashop.com,
allstarconverseshop.com, tigershop.it, fornarinashop.it,
kawasakishop.it, pumashop.it, speedoswimstore.it, asicshop.it,
eastpack.it, e molti altri.
Tutti i siti posti su tali domini utilizzano identico
layout per le loro pagine web. Inoltre, fanno tutti esplicitamente
riferimento al medesimo sig. Paolo Luppi, indicano il medesimo
indirizzo postale, il medesimo indirizzo di posta elettronica, i
medesimi numeri di telefono, addirittura la stessa partita iva: segno
evidente che il soggetto che esercita il commercio elettronico mediante
tali siti è sempre lo stesso.
Non risponde quindi al vero l’affermazione del sig.
Paolo Luppi (riportata in ciascuno dei siti) di gestire un negozio
monomarca. Egli gestisce invece un’unica struttura, per la quale
ha creato diversi siti web, ciascuno caratterizzato da un nome a
dominio contenente uno dei marchi dei prodotti che vende. In ciascuno
di quei siti poi pubblicizza solo i prodotti aventi il marchio inserito
nel nome a dominio.
E’ indubbio però che l’utente sia
attratto dal marchio presente nel nome del dominio e ritenga di entrare
in un sito ufficiale della casa cui il marchio appartiene. In altre
parole, ciascuno di quei domini appare essere stato registrato e viene
utilizzato intenzionalmente con lo scopo primario di attrarre, allo
scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando
probabilità di confusione con i marchi utilizzati senza alcuna
autorizzazione dei relativi proprietari. Circostanza questa che,
secondo l’art. 3.7 lett. d) del Regolamento, è da
ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del
dominio in contestazione.
Altro elemento di malafede deriva dalla constatazione che
la registrazione del dominio in contestazione fa parte di un più
ampio disegno, nel quale i marchi di noti produttori di articoli
sportivi sono stati inseriti in nomi a dominio per attirare gli utenti
facendo intendere loro di accedere al sito ufficiale di e-commerce di
ciascuno di essi; quando invece tutti i domini fanno capo al medesimo
soggetto.
Si ritiene quindi dimostrata la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio adidasfootballshop.it alla Adidas AG,
con sede in Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach (Germania).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Napoli, 15 novembre 2008
Avv. Mario Pisapia.