Procedura di riassegnazione del nome a dominio acquista-acomplia.it Ricorrente: Sanofi-Aventis
(avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Svolgimento della procedura. Con ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 15 maggio 2007 la Società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cccTLD. it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio acquista-acomplia.it registrato dalla Eurodns S.A. C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali risultava in particolare:
Ricevuto il ricorso e la relativa documentazione anche in formato cartaceo, il 22 maggio 2007 C.R.D.D. inviava alla Eurodns S.A. copia del ricorso e della documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico. La Eurodns S.A. riceveva il ricorso in data 29 maggio 2007 ma non inviava alcuna replica. Pertanto, scaduti inutilmente i termini, in data 26 giugno 2007 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione della presente procedura il sottoscritto avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, che in data 2 luglio 2007 accettava l'incarico. Allegazioni delle parti. Nel proprio ricorso la ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio internazionale 825821 “ACOMPLIA” (allegato 5 al reclamo) registrato il 7 maggio 2004 e del marchio comunitario 3565678 “ACOMPLIA” (allegato 6 al reclamo), depositato il 2 dicembre 2003 e registrato il 26 aprile 2005; marchi registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio acquista-acomplia.it avvenuta il 29 novembre 2004 dalla resistente, che avrebbe registrato il suo dominio allorquando tutta la stampa internazionale già stava parlando del progetto ACOMPLIA. La ricorrente sostiene poi che tale nome a dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale della resistente, trattandosi di un tipico segno di fantasia in relazione al quale la resistente non può avere alcun diritto o interesse legittimo. La ricorrente afferma infine che la resistente avrebbe registrato anche un altro nome a dominio, vale a dire acquistaacomplia.it, per il quale la odierna ricorrente aveva già promosso analoga procedura che si era conclusa con la riassegnazione del nome a dominio acquistaacomplia.it alla odierna ricorrente. La ricorrente afferma che il sito acquista-acomplia.it è un nome a dominio “gemello” rispetto ad acquistaacomplia.it e fa evidentemente parte del medesimo progetto. Un progetto dove acquistaacomplia.it era usato, come accertato nella decisione di riassegnazione del 7 marzo 2007, per vendere i prodotti della ricorrente via Internet. La resistente non ha fatto pervenire alcunché entro i termini stabiliti. Motivi della decisione. I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. a) identità e confondibilità del nome Dalla documentazione agli atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio internazionale 825821 registrato il 7 maggio 2004 e del marchio comunitario 3565678 depositato il 2 dicembre 2003 e registrato il 26 aprile 2005; marchio che è esattamente corrispondente al cuore del nome a dominio acquista-acomplia.it assegnato alla Eurodns S.A. ed oggetto della odierna contestazione. Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, in base al quale affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio sottoposto a opposizione deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio acquista-acomplia.it, in quanto corrispondente al cuore dei propri marchi registrati. La resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. Né dalla documentazione agli atti né da quanto reperibile sul sito Internet, la EuroDNS appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio. Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo www.acquista-acomplia.it vi è una pagina sostanzialmente vuota salvo che per il disclaimer e la scritta ““www.acquista-acomplia.it Registered and Parked with EuroDNS”; nè che la resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che nel sito da esso registrato il resistente è sempre indicato come Eurodns S.A; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.acquista-acomplia.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività. c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede. Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la notorietà del marchio ACOMPLIA non lascia spazio ad improbabili ipotesi di coincidenze nella scelta del nome da registrare come dominio, né possibilità di pensare che la resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sui nomi da essa registrati ritenendosi così soddisfatta la circostanza di cui al punto c) dell'art. 3.7 del Regolamento. Inoltre, dalla documentazione agli atti risulta che il nome a dominio acquista-acomplia.it, registrato dalla Eurodns S.A. in data 29 novembre 2004, non è mai stato effettivamente utilizzato. La resistente si è limitata infatti alla costruzione di una singola pagina Web sulla quale appare la sola dicitura “www.acquista-acomplia.it Registered and Parked with EuroDNS” ed il logo della EuroDNS.Si tratta quindi di un caso di detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio, circostanza ormai pacificamente riconosciuta nell’ambito delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali quale indice della malafede nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di un legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo. A ciò è da aggiungersi che risulta provato che lo stesso resistente ha già registrato altri nomi per i quali sono state attivate con esito positivo procedure di riassegnazione, di cui una relativa ad un nome a dominio analogo al presente (acquistaacomplia.it). Il che costituisce ulteriore indice della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, dimostrando l’esistenza di un preordinato disegno volto all’accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui. Si ritiene quindi dimostrata la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio acquista-acomplia.it alla società Sanofi-Aventis, con sede legale in Avenue de France, 174, Parigi. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 17 luglio 2007 Andrea Sirotti Gaudenzi
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