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Procedura di riassegnazione del nome a dominio
105.it

Ricorrente: Gruppo Finelco S.p.A. (avv. Silvio Verea, dott. Fabrizio Bedarida).
Resistente: Marketcall Italia s.r.l.
Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Alfredo Antonini 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail l’11 ottobre 2004, il Gruppo Finelco S.p.A., con sede legale in via Turati n. 9, Milano, in persona dell’Amministratore  Delegato, il sig. Claudio Fabbri, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Silvio Verea e dal dott. Fabrizio Bedarida, entrambi domiciliati presso la Dr. Modiano & Associati S.p.A. di Milano, via Meravigli n. 16, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio 105.it,  registrato dalla Marketcall Italia s.r.l., corrente, secondo l’indirizzo risultante dal database whois, in via Paolo da Cannobio n. 5, 20122 Milano. 

Il giorno 12 ottobre 2004 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.105.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Marketcall Italia s.r.l. dal 21 febbraio 2000;
che il dominio 105.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il 6 luglio 2004; 
che all’indirizzo www.105.it corrispondeva un sito per fare amicizie in rete.

Il 13 ottobre 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di CRDD provvedeva pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso alla Registration Authority ed alla Naming Authority, ed ad inviare per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno il ricorso alla resistente stessa ed al suo maintainer. Tuttavia, la raccomandata inviata alla società resistente all’indirizzo risultante dal database whois veniva restituita dalle poste in data 29 ottobre 2004, per essere il destinatario trasferito.

Atteso che il resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione – decorrente dalla data del 21 ottobre 2004, nella quale le poste avevano attestato l'impossibilità di consegnare il plico -, CRDD il  16 novembre 2004 nominava quale saggio il sottoscritto  prof. avv. Alfredo Antonini, il quale, in data 18 novembre 2004, accettava l’incarico. 

Nel ricorso introduttivo il Gruppo Finelco S.p.A. afferma e documenta di vantare, direttamente ed attraverso società appartenenti al proprio gruppo, diritti di privativa sul nome 105 derivanti sia dalla denominazione sociale Radio Studio 105 S.r.l. - controllata al 100% dal Gruppo Finelco S.p.A. -, sia da diversi marchi registrati - quali, tra gli altri, “Network 105”, “Canale 105”, “105 Classic”, “105 Taboo”, “105 Happy Days”, “105 Radio Magazine” e “105 Original” - aventi tutti come “cuore” del marchio la componente numerica “105”. Sostiene infatti che le parole “canale”, “network”, “radio” eccetera risultano essere unicamente descrittive dell’attività e dei servizi offerti, mentre la parte fortemente distintiva dei predetti marchi sarebbe costituita dalla componente numerica 105.

Afferma e documenta, inoltre, che i diritti sulla componente numerica 105 sono dalla stessa ricorrente vantati anche in virtù dell’uso fatto negli anni attraverso i numerosi siti web dalla stessa detenuti, quali in particolare i siti www.105.net, www.centocinque.com, www.105network.it, www.105network.com, www.105classics.net, www.105classics.com, www.radio105.net e www.radio105.com. In proposito sostiene che il nome 105, per l’uso estensivo e prolungato nel tempo che di esso è stato fatto, debba essere considerato un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) appartenente alla ricorrente ed, in quanto tale, tutelabile nei limiti del pre-uso, secondo quanto disposto dall’art. 9 della Nuova Legge Marchi (D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).

Il Gruppo Finelco S.p.A. sostiene che il nome a dominio 105.it registrato dalla Marketcall Italia s.r.l., riprendendo in maniera sostanzialmente identica i marchi registrati dalla ricorrente e la denominazione sociale della Radio Studio 105 S.r.l.- controllata al 100% dalla ricorrente -, determinerebbe confusione e danno per la stessa in quanto la Marketcall Italia s.r.l. si presenterebbe al pubblico di Internet come il referente “ufficiale” dei prodotti/servizi della ricorrente, indicendo l’utente Internet ed in particolare gli attuali (quanto i potenziali nuovi) clienti della ricorrente a ritenere erroneamente che vi sia un qualche legame tra le due società, come tale configurando quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di Naming. 

Sostiene inoltre la ricorrente che la Marketcall Italia s.r.l. non può vantare diritti o interessi legittimi sul marchio corrispondente al nome a dominio contestato in quanto la stessa ad oggi non appare aver fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio o di un nome ad esso corrispondente per offerta di beni e servizi. Difatti da quanto appare sul sito web corrispondente all’indirizzo www.105.it, all’utente Internet viene proposto un sito per fare amicizie in rete; il che richiama e confonde ancora di più l’utente che associa la rete non solo ad Internet ma anche alle stazioni radiofoniche. A questo proposito la ricorrente segnala che per indicare le “Stazioni Radio” viene usato anche il sinonimo di “Rete”, poiché la definizione di “Rete” nel linguaggio comune è infatti quella di “canale che trasmette programmi radiofonici o televisivi” (secondo il dizionario della lingua italiana De Mauro). Per quanto detto la ricorrente sostiene che l’uso del marchio “105” fatto dalla resistente nel sito www.105.it, aumenti il livello di confusione dell’utente Internet che sempre più è spinto a pensare che vi sia un legame tra la resistente e la ricorrente; in particolare, il fatto che nella pagina principale del sito compaia la scritta: “I BANNER SCELTI DA1@5” senza che vi sia alcuna spiegazione di chi sia “l’entità” 1@5, spinge l’utente a pensare che detta entità sia la Radio 105 o perlomeno sia un’entità ad essa strettamente legata. Questa confusione, secondo la ricorrente, è aumentata e dovuta al fatto che tra i banner elencati ve ne sia uno dedicato alla musica, “Music World chat your music”, fatto questo che collega ulteriormente il sito www.105.it al settore della musica e quindi alle trasmissioni radiofoniche in generale ed in particolare alle trasmissioni di RADIO 105.

Evidenzia inoltre come attraverso una ricerca condotta sul sito waybackmachine.org (sito dove sono richiamate milioni di pagine elettroniche), è stato possibile rilevare che negli anni 2000-2004 i contenuti del sito www.105.it sono rimasti i medesimi, atteso che la pagina di presentazione, così come la pagina relativa ai link ed in particolare l’elenco dei banner scelti da 1@5 sono rimasti gli stessi nel corso di circa cinque anni. Ad ulteriore riprova della detenzione passiva del dominio oggetto di contestazione da parte della resistente, la ricorrente adduce il fatto che alcuni dei banner elencati reindirizzano su siti non più esistenti, quali, ad esempio, www.azzurra.com, http://chatforum4.jumpy.it/chat.html e www.incontriamoci.com. Osserva da qui la ricorrente che, considerato che i banner sono essenzialmente dei “cartelloni Pubblicitari Virtuali” ed hanno quindi la funzione di pubblicizzare prodotti e/o servizi presenti su di un altro sito, permettendo all’utente Internet che lo desideri di essere “trasportato virtualmente” su quel sito attraverso un semplice click, il fatto che il sito attuale sia una sorta di statica copia da anni, non permette di pensare ad altro se non al fatto che i contenuti (che sono praticamente un insieme di collegamenti ad altri siti) servano solo a mascherare una mera detenzione passiva del dominio oggetto della presente procedura di rassegnazione, richiamando a tale scopo l’attenzione dello scrivente saggio sul fatto che il Passive Holding sia stato ripetutamente considerato da precedenti Collegi quale elemento da cui dedurre la mancanza di un legittimo interesse sul dominio (in tal senso vedi decisione Goeffrey, Inc. e Dr. Modiano & Associati S.p.A. c. Luca Casadei Management S.r.l. – dominio toysrus.it). A ciò si aggiunge il fatto che la Marketcall Italia s.r.l. ha registrato a proprio nome centinaia di nomi a dominio corrispondenti a nomi, numeri e marchi altrui, mentre non ha mai registrato alcun dominio (almeno di tipo .it) corrispondente alla propria denominazione sociale, confermando, secondo il ragionamento svolto dalla ricorrente, la mancanza di qualsiasi interesse a sviluppare un’attività legittima che comporterebbe quanto meno il desiderio di essere conosciuta dal pubblico con il proprio nome.

Per le argomentazioni così svolte nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente ritiene che si configuri quanto richiesto dall’art. 16.6.b delle regole di Naming, ossia l’assenza in capo alla resistente di un diritto o titolo al nome a dominio contestato.

Sostiene infine la ricorrente che il dominio è stato registrato in mala fede dalla resistente allo scopo non solo di creare un’interferenza con il noto marchio 105, peraltro conosciutissimo in Italia, ma soprattutto di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente in cambio di un corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del dominio. Evidenzia a tale scopo come il predetto marchio sia stato utilizzato sin dal 1976, anno in cui sono iniziate le trasmissioni di RADIO 105 e da allora ha goduto di una vasta diffusione e pubblicità presso il pubblico. A riprova di ciò la ricorrente afferma e documenta che RADIO 105 trasmette su tutto il territorio nazionale da decenni e conta oggi circa 3.400.000 ascoltatori al giorno. Inoltre rileva che sia la resistente che il sig. Plati, responsabile amministrativo del dominio, appaiono operare e risiedere a Milano e che nella sola Lombardia gli ascoltatori giornalieri delle trasmissioni di RADIO 105 sono circa 450.000. Inoltre, poiché la resistente per l’attività indicata nel proprio oggetto sociale - “fornitura di dati e servizi di comunicazione e telecomunicazione attraverso sistemi informativi” risultante dalla visura camerale allegata dalla ricorrente – si qualifica come una concorrente della ricorrente, è agevole dedurre che, da un lato, la Marketcall, prima di effettuare la registrazione del dominio disputato, fosse già a conoscenza della ricorrente, dei suoi marchi ed in particolare di RADIO 105 e, dall’altro, che la scelta del dominio 105.it sia stata fatta intenzionalmente per avvantaggiarsi della notorietà del marchio 105.

A prova della malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierna resistente la ricorrente sostiene che: 
a)la resistente non poteva ignorare al momento della registrazione l’esistenza di un diritto della ricorrente sul nome a dominio. Si tratterebbe della cosiddetta “Actual Knowledge”, ovvero della conoscenza da parte della resistente al momento della registrazione del dominio disputato di un altrui diritto, la quale, secondo un orientamento ormai pacifico sia in sede nazionale che internazionale, è ormai ritenuta elemento dal quale dedurre la malafede nella registrazione di un dominio (in tal senso la decisione Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation c. Mattia Gerolanda – Caso WIPO n. D2003-0752); 
b)la resistente ha provveduto negli anni a registrare un rilevante numero di nomi a dominio (secondo quanto emerge dal database della Registration Authority italiana ha registrato 278 ccTLD, domini di tipo .it) corrispondenti a nomi di personaggi famosi, a marchi noti ed a trasmissioni televisive che dimostrano il chiaro intento speculativo e quindi la malafede nelle registrazioni. A tal proposito la ricorrente segnala che anche la registrazione di domini corrispondenti a “storpiature/errori di battitura” di nomi e/o marchi noti, il c.d. “typosquatting”, attuato dalla resistente con la registrazione di numerosi domini (quali, ad esempio, 7up.it, wwwaol.it, wwwcisco.it, wwwapple.it, wwwintel.it, wwwmicrosoft.it e wwwyahoo.it), è ormai pressoché unanimamente ritenuto, sia a livello di procedure internazionali che italiane, un indice di malafede (in proposito vengono richiamate le decisioni Buongiorno Vitaminic S.p.a. contro Internet Graphics S.r.l. e Telecom Italia Mobile S.p.A. v. Marketcall Italia – WIPO Case D2006-1017). Se a ciò si aggiunge il fatto che a molti dei domini registrati dalla resistente corrisponde solo una pagina di benvenuto (home page) in cui si rinviene la generica scritta “welcome to my future web site”, secondo le argomentazioni della ricorrente sarebbe del tutto manifesta la malafede nella registrazione, in quanto ciò varrebbe a dimostrare il prevalente interesse della resistente nella registrazione di domini al fine di rivenderli ai titolari di marchi corrispondenti ad un prezzo superiore agli usuali costi di registrazione degli stessi;
c)la detenzione passiva di un dominio, c.d. passive holding, è stata altresì ritenuta elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio secondo l’orientamento seguito sia a livello di procedure italiane (decisione Geoffrey, Inc. e Dr. Modiano & Associati S.p.A. c. Luca Casadei Management S.r.l.) che internazionali (decisione Unox S.p.A. v. Grandtotal Finances8 Ltd and/or Grandtotal Finances – WIPO Caso n. D2004-0077; decisione Aventis, Aventis Pharma SA. v. John Smith – Casi n. D2004-0565 e D2004-0624).
La ricorrente pertanto ritiene che ai sensi dell’art. 16.6.c delle regole di Naming sia stata dimostrata la malafede della Marketcall Italia S.r.l., tanto nella scelta e registrazione del dominio 105.it, quanto nel suo uso.

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio 105.it. 

Da quanto in atti risulta che il ricorso è stato inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal whois del Registro e all'indirizzo postmaster@105.it.  Inoltre è stato tentato l'invio del ricorso via telefax, senza successo, e per posta. Peraltro, all'indirizzo fornito al momento della registrazione del dominio 105.it al Registro dal sig. Roberto Plati, responsabile amministrativo del dominio, non risulta esistere la società intestataria del dominio. Pertanto, le poste hanno rimandato al mittente CRDD il plico contenente copia sia del ricorso che della documentazione ad esso allegata, con la dicitura “destinatario trasferito” alla data del 21 ottobre 2004. 

Quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure, sicché può ritenersi che il resistente sia stato  legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso e non abbia prodotto replica alcuna nei termini.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (versione 4.0 in vigore al momento dell’attivazione della procedura, nel seguito per brevità regole di naming), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
 
a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che 
b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che 
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 

In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 

1.prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 
2.che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
3.che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

L’art. 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome.

Il nome a dominio contestato 105.IT risulta essere sostanzialmente identico sia alla denominazione sociale della Radio Studio 105 S.r.l., controllata al 100% dal Gruppo Finelco S.p.A., sia al “cuore” dei numerosi marchi registrati dalla ricorrente. Al riguardo la ricorrente ha  depositato diversi documenti che attestano il deposito dei marchi, tutti aventi come “cuore” dello stesso la componente numerica 105, in ambito nazionale (certificati di registrazione numeri 555571, 867554, 733672, 584047, 701344, 544279, 847100, 607969).

Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6.a delle regole di naming; ossia il dominio registrato dalla Marketcall Italia S.r.l. è tale da indurre confusione rispetto a numerosi marchi su cui la ricorrente vanta dei diritti.

Provata dalla ricorrente la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, sarebbe stato onere della resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione.

Tale prova, non essendosi la resistente costituita in giudizio, non è stata fornita; né sono emersi dalle indagini d’ufficio elementi tali da ritenere sussistente un tale diritto o titolo concorrente con quello della ricorrente.

Il dominio 105.it è infatti un nome che non corrisponde alla denominazione sociale della resistente, né sono stati evidenziati dai documenti agli atti elementi tali da provare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Inoltre la resistente non sembra possa vantare diritti o interessi legittimi sul marchio corrispondente al nome a dominio contestato in quanto la stessa ad oggi non appare aver fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio o di un nome ad esso corrispondente per offerta di beni e servizi. Si rileva, infatti, come dal 2000, anno di registrazione del dominio da parte della resistente, al 2004 i contenuti del sito, soprattutto quelli relativi ai Banner elencati, oltre ad essere rimasti sostanzialmente identici, reindirizzano verso siti non più esistenti, a riprova di una mera detenzione passiva del dominio oggetto di contestazione.

 Non risulta, dunque, alcun diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

L’art. 16.6 c) delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Ritiene il sottoscritto Saggio che ciò sia stato dimostrato. 

In primo luogo, non è sostenibile che la registrazione del nome a dominio 105.it sia frutto di mera coincidenza, dato che i diversi e numerosi marchi registrati dalla ricorrente e contenenti come “cuore” la componente numerica 105, sono tutti molto conosciuti in Italia a partire dal 1976, anno in cui sono iniziate le trasmissioni di RADIO 105.

In secondo luogo, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza che il sito web risultante all'indirizzo del dominio contestato appare  predisposto esclusivamente per consentire agli utenti Internet di fare amicizie in rete; il che, senza dubbio, richiama e confonde ancora di più l’utente Internet che associa la rete non solo ad Internet ma anche alle stazioni radiofoniche, indicendolo erroneamente a credere che vi sia un legame tra la resistente e la ricorrente. In particolare, il fatto che nella pagina principale del sito compaia la scritta: “I BANNER SCELTI DA1@5” senza che vi sia alcuna spiegazione di chi sia “l’entità” 1@5, spinge l’utente a pensare che detta entità sia la RADIO 105 o perlomeno sia un’entità ad essa strettamente legata. Questa confusione è inoltre aumentata dal fatto che tra i banner elencati ve ne sia uno dedicato alla musica, “Music World chat your music”, fatto questo che collega ulteriormente il sito www.105.it al settore della musica e quindi alle trasmissioni radiofoniche in generale ed in particolare alle trasmissioni di RADIO 105.

Infine, altro elemento di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio si rinviene nel fatto che la Marketcall Italia S.r.l. ha provveduto a registrare ben 278   domini sotto il ccTLD .it, corrispondenti a nomi di personaggi famosi, a marchi noti ed a trasmissioni televisive con conseguente sottrazione agli aventi diritto e possibile intento speculativo, rappresentato dal fine di rivenderli ai titolari dei marchi corrispondenti ad un prezzo superiore agli usuali costi di registrazione.

Deve dunque ritenersi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Si dispone il trasferimento del dominio 105.it dalla Marketcall Italia S.r.l. alla Gruppo Finelco S.p.A., con sede in via Turati n. 9, Milano

La presente decisione viene comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.

Trieste, 2 dicembre 2004
 
Avv. Prof. Alfredo Antonini